Alcance de la protección de las marcas registradas en blanco y

Alcance de la protección de las marcas registradas
en blanco y negro o en escala de grises
Desde el año 2011, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) impulsa un
Programa de Convergencia en el que participan Oficinas de Marcas de Estados Miembros de la
Unión Europea, en el marco de la denominada Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos
(European tmdn)i. Dicho programa está destinado a corregir, en la medida de lo posible,
incongruencias del sistema de marcas en el seno de la UE en aras de una mayor claridad,
seguridad jurídica, calidad y predictibilidad, tanto para las oficinas como para los usuarios.
Uno de los proyectos del Programa de Convergencia se refiere al alcance de las marcas en
blanco y negro o en escala de grises. Recientemente, la OAMI ha publicado una Comunicación
conjuntaii al respecto, con el objeto de que se adopte una Práctica Común en aquellas oficinas
que han suscrito el Programa de Convergenciaiii. La fecha en que toma efecto dicha práctica
varía según las jurisdicciones: para la Oficina Española de Patentes y Marcas desde el 15 de
abril de 2014 (sin comunicación alguna al respecto), para la OAMI desde el 2 de junio de 2014
(con un comunicado que comentaremos más adelante) y para la Oficina de Propiedad
Intelectual del Reino Unido (UKIPO) desde el 15 de julio de 2014, fecha límite para ello (i.e.
tres meses desde la publicación de la Comunicación conjunta).
En algunas jurisdicciones, como por ejemplo el Reino Unido, tradicionalmente se ha entendido
que una marca gráfica o mixta en blanco y negro o en escala de grises cubría todas las
combinaciones de color posibles y por tanto era preferible registrar las marcas en blanco y
negro o en escala de grises para no limitar las opciones cromáticas en el momento del uso. No
obstante, en otras jurisdicciones se interpretaba que una marca sin reivindicación de color no
cubría ninguna opción cromática y la protección se limitaba a la forma o composición del signo
tal como se había presentado.
Esta cuestión en concreto no se aborda explícitamente en el proyectoiv, aunque la Práctica
común tiene incidencia en la misma, como se verá. El proyecto se ha centrado en los puntos
siguientes:
1. Reivindicación de prioridad
2. Motivos de denegación relativos
3. Uso serio y efectivo de la marca
La Práctica Común tampoco aborda cuestiones sobre distintividad adquirida, infracción, marcas
de color o similitud entre colores.
1. Reivindicación de prioridad
Tradicionalmente, una nueva solicitud podía beneficiarse de la reivindicación de prioridad de un
depósito anterior según el Convenio de la Unión de París, si las dos marcas eran idénticas en
todos los aspectos.
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Bajo la Práctica Común, una nueva solicitud también podrá beneficiarse de la reivindicación de
prioridad basada en un depósito anterior si las diferencias entre las marcas son insignificantes y
apenas perceptibles.
Extrapolando lo que antecede a las marcas en blanco y negro o en escala de grises, se
considerarán idénticas las marcas, a los efectos de reivindicación de prioridad, si el consumidor
precisa de una comparación minuciosa o de una yuxtaposición para reparar en la diferencia de
color.
Ahora bien, en términos generales, no puede reivindicarse prioridad de una marca en blanco y
negro o en escala de grises respecto de una marca en colores o viceversa.
2. Motivos de denegación relativos
Según el artículo 4 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas (en adelante la “Directiva”) el registro de una marca será denegado o, si
está registrada, podrá declararse su nulidad:
a)
b)
cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya
solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la
marca anterior;
cuando por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los
productos o servicios designados por ambas marcas, exista un riesgo de confusión por
parte del público; riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación con la marca
anterior.
Según la Práctica Común, una marca en blanco y negro o en escala de grises y una marca en
color serán consideradas idénticas si las diferencias de color son insignificantes (es decir, si el
consumidor precisa de una comparación minuciosa o de una yuxtaposición para reparar en la
variación de color).
Por tanto, en un procedimiento de oposición, los signos sólo se estimarán idénticos si la
diferencia de color es insignificante. De no estimarse idénticas, deberá aplicarse el criterio de
similitud y determinarse si existe un riesgo de confusión.
3. Uso serio y efectivo
Según el artículo 10 a) de la Directiva, se considera un uso válido a los efectos de evitar la
cancelación del registro de marca
el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la
marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada
Según la Práctica Común, el uso de una marca en colores no altera el carácter distintivo de la
marca registrada en blanco y negro o en escala de grises, cuando:
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Los elementos verbales o figurativos coinciden y son distintivos;
Se mantienen los degradados o escalas y el contraste entre los matices de color;
El color o la combinación de colores no tienen un carácter distintivo por sí mismos y no
constituyen uno de los principales factores que confieren distintividad al signo.
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¿Y qué consecuencias tiene esta Práctica Común?
La práctica administrativa no variará sustancialmente a la luz de esta Comunicación conjunta,
pero permite aclarar ciertos aspectos que ofrecían dudas, así como unificar criterios.
Buen ejemplo de ello es la implementación de esta Práctica Común por parte de la OAMIv, que
ha implicado cambios en el Manual (Directrices de la Oficina), concretamente en los apartados
siguientes:
Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades
En cuanto a la reivindicación de prioridad o antigüedad:
ANTERIORMENTE: no se podía reivindicar prioridad o antigüedad si la marca anterior era en
color y la nueva solicitud en blanco y negro o en escala de grises, o viceversa.
ACTUALMENTE: en la medida en que la impresión para el consumidor sea substancialmente la
misma, se aceptará que la marca sobre la que se base la reivindicación de prioridad y de
antigüedad pueda ser en color, o viceversa.
Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Comparación
de los signos:
En cuanto a los motivos relativos:
ANTERIORMENTE: se entendía que la marca registrada anterior debía compararse con la
nueva marca en la forma en que se solicitó y concedió.
ACTUALMENTE: se mantiene el mismo principio, pero se va más allá puntualizándose que es
irrelevante que la marca registrada en blanco y negro o en escala de grises haya sido usada en
colores o en un color determinado. A los efectos del análisis comparativo, se considerará la
marca anterior registrada en blanco y negro como una marca en escala de grises, sin que
tenga ninguna incidencia que el titular la haya usado en un determinado color o colores. En
este sentido la práctica se ajusta a lo señalado en la reciente sentencia recaída en el asunto
“MILANÓWEK CREAM FUDGE”, a la que nos hemos remitido en la nota iv.
Parte C, Oposición, Sección 6 Prueba de uso:
En cuanto a la prueba de uso:
ANTERIORMENTE: las Directrices indicaban que se podía acreditar uso de una marca en
blanco y negro o en escala de grises aportando pruebas de uso de la marca en color, sin
establecer limitaciones.
ACTUALMENTE: se seguirán aceptando tales pruebas pero se aclara que, para que sean
válidas, deberá cumplirse la premisa de que la percepción de las marcas por parte del
consumidor sea sustancialmente idéntica (las diferencias entre la versión en color y la versión
en blanco y negro o en escala de grises deberán ser insignificantes, de modo que no se altere
el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada).
Con todo, la protección conferida a las marcas en blanco y negro o en escala de grises
es ahora inferior a la que tradicionalmente se les atribuía.
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Aunque la Práctica Común no tiene rango de ley, nos ofrece una guía sobre el alcance de
protección de las marcas en blanco y negro o en escala de grises. A partir de las nuevas
pautas, debería valorarse la necesidad de registrar en color algunas marcas registradas
únicamente en blanco y negro o en escala de grises, para adaptarlas a la forma real en
que se estén usando. Ello sería especialmente recomendable en el caso de marcas en
las que el peso del color en el conjunto del signo no pueda juzgarse insignificante.
Para facilitar la valoración anteriormente propuesta, reproducimos a continuación algunos
ejemplos proporcionados en la Comunicación conjunta para determinar lo que se entiende
según la Práctica Común por diferencias insignificantes y diferencias significativas:
Para cualquier aclaración o información adicional, no duden en ponerse en contacto con
nuestro despacho.
CURELL SUÑOL slp
___________________
i
https://oami.europa.eu/ohimportal/es/european-trade-mark-and-design-network
ii
https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_4/common_communication4_es.pdf
iii
Suecia, Dinamarca y Noruega no aplicarán la Práctica Común por motivos derivados de restricciones legales. Italia, Francia y
Finlandia no han participado en este proyecto.
iv
Nos remitimos sin embargo a la Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 9 de abril de 2014, en el asunto T-623/11
PICO FOOD GMBH vs OAMI / Bogumil Sobieraj, «Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)»,.según la cual una marca en
blanco y negro se limita a esos colores, no pudiendo extenderse la protección a cualquier otra opción cromática.
v
https://oami.europa.eu/ohimportal/es/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&journalId=1230554&journalRelatedId=man
ual/
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