Materia Patentable y exclusiones a la patentabilidad

Materia Patentable y exclusiones
a la patentabilidad según la EPC
F J Fernandez Brañas
Mayo 2016
Invenciones no Patentables
Exclusiones
Excepciones
(Art 52(2) EPC)
(Art 53 EPC)
Actividades sin carácter* técnico.
No se consideran invenciones
Art 52(1) EPC and Art 27(1) TRIPS
Invenciones técnicas exceptuadas por
otras razones
*Rule 42(1)(a)(c) EPC
Las EXCLUSIONES y EXCEPCIONES a la norma general son interpretadas en sentido ESTRICTO (G1/07, G5/83, G1/04, G2/06 Art 31 y 32 de la
Convención de Viena)
EXAMEN DE PATENTABILIDAD
Materia Patentable
SI
NO
Exclusiones - (Art. 52(2) EPC)
Excepciones - (Art. 53 EPC)
Criterios de
Patentabilidad
•Novedad
•Actividad Inventiva
•Aplicación Industrial
•Suficiencia descriptiva
•Claridad
Exclusiones: TRIPS y EPC
•
ART 27 (1) TRIPS, ART 52 (1) Convención Europea de Patentes:
Se concederán Patentes a toda INVENCIÓN, en todos los campos
de la tecnología, que sea NUEVA, que implique una ACTIVIDAD
INVENTIVA y sea suceptible de APLICACIÓN INDUSTRIAL.
Exclusiones: Convención Europea de Patentes
Convención Europea: Art 52 (2)*: No se
consideran invenciones patentables:
Descubrimientos, teorías científicas,
métodos matemáticos
Creaciones estéticas
Reglas y métodos para llevar a cabo actos
mentales, juegos o realizar negocios, y
programas de ordenadores
Presentaciones de información
*Art 52(3): La exclusión se aplica solo en tanto en cuanto cuando
la solicitud atañe la materia excluida como tál.
Exclusiones: TRIPS y PCT
•
TRIPS: no enumera las invenciones no patentables sin caracter
técnico (Art 27)
•
PCT: permite a las autoridades de búsqueda internacional o de
examen preliminar no realizar la búsqueda, dar una opinión o examen
preliminar en los supuestos del Artículo 52(2) EPC (R39, R67)
Métodos matemáticos
•
Se excluyen como métodos puramente abstractos o intelectuales.
•
T208/84: métodos de procesamiento digital de imágenes: Los
métodos matemáticos se aplican a números y procuran un resultado
numérico. El algoritmo o fórmula es un concepto abstracto que indica
como operar con los números.
•
Aunque la idea resida en un método matemático, reivindicaciones
dirigidas a un proceso técnico donde el método matemático se utiliza
(recuperación o mejora de una imagen distorsionada) son
patentables.
Métodos matemáticos
Descubrimientos científicos
•
EP00938954 (T1538/05):
•
Claim 1. The "magnetic' (magnetic) force characterized in that it is
born as a result of the mutual deformations of the electric fields (of
only existing electric charges) due to their relative movements.
•
Claim 2. New unknown force in the atom, born as a result of the
mutual deformations of the existing electric fields due to the relative
movement (between the nucleus and electron) according Claim 1,
characterized in that said force repulses the electron from the nucleus.
•
Ni la descripción ni las reivindicaciones describian un contenido
técnico de aplicación.
Creaciones estéticas
•
Los efectos estéticos no son patentables
•
Objectos o estructuras caracterizados por elementos técnicos si son
patentables como tales asi como los procedimientos para su
preparación.
 Tejido con una estructura de fibras particular
 Proceso para tallar diamantes (el diamante tallado no sería
patentable)
 Composición capaz de mantener durante periodos largos el olor o el
sabor, o capaz de acentuar el olor
Juegos y Métodos de hacer Negocios
•
Reglas e instrucciones de carácter abstracto o intelectual no son
patentables. Los aparatos o procesos para llevar a cabo las reglas o
instrucciones sí pueden ser patentados.
•
T1161/04 (The Nasdaq Stock Market, Inc): "1. Apparatus (10) for
rebalancing a capitalization weighted stock index comprising:
 means (18, 19, 20) adapted to receive as input a data
 feed of information relating to stocks in a stock index;
 means (12, 42, 60) adapted to classify stocks in the........
•
Considerado una invención técnica, novedosa pero no inventiva.....
Invenciones ejecutadas por Computadora
• Invenciones ejecutadas por programas: incluyen
métodos, aparatos, redes, medios de lectura y
almacenamiento, programas de computadora.
• La categoría de la reivindicación no es importante, pero el
objecto reivindicado debe tener caracter técnico.
• Propósito general no es relevante (juegos, negocios, etc)
• Aparatos y dispositivos (hardware) siempre confieren
caracter técnico.
Invenciones ejecutadas por Computadora
•
EFECTO TÉCNICO
•
Programas de computadora son patentables si el programa tiene el
potencial de producir un efecto técnico al ser ejecutado en una
computadora (T935/97 y T1173/97). El efecto técnico de be de ir mas
alla de la mera interacción física entre la computadora (hardware) y el
programa (software)
•
Efecto técnico: control de un proceso industrial, control de un robot,
sistema de navegación, o un programa que hace que la computadora
sea mas rápida y eficiente (p ej salvando memoria, mejorando la
transferencia de datos)....etc
•
En general las características no técnicas no se toman encuenta para
la valoración de la actividad inventiva
Invenciones ejecutadas por Computadora
•
Formulaciones permisibles:
– A computer readable medium comprising computer code which,
when executed on a computer, causes the computer to perform
the method of any of claims 1 to 8:
– A storage medium storing program instructions which, when
executed by a computer, allow the computer to become operable
to perform the method according to claim 1.
– A computer program product storing computer executable
instructions for causing a computer system, when executed, to
implement the method according to claim 1.
Presentaciones de información
•
Una invención definida solo por el contenido de la información o la
estética de la misma no es patentable
•
La manera como la información se transmite al usuario en la pantalla
normalmente no es patentable
•
Interfases de aplicaciones de computadora normalmente no son
patentables
•
Bases de datos como tales no son patentables. La estructura de datos
podria ser patentable con un programa que al ser operado resulta en
un efecto técnico (p. ej. una estructura que mejora el almacenamiento
y la recuperación de información genética.)
Invenciones no Patentables
Exclusiones
Excepciones
(Art 52(2) EPC)
(Art 53 EPC)
Actividades sin carácter* técnico.
No se consideran invenciones
Art 52(1) EPC and Art 27(1) TRIPS
Invenciones técnicas exceptuadas por
otras razones
*Rule 42(1)(a)(c) EPC
Las EXCLUSIONES y EXCEPCIONES a la norma general son interpretadas en sentido ESTRICTO (G1/07, G5/83, G1/04, G2/06 Art 31 y 32 de la
Convención de Viena)
Las excepciones a la Patentabilidad > TRIPS, PCT
•
TRIPS Art 27(2): Miembros pueden excluir invenciones cuya
explotación fuese contraria a la moralidad, orden público, o para
proteger la vida humana, animal o vegetal, para proteger la salud y un
posible daño al medio ambiente, siempre y cuando la exclusión no se
haga por razones domésticas.
•
Miembros pueden excluir a) los metodos de tratamiento quirúrgico,
terapeútico y de diagnóstico sobre el cuerpo humano o animal y b)
plantas y animales (con excepción de microorganismos) y
procedimientos esencialmente biológicos para producirlos. Los paises
debe ofrecer protección bien sea de patentes u otra forma sui generis
efectiva de protección de variedades de plantas.
Las excepciones a la Patentabilidad : TRIPS, PCT
•
PCT: no menciona el orden público o la moralidad. Permite a las
autoridades de búsqueda internacional o de examen preliminar no
realizar la búsqueda, dar una opinión o examen preliminar en los
supuestos de los metodos de tratamiento quirúrgico, terapeútico y de
diagnóstico sobre el cuerpo humano o animal y las variedades de
plantas y animales (con excepcion de microorganismos), y los
procedimientos esencialmente biologicos para producirlos (R39, R67
PCT)
Las excepciones a la Patentabilidad : EPC (Art 53)
Art. 53(a) EPC
Invenciones cuya
explotación comercial
fuera contraria al
orden público o la
moralidad
Art. 53(b) EPC
Art. 53(c) EPC
Variedades de
plantas o animales, y
procedimientos
esencialmente
biológicos para
producirlos
Metodos de
tratamiento
quirúrgico,
terapeútico y de
diagnóstico sobre el
cuerpo humano o
animal
19
Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53a CPE
•
Explotación comercial contraria al orden público o la moralidad:
 Invenciones que provoquen desorden público, actos criminales,
terrorismo o comportamientos ofensivos: protección de la integridad
física de los individuos , protección del medio ambiente y la biosfera
 Lo que constituye un comportamiento ético o moral difiere según las
diferentes culturas
 El concepto de orden público y moralidad se basa en normas
constitucionales o acuerdos internacionales de amplio consenso,
normalmente apoyadas por leyes penales (por ejemplo, Convención
de Ottawa).
Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53a CPE
•
Explotación comercial contraria al orden público o la moralidad:
 Applicación estricta (T356/93, T19/90)
 Encuestas de opinión pública pueden variar con el tiempo y son
manipulables (T356/93) y no son el criterio para establecer si la
invención es contraria al orden público o la moralidad
 El daño al medio ambiente solo puede ser valorado depues de
estudios intensivos que frecuentemente se llevan a cabo despues de
la concesión de la patente por los organismos reguladores
competentes. Esos organismos reguladores tienen la capacidad de
prohibir la explotación de la invención cuando se tiene evidencia del
daño medioambiental (T356/93).
Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53a CPE
 La patentabilidad se deniega solo si el propósito general de la
invención es contrario a el orden público o la moralidad. El hecho que
la invención pueda tener un uso “concebible” contrario a los principios
de moralidad y orden público no afecta la patentabilidad (G1/98).
 La patente no otorga el derecho a explotar la invención
 El efecto económico del monopolio concedido por la patente no se
toma en consideración. El monopolio es un beneficio derivado del
derecho de exclusividad concedido por la patente. Este derecho esta
arraigado en el sistema de patentes (G1/98).
Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53a CPE
•
Invenciones Biotecnológicas:
 Regulación especifica en el Reglamento 26-29 CPE donde se
incorpora la Directiva Europea 98/44/EC
 El material biológico aislado o producido por un proceso técnico es
patentable incluso si se encuentra presente en la naturaleza. (R27a)
 El cuerpo humano en cualquier etapa de su formación y el simple
descubrimiento de uno de sus elementos no es patentable. Sin
embargo, un elemento aislado del cuerpo humano, incluida la
secuencia parcial o total de un gén, puede ser patentable (R29(1)(2)
CPE).
 La aplicación industrial de un gén tiene que ser descrita en la solicitud
(R29(3) CPE, recital 23 98/44/EC).
Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53a CPE
•
Concretamente excluido en el reglamento: (R28 CPE)
 Clonación de seres humanos
 Procedimientos para modificar la línea germinal de seres humanos
 Uso industrial o comercial de embriones humanos
 Procesos para modificar la constitución genética de los animales
causando sufrimiento sin un beneficio médico sustancial para el ser
humano o los animales, y animales derivados de tales procesos
(T315/03)
Patentability of cells and microorganisms under the EPC
– human adult cells
– human adult stem cells
–
–
–
–
–
human foetal cells
plant cells
all non-human animal cells
bacterial cells, mycoplasma
virus
However: Human germ cells are not patentable (recital 16 Directive 98/44/EC)
Human Embryonic stem cells
The EPO
has adapted the Guidelines for Examination to elaborate on the
term "uses of human embryos" in Rule 28(c) EPC:
A claim directed to a product, which at the filing date of the
application could be exclusively obtained by a method which
necessarily involved the destruction of human embryos from which
the said product is derived is excluded from patentability under Rule
28(c), even if said method is not part of the claim (see G 2/06). The
point in time at which such destruction takes place is irrelevant.
Judgments of the Court of Justice of the European Union on the interpretation
of the EU Directive 98/44/EC (C-364/13 and C-34/10) are not binding for the
EPO. Still, they may be considered as persuasive (T 2221/10 and T 1441/13).
The 6 scenarios for embryo use at the EPO
non destructive destructive
Parthenogenesis
Embryo Use
Direct Use
Indirect Use
SBB hESC
as of 10.01.20081
hpESC
as of 05.06.20032
1 Chung
Y et al. (2008) Human Embryonic Stem Cell Lines Generated without Embryo Destruction. Cell Stem Cell 2008, 2(2), 113-117.
doi:10.1016/j.stem.2007.12.013
2 WO03046141 (2003) Methods for making and using reprogrammed human somatic cell nuclei and autologous and isogenic human stem cells
Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53b CPE
•
Variedades de plantas (y animales) no son patentables bajo la CPE
(Art 53(b) y la directiva 98/44/EC. Tampoco lo son los procedimientos
esencialmente biológicos para producirlas.
•
Invenciones cuya realización técnica no se restringe a una variedad
en particular, si no que puede ser implementada en varias variedades
si son patentables (G1/98, 98/44/EC, R 27(b) CPE)
•
Una reivindicación que no reivindica variedades específicas
individualmente es patentable, a pesar de que comprende multitud de
variedades (G1/98).
Plantas versus variedades
Tomates que contienen el gen X
para aumentar el contenido en
Vitamina C: patentable
plantas
tomates
manzanas
Golden Delicious:
no patentable (variedad)
Variedad A que contiene el
gen X: no patentable
(variedad)
Plantas que contienen el gen X
para aumentar el contenido en
Vitamina C:
patentable
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Decisiones de los casos Broccoli/tomate sobre
procedimientos esencialmente biológicos (G 2/07,
G 1/08)
• Métodos clasicos de producción de plantas mediante
cruzamiento de genomas competos y selección ulterior no son
patentables, incluso si hay pasos técnicos antes o despues de
el método biológico (por ejemplo, selección con marcadores
genéticos).
– Marker-assisted breeding no es patentable (métodos de
selección si son patentables)
– Métodos de Ing. genética para introducir nuevas
características son patentables
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Decisions G2/12 and G2/13
•
Plantas (semillas, partes de plantas, frutos) producidas mediante
procedimientos esencialmente biologicos o cualquier otro
procedimiento no están excluidas por el Art 53(b). Son patentables
siempre que cumplan con los requisitos de patentabilidad (G2/12) y la
solicitud no reivindique variedades específicas.
•
Directivas de examen actualizadas incluyendo G2/07 y G2/12,
publicadas en noviembre 2015 (F-IV, 4.12; G-II, 5.4.1 and 5.4.2)
Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53(c)
CPE
 Los métodos de tratamiento terapeútico asi como los métodos de
diagnóstico y quirúrgicos aplicados sobre el cuerpo humano o animal no
son patentables.
 Exclusión basada en la política de salud pública en los países
Europeos de manera que las actividades médicas no se vean impedidas
por el monopolio concedido por la patente.
 Sin embargo, compuestos para ser utilizados en usos médicos si son
patentables (Art 54(4)(5) CPE). Son los llamados “primer uso médico” y
“segundo uso médico”
Usos Médicos bajo la CPE
Protección
absoluta
Producto:
"Substancia X"
 nuevo sobre
1er uso médico:
"Substancia X para uso en medicine"
 nuevo sobre
Protección
Limitada al
uso médico
2o uso médico:
cancer de colon
"Substancia X para use en el tratamiento del
 nuevo sobre
Uso médico ulterior:
"Substancia X para uso in el tratamiento
de la esclerosis múltiple"
Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53(c)
CPE
•
El uso terapeútico puede ser no solo el tratamiento de una nueva
enfermedad, sino también el tratamiento de la misma enfermedad
mediante un método terapeútico diferente como:
 El regimen de administración del medicamento (G2/08))
 La via de administración del medicamento (T51/93, G2/08)
 La población de pacientes (T19/86, G2/08)
Gracias por su atención
ffernandez@epo.org