Materia patentable y exclusiones a la patentabilidad

Materia Patentable y exclusiones
a la patentabilidad
Marco Mergoni
18.03.2014
• Patentable: todo lo que no está
excluido o exceptuado
•
Nuevo: todo lo que no está incluido en el estado de la
técnica
•
Inventivo: todo lo que no es obvio
2/32
• Diferentes legislaciones y diferentes exclusiones
– USA vs Europa
• USA: Sí hay exclusiones, pero no se encuentran
definidas en la ley
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EXAMEN DE PATENTABILIDAD
Materia Patentable
SI
NO
Criterios de
Patentabilidad
•Novedad
•Actividad Inventiva
•Aplicación Industrial
•Suficiencia descriptiva
•Claridad
Exclusiones - (Art. 52(2) CPE)
Excepciones - (Art. 53 CPE)
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Criterios de Patentabilidad
Suficiencia descriptiva
Novedad
Estado de la técnica
Claridad
Patente
Actividad Inventiva
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Requerimientos básicos de Patentabilidad:
•
Tiene que existir una INVENCIÓN en cualquier campo de la
tecnología
•
La Invención debe ser suceptible de APLICACIÓN INDUSTRIAL
•
La Invención debe ser NUEVA
•
La Invención debe implicar una ACTIVIDAD INVENTIVA
•
La Invención debe estar SUFICIENTEMENTE DESCRITA
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no patentable
EXCLUSIÓN
EXCEPCIÓN
invenciones sin carácter
técnico
invenciones técnicas pero
no patentables por
otras razones
• Las EXCLUSIONES y EXCEPCIONES a la norma general son
interpretadas en sentido ESTRICTO (T356/93, T19/90, T315/03
G1/04)
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Exclusiones: ADPIC y CPE
•
ART 27 (1) ADPIC y ART 52 (1) Convenio sobre la Patente
Europea: Se concederán Patentes a toda INVENCIÓN, en todos
los campos de la tecnología, que sea NUEVA, que implique una
ACTIVIDAD INVENTIVA y sea suceptible de APLICACIÓN
INDUSTRIAL.
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Exclusiones: ADPIC y PCT
•
ADPIC: no enumera las invenciones no patentables sin caracter
técnico (Art 27)
•
PCT: permite a las autoridades de búsqueda internacional o de
examen preliminar no realizar la búsqueda, dar una opinión o examen
preliminar en los supuestos del Artículo 52(2) EPC (R39, R67)
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Exclusiones: Convenio sobre la Patente Europea (EPC/CPE)
CPE: Art 52 (2): No se consideran
invenciones patentables:
Descubrimientos, teorías científicas,
métodos matemáticos
Creaciones estéticas
Reglas y métodos para llevar a cabo actos
mentales, juegos o realizar negocios, y
programas de ordenadores
Presentaciones de información
Art 52 (3): solo en tanto la patente se refiere
a estas actividades como tales.
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Métodos matemáticos
•
T208/84: métodos de procesamiento digital de imágenes: Los
métodos matemáticos se aplican a números y procuran un resultado
numérico. El algoritmo o fórmula es un concepto abstracto que indica
como operar con los números.
•
Si el método matemático se usa en un proceso técnico, el proceso es
applicado en una entidad física (en este caso la imagen almacenada
como señal eléctrica) que cambia cuando el método se implementa.
•
Aunque la idea resida en un método matemático, reivindicaciones
dirigidas a un proceso técnico donde el método matemático se utiliza
son patentables, ya que el método matemático no se protege como
tál.
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Descubrimientos científicos
•
EP00938954 (T1538/05):
•
Claim 1. The"magnetic' (magnetic) force characterized in that it is born
as a result of the mutual deformations of the electric fields (of only
existing electric charges) due to their relative movements.
•
Claim 2. New unknown force in the atom, born as a result of the
mutual deformations of the existing electric fields due to the relative
movement (between the nucleus and electron) according Claim 1,
characterized in that said force repulses the electron from the nucleus.
•
Ni la descripción ni las reivindicaciones describian un contenido
técnico de aplicación.
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Creaciones estéticas
•
Los efectos estéticos no son patentables
•
Objectos o estructuras caracterizados por elementos técnicos si son
patentables como tales asi como los procedimientos para su
preparación.
Ø Tejido con una estructura de fibras particular
Ø Proceso para tallar diamantes (el diamante tallado no sería
patentable)
Ø Composición capaz de mantener durante periodos largos el olor o el
sabor, o capaz de acentuar el olor
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Juegos y Métodos de hacer Negocios
•
Reglas e instrucciones de carácter abstracto o intelectual no son
patentables. Los aparatos o procesos para llevar a cabo las reglas o
instrucciones sí pueden ser patentados.
•
T1161/04 (The Nasdaq Stock Market, Inc): "1. Apparatus (10) for
rebalancing a capitalization weighted stock index comprising:
Ø means (18, 19, 20) adapted to receive as input a data
Ø feed of information relating to stocks in a stock index;
Ø means (12, 42, 60) adapted to classify stocks in the........
•
Considerado una invención técnica, novedosa pero no inventiva.....
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Invenciones ejecutadas por Computadora
•
Invenciones ejecutadas por programas: incluyen métodos, aparatos,
medios de lectura y almacenamiento y programas de computadora.
•
Programas de computadora son patentables si el programa tiene el
potencial de producir un efecto técnico al ser ejecutado en una
computadora (T935/97 y T1173/97). El efecto técnico debe de ir mas
allá de la mera interacción física entre la computadora (hardware) y el
programa (software)
•
Efecto técnico: control de un proceso industrial, control de un robot,
sistema de navegación, o un programa que hace que la computadora
sea mas rápida y eficiente....etc
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Presentaciones de información
•
Una invención definida solo por el contenido de la información o la
estética de la misma no es patentable
•
La manera y el método de presentar la información puede ser
patentable
•
Interfases de aplicaciones de computadora normalmente no son
patentables
•
Bases de datos como tales no son patentables
•
Soportes fisicos electromagneticos que contienen elementos
funcionales no son simples presentaciones de informacion y no se
caracterizan solo por el contenido de la información o la forma estética
de la misma (T1749/06 y T1194/97)
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Las excepciones a la Patentabilidad : ADPIC
•
ADPIC Art 27(2): Miembros pueden excluir invenciones cuya
explotación fuese contraria a la moralidad, orden público, o para
proteger la vida humana, animal o vegetal, para proteger la salud y un
posible daño al medio ambiente, siempre y cuando la exclusión no se
haga por razones domésticas.
•
ADPIC Art 27(3): Miembros pueden excluir a) los metodos de
tratamiento quirúrgico, terapeútico y de diagnóstico sobre el cuerpo
humano o animal y b) plantas y animales (con excepción de
microorganismos) y procedimientos esencialmente biológicos para
producirlos. Los paises debe ofrecer protección bien sea de patentes
u otra forma sui generis efectiva de protección de variedades de
plantas.
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Las excepciones a la Patentabilidad : PCT
•
PCT: no menciona el orden público o la moralidad. Permite a las
autoridades de búsqueda internacional o de examen preliminar no
realizar la búsqueda, dar una opinión o examen preliminar en los
supuestos de los metodos de tratamiento quirúrgico, terapeútico y de
diagnóstico sobre el cuerpo humano o animal y las variedades de
plantas y animales (con excepcion de microorganismos), y los
procedimientos esencialmente biologicos para producirlos (R39, R67
PCT)
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Las excepciones a la Patentabilidad : CPE (Art 53)
Art. 53(a) CPE
Invenciones cuya
explotación comercial
fuera contraria al
orden público o la
moralidad
Art. 53(b) CPE
Art. 53(c) CPE
Variedades de
plantas o animales, y
procedimientos
esencialmente
biológicos para
producirlos
Metodos de
tratamiento
quirúrgico,
terapeútico y de
diagnóstico sobre el
cuerpo humano o
animal
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Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53a CPE
•
Explotación comercial contraria al orden público o la moralidad:
-
Invenciones que provoquen desorden público, actos criminales,
terrorismo o comportamientos ofensivos: protección de la integridad
física de los individuos , protección del medio ambiente a
-
Lo que constituye un comportamiento ético o moral difiere según las
diferentes culturas
-
El concepto de orden público y moralidad se basa en normas
constitucionales o acuerdos internacionales de amplio consenso,
normalmente apoyadas por leyes penales (por ejemplo, convenio de
Ottawa).
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Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53a CPE
•
Explotación comercial contraria al orden público o la moralidad:
-
Applicación estricta (T356/93, T19/90)
-
Encuestas de opinión pública pueden variar con el tiempo y son
manipulables (T356/93) y no son el criterio para establecer si la
invención es contraria al orden público o la moralidad
-
El daño al medio ambiente solo puede ser valorado depues de
estudios intensivos que frecuentemente se llevan a cabo despues de
la concesión de la patente por los organismos reguladores
competentes. Esos organismos reguladores tienen la capacidad de
prohibir la explotación de la invención cuando se tiene evidencia del
daño medioambiental.
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Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53a CPE
-
La patentabilidad se deniega solo si el propósito general de la
invención es contrario a el orden público o la moralidad. El hecho que
la invención pueda tener un uso “concebible” contrario a los principios
de moralidad y orden público no afecta la patentabilidad.
-
La patente no otorga el derecho a explotar la invención
-
El efecto económico del monopolio concedido por la patente no se
toma en consideración. El monopolio es un beneficio derivado del
derecho de exclusividad concedido por la patente. Este derecho esta
arraigado en el sistema de patentes.
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Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53a CPE
•
Invenciones Biotecnológicas:
-
Regulación especifica en el Reglamento 26-29 CPE con referencia a
la Directiva Europea 98/44/EC
-
El material biológico aislado o producido por un proceso técnico es
patentable incluso si se encuentra presente en la naturaleza. (R27a)
-
El cuerpo humano en cualquier etapa de su formación y el simple
descubrimiento de uno de sus elementos no es patentable. Sin
embargo, un elemento aislado del cuerpo humano, incluida la
secuencia parcial o total de un gén, puede ser patentable (R29(1)(2)
CPE).
-
La aplicación industrial de un gén tiene que ser descrita en la solicitud
(R29(3) CPE, recital 23 98/44/EC).
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Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53a CPE
•
Concretamente excluido en el reglamento: (R28 CPE)
-
Clonación de seres humanos
-
Procedimientos para modificar la línea germinal de seres humanos
-
Uso industrial o comercial de embriones humanos
-
Procesos para modificar la constitución genética de los animales
causando sufrimiento sin un beneficio médico sustancial para el ser
humano o los animales, y animales derivados de tales procesos
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Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53b CPE
•
Variedades de plantas (y animales) no son patentables bajo la CPE
(Art 534(b) y la directiva 98/44/EC. Tampoco lo son los
procedimientos esencialmente biológicos para producirlas.
•
Invenciones cuya realización técnica no se restringe a una variedad
en particular, si no que puede ser implementada en varias variedades
si son patentables (G1/98, 98/44/EC, R 27(b) CPE)
•
Una reivindicación que no reivindica variedades específicas
individualmente es patentable, a pesar de que comprende multitud de
variedades (G1/98).
•
Directiva 98/44/EC prevee licencias cruzadas entre los titulares de
patente y de variedades vegetales (UPOV) en caso de
sobrelapamiento
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Plantas versus variedades
Tomates que contienen el gen X
para aumentar el contenido en
Vitamina C: patentable
plantas
tomates
manzanas
Golden Delicious:
no patentable (variedad)
Variedad A que contiene el
gen X: no patentable
(variedad)
Plantas que contienen el gen X
para aumentar el contenido en
Vitamina C:
patentable
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Patente vs protección UPOV
PATENTE
•
•
•
•
Planta definida por una o mas
características inventivas, no por el
genoma completo
Todas las plantas con la
característica inventiva están
protegidas:
– transgénicas, de especies
próximas or lejanas (bacteria,
glyphosate resistance)
– Mutación genética (e.g. girasol)
La invención debe ser nueva e
inventiva
Protección total
– no EU-wide breeders'
exemption
UPOV
•
Variedad definida por el genoma
completo
•
Solo la variedad y las variedades
derivadas esencialmente de ella
tienen protección
•
Variedad debe ser nueva, pero no
hay requisito de actividad inventiva
•
Breeders' exemption:
– Libre uso de la variedad para
desarrollar nuevas variedades
– Libre comercialización de las
variedades desarrolladas
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Decisiones de los casos Broccoli/tomate sobre
procedimientos esencialmente biológicos (G 2/07,
G 1/08)
•
Métodos clásicos de producción de plantas mediante
cruzamiento de genomas competos y selección ulterior no son
patentables, incluso si hay pasos técnicos antes o despues de
el método biológico (por ejemplo, selección con marcadores
genéticos).
– Marker-assisted breeding not patentable
– Aplicable a métodos de producción y selección animal
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Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53(c)
CPE
ü Los métodos de tratamiento terapeútico asi como los métodos de
diagnóstico y quirúrgicos aplicados sobre el cuerpo humano o animal no
son patentables.
ü Exclusión basada en la política de salud pública en los países
Europeos de manera que las actividades médicas no se vean impedidas
por el monopolio concedido por la patente.
ü Sin embargo, compuestos para ser utilizados en usos médicos si son
patentables (Art 54(4)(5) CPE). Son los llamados “primer uso médico” y
“segundo uso médico”
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Usos Médicos bajo la CPE
Protección
absoluta
Producto:
"Substancia X"
é nuevo sobre
1er uso médico:
"Substancia X para uso en medicine"
é nuevo sobre
Protección
Limitada al
uso médico
2o uso médico:
"Substancia X para use en el tratamiento del
cancer de colon
é nuevo sobre
Uso médico ulterior:
"Substancia X para uso en el tratamiento
de la esclerosis múltiple"
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Excepciones a la patentabilidad / Artículo 53(c)
CPE
•
El uso terapeútico puede ser no solo el tratamiento de una nueva
enfermedad, sino también el tratamiento de la misma enfermedad
mediante un método terapeútico diferente como:
Ø El regimen de administración del medicamento (G2/08))
Ø La via de administración del medicamento (T51/93, G2/08)
Ø La población de pacientes (T19/86, T836/01, G2/08)
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Gracias por su atención
mmergoni@epo.org
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