Existencia independiente o coexistencia de marcas

Existencia independiente o coexistencia de marcas similares o idénticas
Por Tamara Nanayakkara, Administradora Principal de Programas de la División de
Pymes de la OMPI
Introducción
Para ser y mantenerse rentable, una empresa debería lograr impedir que sus competidores
invadan su sector exclusivo del mercado. Una de las claves para lograr ese objetivo es crear
una imagen de marca a partir de una marca fuerte. Sin embargo, existen dificultades prácticas
a la hora de seleccionar o crear la marca que permita diferenciar los propios productos o
servicios de los de los competidores, dificultades que a veces se deben al escaso conocimiento
del sistema de marcas y a veces a factores o acontecimientos totalmente imprevisibles. No es
raro que una empresa descubra que existe una marca idéntica o similar a la suya y tenga que
hace frente a esa situación, por ejemplo, mediante un acuerdo de coexistencia de marcas, cuya
elaboración, cabe aclararlo, dista de ser sencilla. En vista del desafío que ello representa, este
artículo gira en torno a las medidas posibles de prevención.
Apple contra Apple:
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo de Inglaterra en un litigio entre Apple
Computers y Apple Corps ilustra la forma en que dos empresas, dueñas de marcas iguales o
similares, procuraron resolver sus diferencias mediante un acuerdo de coexistencia de marcas.
Ambas habían registrado una marca que contiene la palabra apple con el logotipo de una
manzana para comercializar dos productos diferentes: Apple Computers para la fabricación
de computadoras y la creación de programas informáticos y Apple Corps, que es la empresa
titular de los derechos sobre la música de los Beatles, para la explotación de esos derechos.
Las dos empresas celebraron un acuerdo de coexistencia de marcas cuyas cláusulas preveían
que Apple Computers gozaría del derecho exclusivo a utilizar sus propias marcas para la
comercialización de productos electrónicos, programas informáticos, tratamiento de datos y
servicios de transmisión de datos, o en relación con esa comercialización. Por su parte, Apple
Corps gozaría del derecho exclusivo a utilizar sus propias marcas respecto de cualquier labor
creativa, actual o futura, cuyo contenido principal fuese la música o las interpretaciones o
ejecuciones musicales, con independencia del medio, tangible o intangible, utilizado para su
grabación o comunicación.
Sin embargo, cuando Apple Computers colocó en el mercado su programa informático y su
tienda electrónica de música iTunes –de la que puede descargarse música al reproductor
portátil iPod utilizando el programa informático iTunes– se planteó la cuestión de si Apple
Computers había invadido una esfera reservada exclusivamente a Apple Corps, incumpliendo
las condiciones del acuerdo de coexistencia de marcas. Así pues, a pesar de sus notables
esfuerzos para coexistir en paz, las partes terminaron por ir a juicio.
El tribunal analizó la cuestión desde el punto de vista del consumidor y sostuvo que no había
habido incumplimiento del acuerdo, puesto que el logotipo de Apple Computers había sido
utilizado en relación con el programa informático y no con la música que el servicio vende.
Por lo tanto, no hubo engaño, confusión ni probabilidad de engaño o confusión en cuanto al
origen del producto, un objetivo fundamental del sistema de marcas. Ninguna persona que
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LM/nc/vz
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utilice el programa informático iTunes para descargar música puede pensar que está
interactuando con Apple Corps.
Apple Computer habrá ganado este juicio (aunque Apple Corp prevé apelar), sin embargo,
teniendo en cuenta que la empresa se fundó en 1976, casi 10 años después de que Apple Corp
registrara su marca, podría haberse ahorrado mucho tiempo, dinero y complicaciones con sólo
escoger otra marca menos conflictiva. En definitiva, es mejor prevenir que curar.
Cómo prevenir
Lo primero que se aprende del caso descrito es que, al escoger una marca, además de
asegurarse de no utilizar una palabra que se limite a describir el producto que se quiere vender
(“detergente” para un detergente) o su efecto (“limpia” para un detergente), ni utilizar
palabras ofensivas, inmorales o engañosas, una Pyme debe asegurarse que la marca que ha
escogido no haya sido registrada ni utilizada antes por otra empresa para comercializar el
mismo producto o uno similar. Es decir que hay que verificar que la marca que se prevé
registrar o utilizar esté disponible. Para hacerlo, es importante realizar lo que se denomina
“búsqueda de disponibilidad de la marca”; para mayor prudencia conviene incluir en la
búsqueda más de una marca, de manera de incrementar la probabilidad de que al menos una
de ellas esté disponible. Este paso deberá realizarse mucho antes de la colocación efectiva del
producto en el mercado.
Si bien una Pyme puede realizar esta búsqueda por sí misma, lo mejor será contratar los
servicios de una empresa que se dedique a este tipo de búsquedas, contando con la
experiencia necesaria para realizar una búsqueda amplia no sólo en el registro de marcas, sino
también en el registro de nombres de empresas o en otras bases de datos, por ejemplo, las
páginas amarillas, para encontrar marcas que se utilizan sin estar registradas, así como
nombres de dominio e indicaciones geográficas1. Esa búsqueda también puede realizarse a
escala internacional, por lo menos en cuanto a las marcas registradas, para contar con un
panorama más completo acerca de la disponibilidad de la marca en los mercados de
exportación, así como en el contexto del comercio electrónico. Ello es particularmente
importante cuando una Pyme comienza a actuar en el plano internacional o prevé dedicarse en
breve plazo al comercio internacional.
Dicha búsqueda de disponibilidad proporcionará información vital acerca de otras marcas que
podrían ser conflictivas y que están registradas o se utilizan en el mercado para productos
iguales o similares, permitiendo a la Pyme decidir si lleva adelante o no la solicitud de
registro de la marca. Si a pesar de la existencia de marcas idénticas o similares la empresa
decide solicitar el registro, corre el riesgo de enfrentarse a procedimientos de oposición.
1
En este breve artículo no se examinan las cuestiones relativas a los eventuales conflictos entre
marcas, nombres de dominio e indicaciones geográficas. Para más información, véase
Geographical Indications And Trade Marks: Conflicts And Possible Resolutions, por el
Sr. Stephen Stern de la Asociación Internacional para el Derecho de la Viña y el Vino (AIDV),
Sydney http://www.wipo.int/meetings/2003/geo-ind/en/documents/pdf/wipo_geo_sfo_03_13.pdf.
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Cómo curar
Si la búsqueda de disponibilidad respecto de la marca escogida no arroja resultados adversos,
la Pyme puede solicitar el registro de la marca y, manteniéndose las condiciones, obtenerlo.
Sin embargo, puede ocurrir que no obstante todos los esfuerzos dedicados a verificar que la
marca escogida esté disponible, una vez colocada la marca en el mercado la Pyme descubra
que hay otra marca idéntica o marcas similares que identifican productos y servicios similares
y no han sido detectadas en la búsqueda que, tal vez, no haya sido lo suficientemente
completa. También es posible que a pesar de identificar productos o servicios distintos, esas
otras marcas pongan en duda la viabilidad de la marca escogida, o que se trate de marcas
famosas2.
Asimismo, puede suceder que dos empresas estén usando de buena fe la misma marca o una
marca similar para el mismo producto o productos similares porque su ámbito geográfico de
actividad no coincide y no sabían de la existencia de la otra marca. Si una de ellas o ambas
solicitan el registro de esa marca, de confirmarse que se produjo “utilización simultánea de
buena fe”3, la oficina podrá conceder el registro a ambas partes, delimitando el ámbito
geográfico de uso de cada una de las marcas.
En todas esas situaciones que pueden dar lugar a un conflicto existe la alternativa de presentar
una demanda (o un procedimiento de oposición, según el caso), con la consiguiente pérdida
de tiempo y dinero. Las partes pueden llegar a un arreglo mediante lo que se denomina
acuerdo de coexistencia de marcas, cuyo objetivo principal es lograr la convivencia pacífica
en el mercado, determinando las condiciones correspondientes. Esa coexistencia puede
basarse en la división de los territorios en los que cada uno de los titulares puede actuar o en
la delimitación de los campos de uso respectivos.
Parece sencillo, pero no lo es, como demuestra el caso Apple contra Apple descrito
anteriormente. No es fácil prever la evolución de las empresas titulares de las marcas que
coexisten, y la expansión de aquéllas puede difuminar los límites, dando lugar a un inevitable
conflicto. Sin embargo, aun un acuerdo de este tipo, bien redactado, que tenga en cuenta los
eventuales problemas futuros, podría ser declarado inválido por un tribunal, en caso de
considerarlo contrario al interés público4.
2
3
4
El titular de una marca notoriamente conocida o una marca famosa estará facultado a objetar la
solicitud de registro de una marca idéntica o similar aun respecto de productos o servicios
distintos y aunque su marca no esté registrada.
Se trata de una doctrina del common law que prevé que un solicitante podrá obtener el registro
de su marca aunque exista un registro anterior o un uso anterior de la misma marca o una marca
similar para el mismo producto o productos similares, siempre y cuando la marca haya sido
utilizada, y teniendo en cuenta el tipo de uso, el lapso de uso, el ámbito geográfico de la
actividad comercial, la buena fe del uso, y los eventuales casos de confusión y molestias que
pueda ocasionar al público la existencia de esos dos registros.
El peso que un tribunal dará a las condiciones de un acuerdo de coexistencia pueden variar
según el tipo de productos o servicios de que se trate y el eventual perjuicio al interés público
que representaría mantener ese acuerdo. Véase “Trademark `coexistence’ agreements:
legitimate contracts or tools of consumer deception?” de Marianna Moss, 18 Loy. Consumer L.
Rev. 197.
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Las principales medidas de prevención
Es posible que Apple Computers y Apple Corps tengan bolsillos grandes y puedan absorber
los costos del litigio que los enfrentó, sin embargo, no es el caso de la mayoría de las Pymes,
para las cuales un litigio de esta naturaleza puede significar el fin de un futuro promisorio.
Por lo tanto, es fundamental que se tomen todas las medidas posibles para evitar un caso
semejante. A tal efecto, cabe señalar lo siguiente:
1.
Escoger una marca es un proceso importante que debe realizarse con precaución y
previsión. Emprender una búsqueda lo más completa posible, de preferencia con la
asistencia de un especialista en marcas, puede ser sumamente útil para allanar el camino
hacia una marca que no plantee problemas.
2.
Si a pesar de todos los esfuerzos se plantea un conflicto en el mercado con una marca
igual o similar, lo más conveniente para una Pyme será celebrar un acuerdo de
coexistencia, antes que enfrentar un juicio. Ello no significa que, frente a la
eventualidad de un litigio, siempre sea mejor capitular y acceder a la coexistencia. En
algunas situaciones, el litigio puede ser la única salida. Existen otras opciones, como la
fusión de empresas, la compraventa de la marca o su concesión en licencia. Los dueños
de las marcas juzgarán en cada caso cuál es la respuesta más adecuada a su propia
situación.
3.
Si, de hecho, la mejor opción para una Pyme es celebrar un acuerdo de coexistencia, el
desafío no está constituido por el momento presente, en el que las dos empresas que
compiten en el mercado pueden delinear con facilidad sus esferas respectivas de
actividad comercial y convenir en atenerse a esos parámetros. El verdadero desafío
consiste en anticipar el futuro. ¿Cómo se proyecta cada una de esas empresas en el
futuro? ¿Es posible que sus planes de expansión respectivos converjan, invadiéndose?
Tratar de prever el uso futuro de una marca y plasmar esa visión en un acuerdo no es
una tarea fácil, pero es lo que hay que tener en mente al redactar un acuerdo de
coexistencia.
Lecturas recomendadas
•
Why can’t we be friends, http://www.wyattfirm.com/article_details.php?news=207
•
Apple corps Ltd. contra Apple Computer, Inc.
http://news.findlaw.com/hdocs/docs/apple/aclac50806opn.html
•
http://north.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/2005/o23605.pdf
•
Coexistence agreement is no block on Apple marks for music download,
http://www.comml-iba.org/modules.php?name=News&file=article&sid=163
•
Trademark and Geographical Indications, especially in the light of Case Law of the ECJ
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/master/master_of_european_intellectual_pr
operty_law/2006%20Module%202_trademark/Group%20assignments/Group%202.pdf
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Descargo de responsabilidad y agradecimientos: En este artículo se expresan las opiniones
de la autora, que no coinciden necesariamente con las de la OMPI. Pueden enviarse
comentarios, sugerencias u otras observaciones sobre este artículo a
tamara.nanayakkara@wipo.int. Sinceros agradecimientos al Sr. Guriqbal Singh Jaiya,
Director de la División de Pymes de la OMPI, por su valiosa orientación y sus comentarios.