analisis de la confusion como elemento de las infracciones a

“Segundo Encuentro de Autoridades Jurisdiccionales en materia
de Competencia Desleal, Derechos de Propiedad Industrial y
Derecho del Consumo”
Pereira, Colombia
4 de marzo de 2015
10:45 a.m. – 11:30 a.m.
Mesa de trabajo No. 6
ANALISIS DE LA CONFUSION COMO ELEMENTO DE LAS
INFRACCIONES A DERECHOS MARCARIOS
Horacio RANGEL ORTIZ
Doctor en Derecho. Socio de la firma de abogados RANGEL y RANGEL, S.C.
Ciudad de México www.rangelyrangel.com Presidente del Comité de Tratados
Internacionales de Propiedad Intelectual de la Asociación Mexicana para la
Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI). Expresidente de la Asociación
Internacional de Profesores e Investigadores de Propiedad Intelectual (ATRIP).
Profesor de Derecho de la propiedad intelectual y Derecho internacional de la
propiedad intelectual. UNAM y Universidad Panamericana, Ciudad de México
horaciorangel@rangelyrangel.com
I.
SITUACIONES EN LAS QUE TIENE IMPORTANCIA LA
DETERMINACIÓN DE LA CONFUSIÓN.
1. Investigaciones. Búsquedas preliminares.
2. Trámite de registro. Práctica del examen de novedad.
Contestación a objeciones por “anterioridades”
3. Impugnaciones o apelaciones contra resoluciones de la
autoridad administrativa (Oficina de Marcas).
4. Juicios de nulidad contra registros marcarios.
5. Juicios de usurpación o infracción de marcas registradas.
1
II.
MANIFESTACIONES DE LA EXCLUSIVIDAD
CONFIERE UN REGISTRO MARCARIO.
6.
7.
8.
9.
10.
III.
QUE
Derecho al uso de la marca por su propietario
Derecho a conceder licencias
Derecho a transmitir la propiedad del registro (cesión)
Derecho a dar la marca registrada en garantía
Derecho a perseguir el uso no autorizado de la marca
DERECHO A PERSEGUIR EL USO NO AUTORIZADO DE
LA MARCA
11. El uso de la marca como fuente del derecho a
perseguir el uso no autorizado de la marca: sistemas
anglo-sajones
(common
law
action
for
unfair
competition).
12. El registro de la marca como fuente de la exclusividad.
La existencia de un registro como condición sine qua non
para el goce de la exclusividad
 Registro marcario en vigor
 Registro marcario válido
13.
La exclusividad, la territorialidad y la especialidad.
 La especialidad
 La territorialidad
14.




La especialidad. Regla.
Mismos productos
Mismos servicios
Productos similares
Servicios similares
2
15. La excepción al principio de la especialidad y las
marcas notorias.
 Artículo 6 bis del Convenio de París
 Artículo 16 (3) del Acuerdo ADPIC.
IV.
CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CONFUSION
 La marca debe analizarse en su conjunto: no debe
mutilarse
 Hay que atender a las semejanzas y no a las diferencias
 El examen de las marcas debe ser sucesivo y no
simultaneo
V.
TIPOS DE CONFUSION
 Gráfica
 Fonética
 Ideológica
VI.
GRADOS DE CONFUNDIBILIDAD
 Marcas Idénticas
 Marcas Similares (en grado de confusión)
 Marcas Cuasi Idénticas
VII.
EJEMPLOS DE
CONFUSION
CONFUSION
Y
DE
AUSENCIA
DE
 La jurisprudencia de los tribunales mexicanos
 La jurisprudencia de los tribunales estadounidenses
 La jurisprudencia de los tribunales franceses
3
VIII. LA CONFUSION EN EL DERECHO INTERNACIONAL
CONTERMPORANEO

El trabajo de los organismos internacionales privados.
AIPPI: La Resolución Q. 127 Evaluation of confusion in
trademark law. Yearbook 1995/VIII, pages 386 - 389 Q127
36th Congress of Montréal, June 25 - 30, 1995
https://www.aippi.org/?sel=resolutions

El trabajo de los organismos internacionales públicos
Artículo 16 (1) del Acuerdo ADPIC
Artículo 16 Derechos conferidos
1. El titular de una marca de fábrica o de comercio
registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que
cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el
curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares
para bienes o servicios que sean idénticos o similares a
aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese
uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que
se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se
presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos
antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de
los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la
posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados
en el uso.
IX.
OBSERVACIONES FINALES.
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