INNOVACIÓN Y ELECCIÓN DE LA PROPIA MARCA 1.- ¿Dónde están las marcas en la economía de la innovación? 2.- La elección: 2.1. ¿Qué es y qué puede registrarse como marca? 2.2. Clasificación de marcas por su significado 2.3. ¿Qué no puede registrarse como marca? Algunas Prohibiciones 2.4. Qué no se recomienda registrar como marca (aunque pueda serlo) 2.5. Un ejemplo de errónea elección de marca 3.- Estrategia típica de protección 4.- Herramientas útiles 1.- ¿Dónde están las marcas en la economía de la innovación? COMPETENCIA INNOVACIÓN CONOCIMIENTO ACTIVOS INTANGIBLES PROPIEDAD INTELECTUAL INFORMACIÓN BIENES INMATERIALES PROPIEDAD INDUSTRIAL FUENTES CLÁSICAS DE PRODUCCIÓN COMPETENCIA CAPITAL + TRABAJO FUENTES DE PRODUCCIÓN DESDE ULTIMO TERCIO SIGLO XX COMPETENCIA CAPITAL + TRABAJO COMPETENCIA CONOCIMIENTO INFORMACIÓN Nuevas prestaciones Logística Gestión Marketing Financiación INNOVAR = ESFUERZO + CREATIVIDAD ¿PROTECCIÓN? CONOCIMIENTO INFORMACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES BIENES INMATERIALES PROPIEDAD INTELECTUAL, PROPIEDAD INDUSTRIAL, IP, PI DERECHOS DE EXCLUSIVA Ranking España en Innovación Global : #29 Información técnico-industrial Un nuevo producto o un procedimiento o una mejora sobre los mismos. Patentes y modelos de utilidad. BIENES INMATERIALES Información comercial Marcas y nombres comerciales Información estético industrial Diseños industriales, derechos de autor y afines CREACIONES INDUSTRIALES Información técnico-industrial (Patentes) BIENES INMATERIALES Información comercial Marcas y nombres comerciales BIENES INMATERIALES Información estético industrial Diseños industriales, derechos de autor y afines BIENES INMATERIALES 1983 Motorola 2007 iPhone 2.- La elección. 2.1. ¿Qué es y qué puede registrarse como marca? ¿Qué es? SIGNO + PRESTACIÓN (PRODUCTO O SERVICIO) ¿Qué puede registrarse como marca? (I) SIGNO (1) Representación gráfica (1) Representación gráfica (2) Sirva para distinguir productos o servicios (carácter distintivo) Sistema registral Clara, precisa, completa, accesible, inteligible, duradera, objetiva (Sieckmann TJUE 12-12-2003) PALABRA IMÁGEN LETRA Representación gráfica Gráfico, pentagrama (art. 4.2.e LM; 2.6 RM) SONIDOS Shield mark STJUE 3-4-2003 904 NÚMERO FORMAS TRIDIMENSIONALES COMBINACIÓN Signo compuesto MARCA SLOGAN Problemas con la representación gráfica Clara, precisa, completa, accesible, inteligible, duradera y objetiva OLFATIVO TÁCTIL Sieckmann TJUE 12-12-2002 Fórmula química/Palabras/Muestra ¿Representación gráfica? MULTIMEDIA - Gestos - Hologramas -Secuencias de sonido. imágenes COLOR “PER SE” y Libertel TJUE 6-5-2003 Reproducido/designado verbal/por código (2) Que sirva para distinguir productos o servicios (carácter distintivo) CARÁCTER DISTINTIVO EN ABSTRACTO - Cualquier tipo de prestación - signos muy simples (.) - signos muy complejos (verso) - Signos no habitualmente percibido como marca (STS 6-05-1991) CARÁCTER DISTINTIVO CONCRETO - La prestación concreta solicitada - Genéricos, descriptivos, habituales. INFORMACION COMERCIAL (Exclusiva) Indicación de origen empresarial Goodwill o reputación Indicación de calidad Función publicitaria Automóviles (alemanes) Alta reputación Publicidad Alta calidad (II) PRESTACIÓN: PRODUCTOS O SERVICIOS - Principio de especialidad - Consecuencias (compatibilidad) - Clasificación (Convenio de Niza) - Productos: 1 a 34 - Servicios: 35 a 45 - Excepción: notorias y renombradas 2.2. Clasificación de las marcas por su significado GENÉRICAS NOMBRE del género, especie o producto mismo DESCRIPTIVAS ALUDEN DIRECTAMENTE A CARACTERÍSTICAS del producto SUGESTIVAS ALUDEN INDIRECTAMENTE A CARACTERÍSTICAS del producto ARBITRARIAS Tienen significado, pero no describen nada del producto DE FANTASIA No tienen significado EJEMPLOS GENÉRICAS “FIAMBRE” para embutidos DESCRIPTIVAS “TDI” para automóviles SUGESTIVAS “PRONTO” para un limpiador ARBITRARIAS “EL CASTILLO” para patatas fritas DE FANTASIA “NESQUIK” para chocolate soluble 2.3. ¿Qué no puede registrarse como marca? ALGUNAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS -Intereses públicos o generales RELATIVAS -Intereses privados Sistema de libre competencia Derechos anteriores -Problema intrínseco -Tasadas (mala fe) -Interpretación restrictiva -Examen de oficio y oposición -Imprescriptible -Excepciones -Problema extrínseco -Tasadas -Oposición -Prescripción (por tolerancia) PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO 1. Signos que no puedan ser marca (art. 5.1 a LM) (1) No representación gráfica (2) No sirva para distinguir productos o servicios (carácter distintivo abstracto). 2. Signos sin carácter distintivo (concreto, art. 5.1. b LM) No pueden funcionar como marca en relación con productos concretos (cláusula general). Entre otros: Genéricos Nombre del producto (o servicio) USUAL Descriptivos GRÁFICO LENGUAS Características del producto (o servicio) Calidad Origen Destino SIGNOS SIN CARÁCTER DISTINTIVO (CONCRETO) Ejemplos: IBIZA MIX Discos cl. 9 SAP Barcelona 01-03-2000 (M-1913931) MIX = mezcla empleada en industria discográfica IBIZA = geográfico = ambiente lúdico COMPANYLINE Clase 36 seguros STJUE 19-09-2002 Company + line = usuales en países anglófonos Gama de productos destinados a la empresa Obtendrá más por su dinero Producto droguería y alimentación STJUE 30-06-2004 Percepción como slogan laudatorio (no marca) 3. Signos descriptivos (art. 5.1.c LM) “Especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época, u otras características” ¿Por qué? Carácter distintivo Libre competencia “Exclusivamente”: tipografías, logos, leyendas. M-2.655.401 Cl. 42: asesoramiento informático M-2.619.816 Cl. 29: Patatas fritas M-3.040.560 Cl. 16: Cajas y embalajes (de cartón) 4. Signos habituales (art. 5.1.d LM) “devenidos habituales en el lenguaje común o en el comercio para designar los productos o servicios” (STJUE de 4-10-2001) NC- 250403 Cl. 36: INMOBILIARIO “Exclusivamente” - Genéricos : OEPM/OAMI - Locuciones publicitarias: OAMI “BROKER” Intermediación “BOTELLÍN” cerveza “XTRA” Detergentes Excepción: carácter distintivo sobrevenido Falta de carácter distintivo (concreto) Descriptivos Habituales USO: DIFUSIÓN entre el público Duración NOTORIEDAD Intensidad Parte sustancial DENOTA ORIGEN EMPRESARIAL (función marcaria) Primer significado Doble significado Segundo significado (secondary meaning) 2.4. Qué no se recomienda registrar como marca (aunque pueda serlo) Genéricos SIGNOS “NO EXCLUSIVAMENTE” (pero casi) Descriptivos Habituales LETRA (S) Compatibilidad Cautivo de tipografía NUMERO (S) Básicos - Compatibilidad ¿Descriptividad? 2.5. Un ejemplo de errónea elección de marca 3.- ESTRATEGIA TIPICA DE PROTECCIÓN CREACIÓN: PALABRA/LOGO/ESLOGAN/ENVASES/ PUBLICIDAD PASOS Valoración distintividad Clasificación pp/ss Territorios Dominio: .es; .com; .com.es, etc. Marca: signo/signos (¿Forma de uso?) Denominación social (no especialidad; genericidad; ¿Misma o diferente?) Protección de la marca (palabra) RM certificación negativa: bloqueo 6 meses NIC NSI Dominio: registro Incidencias Soluciones OEPM OAMI Búsquedas: resultados Solicitudes Incidencias Denominación social - Certificación negativa: 6 meses (412-414 RRM) -No clasificación - Genericidad (lista) Dominio: .es; .com; .com.es, etc. Selección Actividad: edu, gob, xxx, Tamaño Territorios Variantes Organismos competentes Network Solutions Red.es Otros Marca: signo/signos (¿Forma de uso?) Selección CTM-on line Localizador INPAMAR Madrid Express TM view Tipo de signo: simple/complejo Tamaño del proyecto Territorios Clases Organismos competentes OEPM OAMI Búsquedas OMPI 4.- Herramientas útiles Denominación social Registro Mercantil Central (RMC) www.rmc.es Dominio: .es; .com; .com.es, etc. Network Solutions Inc. www.nsi.com Red.es www.nic.es BÚSQUEDAS Marca CTM-on line TM view OAMI www.oami.europa.eu INPAMAR - $ Localizador OEPM www.oepm.es TM view ROMARIN OMPI www.wipo.int Otras herramientas Marca www.oepm.es OEPM www.oami.europa.eu OAMI www.wipo.int OMPI Clasificación Situación legal (SITADEX) Formularios Tasas Euroclass (clasificación) Expedientes Formularios Tasas Sistema de Madrid: Miembros Formularios Tasas GARRIDO PASTOR ABOGADOS SLP – www.garridopastor.com López de Hoyos, 78 duplicado Bajo A – 28002 Madrid T. 915.900.773 – F. 915.900.774 info@garridopastor.com