La nueva Ley de Marcas China: ¿Creadora de aguas

La nueva Ley de Marcas China: ¿Creadora de
aguas diáfanas para la inversión o de aguas
turbias para la piratería?
Miercoles, 19 de Marzo de 2014
Palabras Clave: sistema marcario chino, registro marcario, competencia, inversión
Hoy en día uno de los mercados más prometedores del mundo es el chino. A partir de la transición
de una economía plenamente dirigida por el estado hacia un modelo de apertura de contados
espacios para la iniciativa privada, China se ha convertido en uno de los destinos más atractivos
para la inversión extranjera. Bajo el entendido de que uno de los propulsores del auge empresarial
es la propiedad intelectual, muchos ojos se han fijado sobre el sistema de protección de dicho país,
siempre con la orientación de propugnar ajustes y cambios en el modelo para salvaguardar los
esfuerzos empresariales. Haciendo eco a las solicitudes de renovación y conscientes de la necesidad
de allanar caminos más favorables para la inversión, las autoridades chinas se dieron a la tarea de
efectuar una revisión del sistema jurídico marcario, pretendiendo realizar modificaciones
pertinentes para el mencionado fin. La nueva Ley de Marcas, promulgada en agosto de 2013 y
dispuesta para entrar en vigencia en mayo de 2014, es el fruto de ese trabajo.
Una de las situaciones que busca controlar la nueva Ley de Marcas debido a las grandes dificultades
generadas para los interesados en utilizar legítimamente una marca, es la práctica recurrente de
terceros de registrar marcas pertenecientes a sujetos extranjeros o de actores locales que
empezaron utilizándolas pero que no las habían registrado aún[1]. El modelo de protección basado
en la regla de amparar a quien primero acuda al registro, coloca en desventaja a las multinacionales
que ostentan una marca reputada a nivel internacional, pero que al desear incursionar en el
comercio chino se encuentran con que su marca yace registrada a nombre de otro sujeto.
Así mismo, las compañías que ya se encuentran establecidas en territorio chino y que empiezan a
desarrollar actividades utilizando un signo marcario, pueden verse perjudicadas cuando es una
persona diferente quien primero inicia el trámite para registrar la marca. Quienes protagonizan este
tipo de conductas obtienen sus codiciados beneficios ya sea mediante acciones de infracción
marcaria contra las personas moralmente dueñas de la marca o bien sea por medio de la exigencia
de utilidades a los interesados a cambio del abandono del registro marcario.
Para contrarrestar esta situación, la nueva Ley de Marcas trae a colación el principio de buena fe,
incorporándolo expresamente en la norma. De esta manera, se dispone en el artículo 7° que la
aplicación para registro y uso de la marca deberán estar basados en el principio de la buena fe[2].
Esto abre la posibilidad para que se solicite la cancelación o declaración de invalidez de registros
que se apoyen en motivaciones temerarias o desleales. Siguiendo el mismo propósito de frenar la
denominada piratería marcaria, el artículo 19 prohíbe a las agencias que tramitan el registro de
marcas para sus clientes, de efectuar dicha labor cuando tengan conocimiento de que la marca cuyo
registro se pretende ya es objeto de uso por parte de un tercero. Esta disposición se origina en la
constatación de frecuentes casos en donde se busca obtener ventaja de las alianzas u operaciones
conjuntas de negocios, para recolectar información sobre proyectos marcarios de otras empresas
aliadas y apresurarse a solicitar el registro antes de que el creador de la marca así lo haga.
La nueva normatividad también busca atender el problema suscitado cuando un tercero distinto a la
persona que efectivamente utiliza la marca prospera en su intento por registrarla[3]. Bajo la ley
anterior que establecía la inflexibilidad del principio de protección al primer registro, quien
registraba la marca podía válidamente impetrar acciones contra quien la venía utilizando y cualquier
uso de la marca por parte de este recibía el calificativo de ilegalidad. Pero la nueva legislación
plantea una excepción al impedirle al titular de un registro marcario iniciar acciones contra un
sujeto que demuestre haber venido utilizando una marca idéntica o similar para productos iguales o
similares, desde un tiempo considerable anterior al registro. Igualmente, se exige que la utilización
de esa marca conlleve una reputación y una posición adquirida en el mercado. Lo máximo que puede
lograr el titular del registro es pedir que quien está cobijado por esta excepción, añada elementos a
la marca que logren distinguirla de aquella registrada. De esta forma, se vislumbra una protección al
uso previo al registro y al mismo tiempo se busca evitar el descalabro de iniciativas empresariales,
cuyos grandes esfuerzos podían ponerse en entredicho al encontrarse con que el registro de su
marca pertenece a otra persona.
Si bien la problemática descrita anteriormente es uno de los principales focos de atención de la
nueva ley, esta no deja de lado otros aspectos, dando a entrever su claro propósito de llevar a cabo
una reforma integral[4]. Entre esos otros puntos encontramos la admisibilidad del registro de
marcas sonoras y de marcas multiclase, la obligación de las autoridades de declarar la notoriedad de
una marca cuando sea necesario (ante la marcada renuencia de hacerlo en pasadas ocasiones), la
exigencia de demostrar interés o título de un derecho anterior para presentar oposiciones o
solicitudes de invalidez, y el incremento de multas para quienes se hallen incursos en infracciones
marcarias (aunque se cree que el incremento no es suficiente para disuadir a los infractores en vista
de que las utilidades por conductas infractoras son proporcionalmente más favorables).
En lo que concierne al tema procedimental, la preocupación por la demora de las autoridades en
materia de marcas en resolver solicitudes y agotar trámites conllevó a que la ley fijara términos
precisos para el agotamiento de las distintas diligencias, los cuales pueden ir máximo hasta tres
meses o hasta nueve y doce meses en otros casos[5]. Pero las mayores críticas han recaído sobre la
supresión de la posibilidad que tenía quien presentara oposición a la solicitud de registro, de
controvertir la decisión de la autoridad administrativa de concederlo bien sea ante el superior
jerárquico o ante un órgano judicial[6]. Quienes cuestionan esta nueva medida resaltan que podría
favorecer aún más la piratería de marcas y que en todo caso se encuentra en contravención de las
obligaciones internacionales de China para con la OMC (Organización Mundial del Comercio).
En la nueva Ley de Marcas se alude también al tema de licencias[7]. Anteriormente, este aspecto
estaba regulado en normatividades que se habían promulgado para desarrollar el contenido de la
Ley de Marcas, pero ahora se ha optado por referirse a él en esa ley. Se establece entonces que todo
acuerdo de licencia para uso de marcas debe ser registrado ante la Oficina de Marcas china y
además contar con la aprobación de esta[8]. La Oficina de Marcas podría negar una licencia cuando
no todas las marcas idénticas o similares del licenciante utilizadas para bienes o servicios idénticos o
similares sean parte del acuerdo de licencia, o bien cuando la licencia pudiese conllevar a
confusiones o a otros efectos negativos. En anteriores ocasiones la Oficina de Marcas ha denegado
autorizaciones para licencias que implicaran el uso de importantes marcas chinas, tanto del sector
privado como público, por parte de actores extranjeros.
Además de los cambios a los que se ha hecho mención en esta reseña, la nueva Ley de Marcas
contempla otros. Todo el conjunto de modificaciones ha dado pie para que se hable de una reforma
innovadora y pionera al incorporar aspectos novedosos en el régimen marcario chino. Se guarda la
esperanza de que esta normatividad abra el paso para el funcionamiento de un sistema más seguro,
eficiente e incentivador de la empresa. Entre los más interesados en conocer sobre el nuevo
panorama resultante tras la expedición de esta ley, están las compañías trasnacionales provenientes
de otros hemisferios para quienes la adaptación a un ambiente comercial diferente no ha sido lo más
fácil. Pero el verdadero alcance de la aplicación de principios como la buena fe y demás ideales que
persigue la norma y de que no se favorezca la utilización del sistema para motivos malsanos, sólo se
conocerá con el tiempo, a medida que las autoridades de la República Popular de China desentrañen
el sentido de las disposiciones y las ejecuten para su aplicación a casos en concreto.
[1] En la lengua inglesa se refiere a estas prácticas con los términos trademark grabbing, squatting,
piracy.
Para
mayor
información
consultar:
http://www.mondaq.com/x/282204/Trademark/Will+New+Chinese+Law+Help+In+Battle+Against+
Trade+Mark+Squatters
http://www.mondaq.com/x/272936/Trademark/Enforcement+Of+Trademark+Rights+In+China+In+
Light+Of+The+New+Trademark+Law+Does+The+New+Law+Properly+Address+The+Issue+Of+
Trademark+Grabbing
[2] La traducción del mandarín al inglés arroja lo siguiente: “application for registration and use of a
trademark shall be based on the principle of good faith.” Para mayor información consultar:
http://www.jonesday.com/files/Publication/7f2e3b1a-5cce-40bd-b8a2-e0b37e686c2d/Presentation/Pu
blicationAttachment/8bfa47aa-c24b-45c7-ad16e0d2d4ec31f5/China%20New%20Trademark%20Law.pdf
[3] MAYER-BROWN JSM. China’s New Trademark Law Introduces Key Changes. Disponible en:
http://www.mayerbrown.com/files/Publication/73ed65ab-832a-43a6-9893-da8362e6de21/Presentatio
n/PublicationAttachment/351a4c60-77b2-4264-a09b-b592b2d1222a/130913-PRC-IP.pdf
[4] HOGANLOVELLS. China’s New Trademark Law: What’s in Store? Disponible en:
http://www.hoganlovells.com/files/Publication/a812c22f-d397-456b-b8d4-cd8c7f5f5bfc/Presentation/
PublicationAttachment/2c129caa-c5a4-46e8-a6b1ce6c67e162fb/China%E2%80%99s_new_Trademark_Law__what_s_in_store_-Sep__2013_.pdf
[5] CHINA BRIEFING. China Adopts New Trademark Law. Disponible en:
http://www.china-briefing.com/news/2013/09/11/china-adopts-new-trademark-law.html
[6]
JONES
DAY.
China’s
New
Trademark
Law.
Disponible
en:
http://www.jonesday.com/files/Publication/7f2e3b1a-5cce-40bd-b8a2-e0b37e686c2d/Presentation/Pu
blicationAttachment/8bfa47aa-c24b-45c7-ad16e0d2d4ec31f5/China%20New%20Trademark%20Law.pdf
[7] Ibídem
[8] Ibid