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CORTE SUPREMA DE CHILE DESCONOCE EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN
CUANDO MARCA HA SIDO USADA DE MALA FÉ POR EL REGISTRANTE
ILEGÍTIMO ( MARZO 2011)
El 21 de enero de 2011, la Corte Suprema chilena revocó una decisión del Tribunal de
Propiedad Industrial de Apelaciones en la que éste había rechazado la acción de O'Neill
Europe BV para la cancelación de la marca O'Neill, propiedad de Jorge Halabi. El
Tribunal Supremo ordenó la cancelación de la marca O'Neill, que fue registrada para
productos comprendidos en las clases 9, 12, 25 y 28 del clasificador de Niza.
El Tribunal de Apelaciones había rechazado la acción de nulidad por considerar que
prescrito - el registro atacado había sido concedido bajo la Ley de 1931, que se mantuvo
en vigor hasta 1991, cuando el Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial, fue ratificado por Chile y la antigua ley fue sustituida por la Ley de Propiedad
Industrial (19.039/1991).
El Tribunal de Apelaciones señaló que la marca O'Neill había sido registrada por Halabi el
28 de septiembre 1983 y había sido utilizada desde 1988. La Corte de Apelaciones
concluye de este modo que la acción de cancelación había caducado, porque fue
presentada en septiembre del 2002. En consecuencia, la acción de O’Neill fue rechazada.
La Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelaciones por los siguientes
motivos:
- Es cierto que el registro de O'Neill había sido concedido en 1983 y que la marca había
sido usada desde 1988. Sin embargo, el uso de la marca por parte de Halabi fue de mala
fé y, por tanto, no debería haber operado en su favor.
- La mala fe de Halabi era obvia dada la identidad de las marcas involucradas. El tribunal
señaló que O'Neill fue el primero en proteger la marca O'Neill sobre una base
internacional, y que Halaba había registrado la marca para los mismos productos que los
contemplados en el registro de O'Neill. Por lo tanto, era poco probable que Halabi hubiera
registrado la misma marca en Chile por casualidad. El tribunal subrayó que este criterio
para establecer mala fe ya había sido reconocido
por los tribunales de propiedad industrial.
- Cuando el Convenio de París entró en vigor en Chile en 1991, el estatuto de limitaciones
no
empezaba a funcionar debido a la falta de uso de buena fé de la marca por Halabi. Por lo
tanto, la base adecuada para decidir el caso fue el artículo 6bis del Convenio de París,
que establece que no hay límite de tiempo para solicitar la cancelación de una marca
registrada de mala fé. En consecuencia, la prescripción no podría haber extinguido la
acción de O'Neill para la cancelación de la marca de Halabi, independientemente de la
fecha en que el registro fue otorgado.
La decisión de la Corte Suprema es de importancia práctica, ya que reconoce que los
registros obtenidos y utilizados de mala fé bajo la antigua ley pueden ser impugnados en
cualquier momento, incluso en el país donde las marcas han sido utilizadas durante dos
años o más a partir de la fecha del registro.
Es importante destacar que en Chile, las decisiones judiciales tienen un efecto sólo para
el caso particular. Sin embargo, las razones aducidas por la Corte Suprema constituyen
un mensaje poderoso para casos futuros.
Para mayor información favor contactar a Sergio Amenábar < samenabar@villaseca.cl>
NOTA: Este artículo fue originalmente publicado por World Trademark Review Daily el 16
de Febrero del 2011.