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Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
28079330022008101454
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Madrid
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1560/2005
2214/2008
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
FRANCISCO JAVIER CANABAL CONEJOS
Sentencia
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2
MADRID
SENTENCIA: 02214/2008
Recurso 1560/05
SENTENCIA NUMERO 2214
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
----Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí
D. Miguel Ángel García Alonso
D. Francisco Javier Canabal Conejos
Dª. Sandra María González de Lara Mingo
D. Marcial Viñoly Palop
----------------En la Villa de Madrid, a veinte de noviembre de dos mil ocho.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los
autos del recurso contencioso-administrativo número 1560/05, interpuesto por TELEMARK SIERRA
NEVADA SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Jorge Deleito García, contra resolución
de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 28 de septiembre de 2.005 que confirma, en alzada,
acuerdo del mismo órgano de fecha 28 de abril de 2.005. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y
Marcas, representado por el Abogado del Estado.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la
demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se
suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de
impugnación.
SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito en el que suplica se
dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.
TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba se dio el trámite de conclusiones
prevenido en el art. 78 de la Ley de la Jurisdicción , y verificado quedaron los autos pendientes para
votación y Fallo.
CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 20 de noviembre de 2008, teniendo lugar
así.
Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil recurrente impugna la resolución
de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 28 de septiembre de 2.005 que confirma, en alzada,
acuerdo del mismo órgano de fecha 28 de abril de 2.005 que denegaba el registro de la marca nacional
núm. 2.608.039 TELEMARK ESQUI-SNOWBOARD-AVENTURA para la clase 41 del Nomenclátor.
SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:
a) Con fecha 23 de julio de 2.004 la mercantil recurrente presentó solicitud de registro de la marca
nacional núm. 2.608.039 TELEMARK ESQUI-SNOWBOARD- AVENTURA en la clase 41 del Nomenclátor
para "alquiler de productos deportivos, demostraciones deportivas especialmente relacionadas con la
práctica de esquí".
b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se acordó la
suspensión del expediente por oposición de las siguientes marcas cuya titularidad corresponde a la
mercantil TELEMARK SPAIN SL:
.- nacional nº 2.540.697 TELEMARK SPAIN en la clase 41 del Nomenclátor para "servicios de
formación, organización de cursos de formación".
.- nombre comercial nº 0253.080 TELEMARK SPAIN en la clase 35 del Nomenclátor para "ayuda a la
organización y dirección de empresas comerciales".
c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso el 1 de abril de 2005.
d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 28 de abril de 2.005 mediante
la que deniega el registro de la marca solicitada. Dicha resolución es recurrida en alzada por la recurrente
con el resultado ya expresado.
TERCERO.- La parte recurrente fundamenta su impugnación tanto en que las marcas enfrentadas no
son idénticas en sus expresiones gráficas y fonéticas como en la falta de identidad de servicios lo que no
puede provocar riesgo de confusión y asociación en el mercado, existiendo infracción del artículo 6.1 de la
Ley de Marcas, 17/2001 .
Debemos recordar que los acuerdos impugnados se basan en el art. 6.1 de la Ley 17/2001, de
Marcas , de lo que deduce que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben tenerse en
cuenta dos factores: de una parte, la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual entre los mismos y,
de otra, la eventual coincidencia o disparidad de su ámbito aplicativo, ya que la posibilidad de confusión en
el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da
únicamente cuando los productos o servicios que distinguen son de análoga naturaleza, o coinciden en su
comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas.
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CUARTO.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a
resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad
Industrial, sin infringir las normas contenidas en el arts. 6.1 y concordantes de la Ley de Marcas y sin riesgo
de confusión en el mercado y entre los consumidores, las marcas enfrentadas.
QUINTO.- El Tribunal Supremo, en sentencias de 22 de septiembre de 2004 (RJ 2004/5966 ) ha
señalado que para determinar el carácter distintivo de las marcas enfrentadas en un proceso debe
atenderse a evaluar de forma unitaria y ponderada tanto el grado de identidad o semejanza fonética, gráfica
o conceptual como la concurrencia del presupuesto de que designen productos o servicios idénticos o
similares, que puedan inducir a confusión en el mercado. Debe referirse que la concretización aplicativa del
artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , por lo órganos jurisdiccionales debe
efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que
refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica
la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma
legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que
constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante
mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada
Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o
semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a
garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o
servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se
proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y
otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. Así
recuerda a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo,
advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/1996 [RJ 2002\3225 ]), que determina los
criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas: a) Que en la
apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales
aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en
relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter
absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza
capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas
circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como
es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de
casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. b) que el
análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda,
desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe
elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico
de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida. c) que la existencia de
semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión
para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en
cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la
citada Ley de Marcas . Y dicho Tribunal ha estimado de forma reiterada, como se refiere en la sentencia de
28 de junio de 2002 (RC 3111/1996 [RJ 2002\6585 ]), que los factores que deben tomarse en cuenta para
apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy
diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de
exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el
hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son
complementarios: se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda
establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán
dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente
cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor
internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud
clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor
eventualmente apreciable. En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la
Propiedad Industrial [RCL 1930\759 ]), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud
de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el
artículo 12.1 a) de Ley 32/1988 (RCL 1988\2267 ), advierte dicha Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de julio de 2004 (RC 2789/2001 [RJ 2004\4355 ]) obliga a examinar
si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o
servicios que designan una y otra marca.
Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que se producen los factores de riesgo que
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alega la Oficina para oponerse a la marca dado que como ha sostenido la STS de 25 de septiembre de
2008 , el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma
de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla
que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un
examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin
descomponer su unidad fonética y gráfica y así sucede en autos en el que el elemento esencial de las
marcas enfrentadas es TELEMARK coincidente en ambos casos lo que hace que al derivación hacia el
mundo del ski de la marca solicitada parezca sólo eso una mera una derivación dentro de los servicios de
formación.
SEXTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia
este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las
partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .
VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil
TELEMARK SIERRA NEVADA SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Jorge Deleito
García, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 28 de septiembre de 2.005
que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 28 de abril de 2.005.
No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra ella cabe interponer el recurso
de casación establecido en el articulo 86 Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, dentro del plazo de diez días, computados desde el siguiente a su notificación,
que se preparará ante esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del artículo 89 de dicha Ley , para
ante la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
En su momento, devuélvase el expediente administrativo alto de su procedencia, con certificación de
esta resolución.
Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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