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Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
STS 3273/2010
28079110012010100399
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Madrid
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1579/2006
403/2010
Casación
JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL
Sentencia
Voces:
• x MARCAS x
• x NULIDAD (MARCAS) x
• x RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS) x
• x SIMILITUD DE PRODUCTOS (MARCAS) x
• x RIESGO DE ASOCIACIÓN (MARCAS) x
Resumen:
Marcas. Nulidad. Riesgo de confusión. Aprovechamiento indebido de la reputación de otro u
otros signos registrados.
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Junio de dos mil diez.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados
indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por Citicorp, Citibank, NA, Citibank España, SA y
Citihouse, SA, representada por la Procurador de los Tribunales doña Almudena González García, contra la
Sentencia dictada el día doce de mayo de dos mil seis, por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial
de Madrid, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había
pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número veinte de los de Madrid. Es parte recurrida Compañía
Internacional de Transportes e Inversiones, SL, representada por la Procurador de los Tribunales doña
María Dolores Martín Cantón.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por medio de escrito presentado, ante el Juzgado Decano de Madrid, el seis de abril de
dos mil uno , la Procurador de los Tribunales doña Almudena González García, en representación de
Citicorp, Citibank, NA, Citibank España, SA y Citihouse, SA, interpuso demanda de juicio ordinario, contra
Compañía Internacional de Transportes e Inversiones, SL.
En la demanda alegó dicha representación, en síntesis, que Citicorp y Citibank, NA eran las titulares
registrales de las marcas del grupo. Que Citibank España, SA y Citihouse, SA eran filiales de aquellas dos.
Que Citicorp era titular de las marcas españolas " Citicorp ", " Citicuenta ", "Citifreedom ", " Citifreedom " y "
Citimoney ", respectivamente registradas con los números 783.894, 1.188.764, 2.152.794, 2.152.795 y
1.564.845. Que Citibank, NA era titular de dos marcas mixtas - " Citibank " (con dibujo) -, de tres marcas
denominativas -" Citibank España "-, de una denominativa - "Citibanking ", de cuatro denominativas -"
Citicard "-, de una denominativa - "Citicash "-, de una denominativa - " Citicat "-, de una denominativa -"
Citifondo "-, de una denominativa -" Citigold "- y de una denominativa -" Citipatrimonio "-, registradas,
respectivamente, con los números 1.183.611, 1.183.612, 1.183.608, 1.183.609, 1.183.610, 1.042.735,
848.725, 848.726, 848.727, 848.728, 848.724, 1.169.304, 1.517.351, 1.740.517, 2.194.260. Que, en
concreto, las marcas " Citibank ", registradas con los números 1.183.611 y 1.183.612, se concedieron para
distinguir, respectivamente, " aparatos e instrumentos científicos, náuticos ..." y productos de " papel y
artículos de papel, cartón y artículos de cartón ...". Que las marcas " Citibank España ", registradas con los
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números 1.183.608, 1.183.609, 1.183.610 , se concedieron para distinguir, respectivamente, " servicios de
publicidad ", de " seguros y finanzas " y relacionados con el " alojamiento y alimentación en hoteles ...". Que,
además, Citibank España, SA era titular registral del nombre comercial "Citibank España, SA ", concedido,
con el número 112.778, para distinguir una empresa que realiza en " el territorio nacional pagos, cobros...
propios de una banca comercial ". Que, finalmente, Citibank NA era titular del nombre de dominio " Citi.Com
".
Que la demandada, Compañía Internacional de Transportes e Inversiones, SL, cuyo objeto social
consistía en desarrollar la profesión de transitaria, había registrado la marca mixta " CITI ", con el número
2.155.217, para distinguir " servicios de agencia de aduanas, de tasaciones inmobiliarias y de agencias
inmobiliarias ". Que, además, la demandada había solicitado los registros de las marcas mixtas " CITI ", con
los números 2.347.142, 2.347.143, 2.347.144, 2.347.145, 2.347.146, 2.352.910. Y que usaba el nombre de
dominio " Citi.es ".
Invocó la aplicación de los artículos 2, 6 bis y 8 del Convenio de la Unión de París, así como los
artículos 3, 30, 12.1.a) y 13.c) y d), de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de marcas, y los artículos 2, 5,
6 y 12 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , de competencia desleal, e interesó, en suplico del escrito, una
sentencia " que 1º) Declare: a) Que el uso y registro por la demandada Compañía Internacional de
Transportes e Inversiones de la denominación <CITI> es incompatible con los derechos prioritarios de
Citicorp, Citibank, NA, Citibank España, SA y Citihouse, sobre sus signos distintivos. b) Que el uso y registro
de la marca 2.155.217 Citi por la demandada compañía Internacional de Transportes e Inversiones, SL
constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial de Citicorp, Citibank, N.A., Citibank
España,
SA
y
Citihouse.
C)
Que
las
solicitudes
de
marca
núm.
2.347.142,
2.347.143,2.347.144,2.347.145,2.347.146 y 2.352.910 Citi presentadas por la demandada Compañía
Internacional de Transportes e Inversiones, SL constituyen una infracción de los derechos de propiedad
industrial de Citicorp, Citibank, NA Citibank España, SA y Citihouse y un acto de competencia desleal. D)
Que el uso y registro de la marca 2.155.217 Citi por la demandada Compañía Internacional de Transportes
e Inversiones, SL constituye un acto de competencia desleal. E) Que el uso y registro del nombre de
dominio Citi.es por la demandada Compañía Internacional de Transportes e Inversiones, SL constituye una
violación de los derechos de propiedad industrial de la actora y un acto de competencia desleal. F) Como
consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare la nulidad del registro de marca 2.155.217 Citi de
la compañía Compañía Internacional de Transportes e Inversiones, SL. G) Que se declare en su caso, la
nulidad de las solicitudes de marca núm. 2.347.142, 2.347.143,2.347.144,2.347.145,2.347.146 y 2.352.910
Citi de la demandada Compañía Internacional de Transportes e Inversiones, SL.- 2º Condene a la
demandada: A) A estar y pasar por las anteriores declaraciones. B) A cesar en cualquier clase de uso de la
marca 2.155.217 Citi y de las Citi, absteniéndose en lo sucesivo de utilizar o solicitar signos distintivos que
resulten incompatibles con la familia de marca Citi de la actora. C) A cesar de inmediato, en cualquier clase
de uso del nombre de dominio "citi.es" renunciando a su registro mediante la notificación al Organismo
Registrador correspondiente y absteniéndose en lo sucesivo de utilizar y registrar nombres de dominio que
resulten incompatibles con los derechos de propiedad industrial de la demandante. D) A indemnizar a las
demandantes, en razón de los daños patrimoniales causados, con arreglo a las bases que se fijen en
sentencia para su liquidación y por el importe que se establezca en la misma o en el proceso de ejecución.3º Proceda en su día: A) A ordenar la cancelación registral del registro de marca núm. 2.155.217 Citi
mediante la remisión del oportuno Oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas. B) A notificar a Es-Nic
Registro Delegado de Internet en España la sentencia que en su día dicte el Juzgado, ordenando la
cancelación del nombre de dominico "citi.es". Todo ello con expresa imposición de las costas a la
demandada".
SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Veinte de Madrid, que
la admitió a trámite, conforme a las reglas del juicio ordinario, al que le dio el número 333/01.
La demandada fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por la Procurador de
los Tribunales doña María Dolores Martín Cantón, la cual, en tal representación, contestó la demanda,
oponiéndose a la estimación de la misma. En síntesis, planteó la excepción procesal de litispendencia y, en
cuanto al fondo, negó el riesgo de confusión afirmado de contrario.
En el suplico de su escrito, dicha representación interesó que "tras los trámites legales, incluido el
recibimiento a prueba, dicte Sentencia, por la cual, se desestime la demanda, estimando la excepción de
litispendencia planteada, y en su caso, de no estimarlo así, y entrando en el fondo del asunto, absuelva
libremente a mi representado de los pedimentos de la demanda, con expresa condena en costas a la
actora".
TERCER0. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, propuesta y practicada la prueba
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que fue admitida, el Juzgado de Primera Instancia número Veinte de Madrid dictó sentencia con fecha
dieciséis de septiembre de dos mil dos , con la siguiente parte dispositiva: "Fallo. Desestimo la demanda
presentada por Ciricorp, Citibank, N.A., Citibank España, SA y Citihouse, SA contra Compañía Internacional
de Transportes e Inversiones, SL absolviendo a dicha demandada, con imposición a la parte actora de las
costas de este proceso".
CUARTO. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Veinte de Madrid fue recurrida en
apelación por las demandantes, Citicorp, Citibank, NA, Citibank España, SA y Citihouse, SA.
Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Madrid, en la que
fueron turnadas a la Sección Undécima de la misma, la cual tramitó el recurso y dictó sentencia con fecha
doce de mayo de dos mil seis , con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que debemos desestimar el
recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. González García, en la representación acreditada
de Citicorp, Citibank, N.A., Citibank España, SA y Citihouse, SA, contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr.
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número Veinte de Madrid, en fecha dieciséis de
septiembre de dos mil dos , confirmando dicha resolución, todo ello sin hacer expresa condena en cuanto a
las costas generadas en esta segunda instancia, debiendo abonar, cada parte, las causadas a su instancia
y las comunes, por mitad".
QUINTO. La representación procesal de Citicorp, Citibank, NA, Citibank España, SA y Citihouse, SA
interpuso, por escrito de siete de julio de dos mil seis, recurso de casación contra la sentencia dictada por la
Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid el doce de mayo de dos mil seis .
Dicho Tribunal, por providencia de veintiocho de julio de dos mil seis, mandó elevar las actuaciones a
la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de veintisiete de enero de dos mil nueve , decidió: "
1º) Admitir el primer motivo del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Citicorp,
Citibank, NA, Citibank España, SA y Citihouse, SA contra la Sentencia dictada, con fecha doce de mayo de
dos mil seis, por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Undécima, en el rollo de apelación núm.
191/2003, dimanante de los autos de juicio ordinario núm. 333/2001 del Juzgado de Primera Instancia
número Veinte de Madrid..- 2º) Y entregar copia del escrito de interposición del recurso de casación
formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que
formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las
actuaciones en la Secretaría".
SEXTO. El recurso de casación interpuesto por Citicorp, Citibank, NA, Citibank España, SA y
Citihouse, SA se compone de un único motivo, al haber las recurrentes desistidos de otros. En dicho motivo
las recurrentes denuncian:
PRIMERO. Con amparo en el artículo 477, apartados 2, ordinal tercero, y 3 , de la Ley de
Enjuiciamiento Civil , la infracción del artículo 12, apartado 1, letra a), en relación con el 13, letra c), y 31,
apartado 1, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de marcas.
SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador doña María Dolores Martín
Cantón, en nombre y representación de Compañía Internacional de Transportes e Inversiones, SL, impugnó
el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.
OCTAVO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló
como día para votación y fallo del recurso el día dos de junio de dos mil diez, en que el acto tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. De las distintas acciones ejercitadas en la demanda por Citicorp, Citibank, NA, Citibank
España, SA y Citihouse, SA, contra Compañía Internacional de Transportes e Inversiones, SL, ha llegado a
casación tan sólo la que tiene por objeto la declaración de la nulidad de la marca española número
2.155.217, integrada por la palabra " CITI ", con una conformación singular, de la que es titular la sociedad
demandada, a la que le fue concedida para distinguir " servicios de agencia de aduanas, agencias
inmobiliarias, tasaciones inmobiliarias y de administración y valoración de bienes inmuebles".
La referida acción la ejercitaron las demandantes por entender que la concesión a la demandada de
la marca número 2.155.217 significaba la infracción de las prohibiciones relativas previstas en los artículos
12, apartado 1, letra a), y 13, letra c), de la derogada pero aplicable Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de
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marcas.
Alegaron las demandantes su titularidad sobre numerosas marcas prioritarias, la mayoría nacionales alguna internacional -, unas denominativas, formadas por el término " Citi " y por otro a él unido para formar
una sola palabra - " Citibanking ", " Citicard ", " Citicash ", " Citicat ", " Citifondo ", "Citigold ", " Citifreedom ", "
Citimoney "...- y, especialmente, dos mixtas, las números 1.183.611 y 1.183.612, formadas por el término "
Citibank " y un gráfico a él unido - ambas registradas, a nombre de Citibank, NA, para distinguir,
respectivamente, productos consistentes en " aparatos e instrumentos, científicos, náuticos, geodésicos,
eléctricos... " y productos de " papel, cartón y artículos de estas materias... "-, así como tres marcas
denominativas, formadas por las palabras " Citibank España ", que habían sido concedidas también a
Citibank, NA, con los números 1.183.608, 1.183.609 y 1.183.610 - para distinguir, respectivamente, "
servicios de publicidad ", de " seguros y finanzas " y relacionados con el " alojamiento y alimentación en
hoteles ..."-.
La acción de nulidad - y las demás ejercitadas en la demanda - fue desestimada en ambas instancias,
con el argumento de que entre las marcas en confrontación existían diferencias suficientes para que
pudieran cumplir normalmente la función de medio de identificación de un origen empresarial de los
correspondientes productos o servicios, sin riesgo de confusión alguno para el consumidor.
Contra la sentencia de la Audiencia Provincial han interpuesto las actoras recurso de casación,
compuesto por un único motivo.
SEGUNDO. En el único motivo del recurso de casación, denuncian las demandantes la infracción de
los artículos 12, apartado 1, letra a), y 13 , letra c), en relación con el artículo 31 de la Ley 32/1.988, de 10
de noviembre , de marcas.
Alegan que el Tribunal de apelación no había tenido en cuenta los criterios legales y jurisprudenciales
que le hubieran permitido formar correctamente el juicio sobre la confundibilidad de los signos confrontados,
en cuyo resultado se asientan las prohibiciones de registro de que se trata.
En concreto, se refieren a los que destacan la preferencia del elemento con mayor fuerza distintiva en
el conjunto de cada signo examinado; la interdependencia existente entre la similitud de los signos y la de
los productos o servicios con ellos distinguidos; y la particular importancia que, a efectos de su protección,
se atribuye a la notoriedad del signo registrado.
Añaden que aquel Tribunal había incurrido en contradicción al reconocer notoriedad a las marcas en
que interviene el denominativo "Citibank" y negar una especial fuerza distintiva a la palabra " Citi "; así como
en error al no advertir que este último era el término preponderante en el conjunto y que el mismo era igual
al que conformaba la marca de la demandada. Y que, también, había caído en omisión, al no tomar en
consideración los servicios o productos identificados por los signos de cada una de las partes, en conflicto.
El motivo - y, con él, el recurso - se desestima.
TERCERO. Exponen las recurrentes de modo correcto los criterios señalados por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, para - en búsqueda de una interpretación uniforme de la Directiva
89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988 - identificar el riesgo de confusión, convertido así en un concepto
esencialmente comunitario.
En efecto, el riesgo de confusión - al que se refiere el artículo 12, apartado 1, letra a), de la Ley
32/1.988 - consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados por los
signos confrontados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económica o
jurídicamente, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa al de confusión, sino que sirve para
precisar su alcance - sentencia de dicho Tribunal de 22 de junio de 1.999, C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik
Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Andel BV, 17 -.
Dicho riesgo se ha de investigar teniendo en cuenta todos los factores pertinentes - sentencias de 11
de noviembre de 1.997, C-251/95, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, 22; de 22 de junio de 1.999,
C-342/97, 18; de 22 de junio de 2.000, C-425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y otra, 40; de 10 de abril de
2.008, C-102/07, Adidas AG y otra c. Marca Mode CV y otras, 29 - y en consideración a la impresión de
conjunto producida por los signos en el consumidor medio, que las percibe como un todo, sin detenerse a
examinar sus diferentes detalles - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 23 -.
No obstante, puede existir un elemento dominante en el que recaiga la mayor fuerza identificadora -
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sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 23 -, en cuyo caso el juicio comparativo deberá tenerlo
en cuenta.
Por último, el riesgo de confusión es elevado cuando se trata de signos con una intensa fuerza
distintiva, a la vez que resulta menor cuando la marca anterior no goza de especial notoriedad y contiene
pocos elementos imaginarios - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 23 y 25, y de 22 de junio
de 1.999, C-342/97, 20 -.
Sin embargo, en contra de lo que afirman las recurrentes, esos criterios no han resultado infringidos
en la sentencia que recurren.
Antes bien, el Tribunal de apelación tuvo en cuenta que las marcas de aquellas no se componen sólo
del término " citi ", sino del mismo unido a otros con los que forma una sola palabra -" Citicorp ", "Citicuenta
", "Citifreedom ", "Citifreedom ", " Citimoney ", " Citibanking ", " Citicard ", " Citicash ", " Citicat ", "Citifondo ",
" Citigold " o " Citipatrimonio " -; y, en algún caso, seguido de otro, pero separado de él -" Citibank España
"-; o acompañado de un gráfico -" Citibank "-.
Además, valoró correctamente que, por su escasa fuerza distintiva, el término " citi " no era el
dominante en cada uno de los referidos conjuntos - lo que no es incompatible con que a alguno de estos se
le haya reconocido notoriedad en el mercado -.
Tampoco incurrió en error la Audiencia Provincial al tener en cuenta que en la marca de la
demandada prevalece el elemento gráfico o figurativo sobre el denominativo.
Y, por último, aunque no lo mencionara, no pudo dejar de valorar las diferencias considerables
existentes entre los servicios para cuya distinción se concedió la marca de la demandada y los productos y
servicios identificados, en sus respectivos casos, con las de las actoras.
No cabe, por todo ello, considerar infringido el artículo 12, apartado 1, letra a), de la Ley 32/1.988 - y,
menos, el 31 de la misma Ley -.
CUARTO. En relación con el aprovechamiento indebido de la reputación de otro u otros signos
registrados, a que se refiere el artículo 13, letra c), de la repetida Ley 32/1.988 , susceptible de ser aplicado
para proteger las marcas mixtas " Citibank " de la demandada - únicas a las que el Tribunal de apelación ha
reconocido notoriedad -, es preciso tener en cuenta - como expusimos en la sentencia de 7 de mayo de
2.007 - que la Ley derogada protegía, por medio de una prohibición de registro - a cuya infracción el artículo
48 vinculaba la acción de nulidad ejercitada en la demanda -, el derecho sobre la marca renombrada ante el
daño que significaría para su titular la concesión de una marca posterior que se aprovechase indebidamente
de la reputación de aquella; y que esa tutela registral específica la otorgaba el referido precepto aún cuando
los productos o servicios designados por una y otra marca no fueran idénticos o similares, como, con
carácter general, exigía el artículo 12, apartado 1, letra a), de la misma Ley .
Sin embargo, no se expresa en el recurso otro instrumento por el que la demandada pudiera obtener
un aprovechamiento del renombre de las marcas " Citibank " con el registro de la suya, que no sea el de la
semejanza que genere riesgo de confusión sobre el origen empresarial de productos y servicios, el cual,
como ha quedado expuesto, no existe.
En definitiva, tampoco cabe considerar que la Audiencia Provincial hubiera infringido el artículo 13,
letra c), de la Ley 32/1.988 .
QUINTO. Las costas del recurso que desestimamos quedan a cargo de las recurrentes, en aplicación
del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españoly su
Constitución.
FALLAMOS
Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Citicorp, Citibank NA, Citibank
España, SA y Citihouse, SA contra la Sentencia dictada con fecha doce de mayo de dos mil seis , por la
Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid, con imposición de las costas a las recurrentes.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y
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rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al
efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Xavier O'Callaghan Muñoz.Jesus Corbal Fernandez.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.-Rubricado.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz
Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la
Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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