Num. 17 - 1er Trimestre de 2012 RESEÑA DE NOVEDADES I

RESEÑA DE NOVEDADES
I PROPIEDAD INDUSTRIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Num. 17 - 1 er Trimestre de 2012
LEGISLACIÓN
Modificación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI) por
el Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo
2
Informe del grupo español de la AIPPI (Asociación Internacional
para la Protección de la Propiedad e Intelectual) sobre la reforma
del artículo 112 de la Ley de Patentes española
3
Precio de los procedimientos de mediación y de arbitraje en el
seno de la sección primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual
4
JURISPRUDENCIA
Concepto de “comunicación al público” de fonogramas en el
marco de emisiones radiofónicas recibidas en la sala de espera de
un dentista: STJUE de 15 de marzo de 2012 (asunto C-135/10)
4
Concepto de “tercero” en la infracción de un dibujo o modelo
comunitario: STJUE de 16 de febrero de 2012 (asunto C-488/10)
6
Anulación del art. 10.2 b) del Reglamento de Desarrollo de la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: STS de 8
de febrero de 2012
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RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 1
LEGISLACIÓN
MODIFICACIÓN DE LA LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO (“LSSI”) POR EL REAL
DECRETO-LEY 13/2012, DE 30 DE MARZO.
El pasado 31 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de
marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de
electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan
medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos
de los sectores eléctrico y gasista. Su artículo 4 incluye varias modificaciones al
articulado de la LSSI.
En particular, las modificaciones que se realizan en la LSSI, y que entraron en vigor el 1
de abril de 2012, son las siguientes:
•
Prohibición de disimular u ocultar la identidad del remitente de una
comunicación comercial, así como de las comunicaciones que inciten a los
destinatarios a visitar páginas de Internet que incumplan lo establecido en el art. 20
de la LSSI respecto a comunicaciones comerciales, ofertas y concursos.
•
Obligación de incluir una dirección electrónica válida para el ejercicio del
derecho de los usuarios a oponerse a recibir comunicaciones comerciales
enviadas por e-mail. A tal efecto, dicha obligación se incluye en el apartado 2 del
artículo 21 LSSI y en el apartado 1 del artículo 22).
•
Obligación de obtener el consentimiento específico de los usuarios para la
instalación y uso de cookies. Para ello, se da nueva redacción al artículo 22.2º
LSSI, estableciéndose que podrán utilizarse dispositivos de almacenamiento y
recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios (es decir, la
denominadas “cookies”), siempre que los destinatarios hayan recibido información
clara y completa sobre su utilización y, una vez informados, hayan consentido su
utilización. Cuando sea técnicamente posible, el consentimiento del destinatario
podrá facilitarse a través de la configuración adecuada del navegador o de otras
aplicaciones. Se mantiene no obstante la excepción de permitir el uso de cookies
cuando sea necesario por razones técnicas o cuando sea estrictamente necesario
para la prestación de un servicio expresamente solicitado por el destinatario.
•
Inclusión de nuevos colectivos para el ejercicio de las acciones reconocidas
por la LSSI. A través de la modificación del artículo 31.a) LSSI, se legitima al
ejercicio de la acción de cesación prevista en la propia LSSI, no sólo a las personas
físicas o jurídicas titulares de un derecho o interés legítimo, sino también ahora a los
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RESEÑA DE NOVEDADES I PROPIEDAD INDUSTRIAL 2
proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que deseen proteger sus
intereses comerciales legítimos o los intereses de sus clientes.
INFORME DEL GRUPO ESPAÑOL DE LA AIPPI (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL) SOBRE LA REFORMA DEL
ARTÍCULO 112 DE LA LEY DE PATENTES ESPAÑOLA.
La AIPPI plantea la necesidad de reformar el artículo 112 de la Ley de Patentes española
para adecuarla a lo dispuesto en el artículo 138 del Convenio de la Patente Europea
(“CP”), con objeto de que se admita, en nuestra legislación de patentes, la posibilidad del
titular de la patente de limitar el alcance de la misma una vez impugnada por la
contraparte.
El estudio que recientemente ha elaborado el Grupo Español de la AIPPI (Asociación
Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual), y las
propuestas de reforma elaboradas, permiten pensar en una próxima reforma del
ordenamiento jurídico español (LP y/o LEC) en orden a habilitar vías procesales que,
permitan al titular de una patente demandado o reconvenido de nulidad modificar sus
reivindicaciones en pleno proceso judicial y habilite fórmulas que doten a esa mutación
del objeto del proceso de la necesaria seguridad jurídica.
El Acta de Revisión del Convenio de la Patente Europea, hecha en Múnich el 29 de
noviembre de 2000 y en vigor desde el 13 de diciembre de 2007, modificó en efecto el
artículo 138 CP, introduciendo un nuevo apartado 3 que, admite en todo caso la
posibilidad de declarar parcialmente nula la patente mediante una modificación de las
reivindicaciones afectadas -lo que nuestra LP hasta ahora no contempla-, y por tanto
autoriza al titular de la patente a limitarla en el marco de un procedimiento judicial de la
misma forma que ante la EPO, esto es, modificando las reivindicaciones, de manera que
estas reivindicaciones modificadas serán las que sirvan de base al procedimiento. La
sentencia o auto final que tenga por efectuada la limitación y la salve de la nulidad
pretendida llevará consigo una declaración implícita de nulidad parcial ex tunc de la
patente original y la emisión de un nuevo texto con eficacia frente a terceros.
El cambio revolucionario que esto supone en los procedimientos (acción/reconvención)
de nulidad de las patentes y las posibilidades de defensa de sus titulares, así como la
necesidad de proteger el derecho de quien instó esa nulidad, exige una posición del
legislador que cubra la laguna existente al respecto. Fue el auto del Juzgado de lo
Mercantil nº 1 de Granada de 6 de julio de 2011, en un caso de nulidad de patente
farmacéutica, el que abrió este debate, marcó los problemas a solucionar y puso de
manifiesto esa necesidad. El ponente de aquella resolución, Blas A. González Navarro,
magistrado excedente, es en la actualidad el Director del Grupo de Propiedad Industrial e
Intelectual de Cuatrecasas Gonçalves Pereira en Madrid.
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PRECIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN Y DE ARBITRAJE EN EL SENO DE
LA SECCIÓN PRIMERA DE LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La Orden ECD/576/2012, de 16 de marzo (B.O.E. núm. 71, viernes 23 de marzo de
2012), establece los precios públicos por prestación de servicios de la Sección Primera de
la Comisión de Propiedad Intelectual.
En esta Orden se establecen los precios públicos que cubren, como mínimo los costes
económicos de los servicios que prestará la Sección Primera de la Comisión de la
Propiedad Intelectual, es decir, los servicios de mediación y de arbitraje en conflictos
relacionados con derechos de propiedad intelectual.
Se prevé un máximo de cinco sesiones en cada uno de los procedimientos, fijándose
como tarifa por sesión en el procedimiento de mediación, la cantidad de 1.316 euros más
IVA y en el procedimiento de arbitraje, la cantidad de 1.616 euros más IVA. En ambos
casos la tarifa por admisión a trámite se fija en 100 euros más IVA.
JURISPRUDENCIA
CONCEPTO DE “COMUNICACIÓN AL PÚBLICO” DE FONOGRAMAS EN EL
MARCO DE EMISIONES RADIOFÓNICAS RECIBIDAS EN LA SALA DE ESPERA
DE UN DENTISTA: STJUE DE 15 DE MARZO DE 2012 (ASUNTO C-135/10)
El TJUE ha declarado que el concepto de “comunicación al público”, a efectos del art. 8.2
de la Directiva 1 , debe interpretarse en el sentido de que no incluye la difusión gratuita de
fonogramas en una consulta odontológica, en el marco del ejercicio de una profesión
liberal, a favor de los pacientes, que disfrutan de ella independientemente de su voluntad
y que, por tanto, tal difusión no confiere a los productores de fonogramas el derecho a
percibir una remuneración.
Las cuestiones prejudiciales resueltas por el TJUE fueron planteadas por la Corte d’apello
di Torino en el marco de un procedimiento en el que la Asociación de Productores
Fonográficos (SCF) demandó al Sr. Del Corso con el fin de que se declarara que éste
difundía en su consulta odontológica privada de Turín, como música de fondo,
fonogramas sujetos a protección y que dicha actividad, al constituir una “comunicación al
público”, estaría sujeta al pago de la remuneración equitativa prevista a favor de los
artistas intérpretes y ejecutantes y productores fonográficos por la Directiva 92/100/CEE.
1
Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros
derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.
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En este contexto, la Corte d’apello di Torino pregunta al TJUE, entre otras cuestiones, si
constituye “comunicación al público” o “puesta a disposición del público” la difusión
gratuita de fonogramas realizada en consultas odontológicas privadas en las que se
ejerza una actividad económica profesional independiente a favor de los clientes y de la
que éstos disfrutan sin que medie un acto de su propia voluntad, así como si dicha
actividad otorga a los productores el derechos a percibir una remuneración.
En relación con dichas cuestiones, el TJUE declara que el concepto de “comunicación
pública” que figura en la Directiva 2001/29/CE en relación con los autores y en la
Directiva 92/100/CEE del Consejo respecto a los derechos afines a los derechos de autor,
se utiliza en cada uno de estos dos casos en contextos distintos y persigue objetivos
parcialmente distintos. Mientras la Directiva 2001/29 confiere a los autores un derecho
de carácter preventivo -les permite interponerse entre eventuales usuarios de su obra y
la comunicación al público que éstos puedan realizar, para prohibirla-, el derecho que
confiere la Directiva 92/100 a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores
de fonogramas es de carácter compensatorio -no puede ejercerse antes de que el usuario
utilice un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción del mismo para
una comunicación al público-.
En el caso de la remuneración equitativa para los productores fonográficos prevista por
la comunicación pública de fonogramas, según el TJUE hay que hacer una apreciación
individualizada del concepto de comunicación al público y atender a la situación del
usuario concreto y la del conjunto de las personas a las que se comunica los fonogramas
protegidos. En primer lugar, el concepto de “público” según el TJUE exige que la
comunicación se haga al conjunto de las personas en general, no un grupo concreto y
determinado de ellas; por otro lado se exige que el número de personas que pueda
acceder a esa comunicación de manera simultánea o sucesiva sea bastante amplio.
Además hay que valorar el carácter lucrativo de la comunicación, es decir debe tratarse
de una comunicación dirigida por quien la realiza a un público que busca como objetivo
por el usuario (porque le aporta en relación con ese público determinada ventaja), y no
captado meramente por azar.
En el caso del dentista, según el TJUE, la aplicación de todos estos criterios resulta en
que el público destinatario de la comunicación es, no ya el conjunto de personas en
general, sino únicamente las personas que se encuentran en su consulta, que son un
conjunto estable y de número escaso. Y por otro lado la difusión de los fonogramas en la
consulta del dentista no reporta al dentista ninguna ventaja frente a sus clientes, ya que
no puede esperar que aumenten sus pacientes por esa difusión ni aumentar por ello el
precio de sus tratamientos. Los pacientes acceden a los fonogramas con independencia
de sus deseos. En conclusión, entiende el TJUE que en este caso no hay comunicación
pública de la que se derive el pago de la remuneración equitativa a los productores de
fonogramas.
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Esta sentencia del TJUE introduce criterios sobre la interpretación del concepto de
comunicación pública que se alejan, a nuestro entender, de lo que había sido la
interpretación de este concepto por la generalidad de la doctrina y jurisprudencia
españolas, y plantea incertidumbres sobre su aplicación en cada caso concreto. Habrá
que seguir la evolución de este concepto en posteriores decisiones para valorar la
trascendencia práctica de esta sentencia y de los criterios que aplica.
CONCEPTO DE “TERCERO” EN LA INFRACCIÓN DE UN DIBUJO O MODELO
COMUNITARIO: STJUE DE 16 DE FEBRERO DE 2012 (ASUNTO C-488/10)
El TJUE ha declarado que, en el marco de un litigio por infracción de derechos de
exclusiva otorgados por un dibujo o modelo comunitario registrado, el derecho de
prohibir la utilización por parte terceros de dicho dibujo o modelo se extiende a cualquier
tercero que lo utilice, incluso aunque éste sea titular de un registro posterior sobre un
diseño que produce en los usuarios informados la misma impresión.
Las cuestiones prejudiciales resueltas por el TJUE fueron planteadas por el Juzgado de lo
Mercantil nº1 de Alicante y nº1 de Marca Comunitaria en el marco de una acción por
infracción de un dibujo o modelo comunitario. Más concretamente, el demandante, titular
de un dibujo o modelo comunitario consistente en un señalizador de viales para el tráfico
rodado, demandó por la infracción de ese diseño a un tercero que había registrado
también y con posterioridad un dibujo o modelo comunitario de la misma naturaleza.
En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Alicante y nº1 de Marca Comunitaria
pregunta al TJUE si el titular de un dibujo o modelo comunitario puede ejercer su
derecho frente a un tercero que, a su vez, es titular de un dibujo o modelo registrado
posteriormente que no produce en los usuarios informados una impresión distinta del
primero. Asimismo, y en segundo lugar, el Juzgado plantea al TJUE si es determinante
que dicho tercero haya solicitado y registrado el diseño posterior después de haber
recibido un requerimiento extrajudicial del titular del primer dibujo o modelo.
EL TJUE asegura que el concepto de tercero infractor del artículo 19 del Reglamento
sobre dibujos y modelo comunitarios 2 incluye al titular de un modelo o dibujo registrado
con posterioridad al diseño comunitario infringido. En este sentido, el TJUE recuerda que
el Reglamento está inspirado por el principio de prioridad, en virtud del cual un dibujo o
modelo comunitario registrado anterior prima sobre aquellos que han sido registrados
con posterioridad. Además, según el TJUE, ello guarda toda la lógica posible con el
sistema de control rápido y esencialmente formal que rige el procedimiento de solicitud
de registro de dibujos y modelos comunitarios, y en el cual no está prevista una fase de
2
Reglamento (CE) nº 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los modelos y dibujos comunitarios.
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oposición a favor del titular de un dibujo o modelo registrado anterior, como sí ocurre en
el ámbito de la marca comunitaria.
En relación con la segunda cuestión, el TJUE declara que el alcance de los derechos
conferidos
por
el
Reglamento
debe
determinarse
objetivamente
al
margen
de
circunstancias relacionadas con el comportamiento de la persona que solicita el registro y
que, por tanto, no es determinante en este punto la intención o el comportamiento del
tercero que comete la infracción.
La sentencia consagra la posición que sostiene que no existe un derecho de uso derivado
del registro del diseño, que permita enervar una acción de infracción planteada por el
titular de un derecho anterior en tanto el diseño no haya sido anulado. Será interesante
ver, en su momento, cómo se pronuncia el TJUE en el ámbito marcario donde esta
cuestión ha sido objeto de debate en el ámbito nacional.
ANULACIÓN DEL ART. 10.2 B) DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: STS
DE 8 DE FEBRERO DE 2012
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS anula el art. 10.2 b) del Reglamento de
Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”) 3 que
exigía para que los datos de carácter personal pudieran ser tratados y cedidos sin
necesidad del consentimiento de los afectados, además de la existencia de un interés
legítimo, el requisito adicional de que provinieran de fuentes accesibles al público.
Como ya dimos cuenta en nuestra Reseña de Novedades correspondiente al cuarto
trimestre de 2011, la STJUE de 24 de noviembre de 2011, resolvió las cuestiones
prejudiciales planteadas por el propio TS sobre la interpretación del art. 7, letra f) de la
Directiva 95/46 y estableció que los requisitos acumulativos que han de concurrir para
que un tratamiento o cesión de datos personales sin el consentimiento del afectado sea
lícito, establecidos en la mencionada Directiva, son exhaustivos y taxativos, y en
consecuencia, una normativa nacional que imponga exigencias adicionales sería contraria
al derecho comunitario y por tanto nula e inaplicable.
Una vez resueltas por el Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales planteadas, el
TS aborda en esta sentencia los dos preceptos del Reglamento de desarrollo de la LOPD
3
Aprobado por el RD 1720/2007.
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(art. 10.2. a) y 10.2 b) con el objeto de determinar si restringen o no el ámbito de la
mencionada Directiva Comunitaria 4 .
El TS declara la plena vigencia del apartado a) del art. 10.2 del Reglamento, supuesto
primero, que prevé como excepción al consentimiento del interesado para el tratamiento
y cesión de datos el que lo autorice una norma con rango de ley o una norma de derecho
comunitario porque no observa confrontación con la Directiva.
Por el contrario, el TS anula el apartado b) del art. 10.2 del Reglamento por considerar
que efectivamente incorpora un requisito adicional a los establecidos en la Directiva para
el libre tratamiento de los datos de carácter personal sin el consentimiento de los
afectados (que los datos procedan de fuentes accesibles al público). Así, el TS considera
que es posible el tratamiento de datos de carácter personal sin el consentimiento del
afectado siempre que el responsable del fichero –o el tercero a quien se comuniquen los
datos-, tenga un interés legítimo para su tratamiento o conocimiento, y que no
prevalezcan los derechos y libertades fundamentales del interesado.
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ello a efectos de evitar la incorrecta o desleal utilización de la información que el mismo contiene.
4
El TS dejó en suspenso la decisión sobre estas dos cuestiones en su STS de 15 de junio de 2010 y las elevó al
Tribunal de Justicia. Véase Reseña de Novedades núm. 11 (3er Trimestre 2010).
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