Las 20 consideraciones principales sobre propiedad intelectual al

Guía del ASEAN IPR SME Helpdesk
Las 20 consideraciones principales sobre propiedad
intelectual al acceder a un nuevo mercado
Las PYMEs europeas acceden a nuevos mercados
"Los principales mercados no europeos con elevadas tasas de crecimiento constituyen
importantes oportunidades para las pequeñas empresas de la UE. Las PYMEs son el principal
motor económico de Europa. Ayudarles a explotar mejor su potencial en el ámbito mundial es
una prioridad clara para impulsar la competitividad y crear empleo". - Antonio Tajani, Comisario
de Industria y Emprendimiento
Aunque la Unión Europea (UE) ha hecho frente a una situación económica complicada en los
últimos años, las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) han mantenido su posición como
columna vertebral de la economía europea, con más de 20 millones de empresas que
representan más del 99% de todas las empresas. Solo en 2012, se estima que las PYMEs
representaron el 67% del empleo total y el 58% del valor añadido bruto (VAB) en la UE. La
flexibilidad de las PYMEs, que contabilizan cerca de 87 millones 1 de empleados, es vista como
un importante motor de la innovación en la UE; la innovación y el crecimiento potencial de las
PYMEs se consideran fundamentales para la prosperidad de la Unión en su conjunto.
La propiedad intelectual y las PYMEs
Los derechos de propiedad intelectual (DPI), como activos intangibles, son un factor clave para
la competitividad de las PYMEs europeas en la economía global. La PI es un tipo de activo que
incentiva la innovación y es especialmente importante para las PYMEs a la hora de
internacionalizar sus negocios con terceros países, como los del sudeste asiático. La pérdida de
negocio, ingresos, reputación y ventaja competitiva que produce la infracción de los derechos
de propiedad intelectual afecta a las PYMEs de la UE, tanto en Europa como en sus principales
mercados de exportación, mientras que la protección insuficiente de las invenciones y
creaciones puede poner en peligro negocios legítimos. Aunque el desarrollo de las leyes de PI y
los mecanismos de aplicación difieren de un país miembro a otro, la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN) reconoce la importancia de una política eficaz de propiedad
intelectual, que debe aplicarse de forma coherente en todos sus países miembros.
Dado que la ASEAN en su conjunto es actualmente el tercer mayor socio comercial de la UE
fuera de Europa (después de EE.UU. y China), con más de 235 mil millones de euros en comercio
de bienes y servicios en 20122, cada vez más PYMEs de la UE buscan trabajar con países de la
ASEAN a través de exportación e importación, acuerdos de licencia o mediante su implicación en
las cadenas de suministro globales. Concretamente, seis países de la región de la ASEAN
1
Fuente: 'Informe Anual sobre las PYMEs de la UE 2012/2013' de DG Enterprise http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/factsfigures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf Consultado el 03/06/2014
2
Fuente: Sitio web de DG Trade http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/asean/ Consultado el 03/06/2014
emergen como grandes socios comerciales para las empresas de la UE: Indonesia, Malasia,
Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.
Los retos a los que se enfrentan las PYMEs son más evidentes cuando se pretende aprovechar al
máximo las nuevas oportunidades comerciales y gestionar los derechos de propiedad intelectual
en nuevos mercados como la ASEAN, a menudo con un conocimiento limitado de la lengua, la
cultura y el entorno regulatorio. Esta breve guía del ASEAN IPR SME Helpdesk, práctica y
centrada en los negocios, está dirigida a las PYMEs europeas que hacen negocios o están
interesados en emprenderlos en los diez países (Brunei, Camboya, Indonesia, Malasia,
Myanmar, Laos, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam) de la ASEAN. La guía contiene nuestras
20 principales consideraciones sobre PI que pueden ayudar a las empresas a maximizar y
proteger los activos de propiedad intelectual al entrar en un nuevo mercado. Las sugerencias
incluidas en el presente documento pueden ayudar a las empresas a evitar los errores más
comunes y a protegerse. Varias de las consideraciones son igualmente aplicables a las nuevas
empresas en el mercado interno.
Tiene a su disposición otras guías sobre propiedad intelectual gratuitas para descargar desde el
portal Web en línea del ASEAN IPR SME Helpdesk (http://www.asean-iprhelpdesk.eu). Si usted
es una PYME o asociación comercial europea y tiene alguna pregunta en relación con esta guía o
cualquier otro aspecto de la propiedad intelectual en el sudeste asiático, no dude en formular su
pregunta a nuestros expertos en propiedad intelectual en persona en uno de nuestros eventos
en Europa o el sudeste asiático, o bien por correo electrónico: question@asean-iprhelpdesk.eu
Nuestro servicio es gratuito y confidencial, y recibirá una respuesta en el plazo de cinco días
hábiles.
20 consideraciones principales
1. Dedicar un tiempo a obtener información acerca de la PI.
2. Identificar los activos de PI.
3. Vincular la estrategia de PI a la empresa.
4. Dar prioridad a las necesidades de protección.
5. Evaluar la vulnerabilidad.
6. Mantener claros los derechos de propiedad
7. Preservar oportunidades para proteger la PI.
8. Considerar la protección en línea.
9. Conocer las normas locales.
10. Adaptarse a las normas locales.
11. Proteger los derechos de PI.
12. No olvidarse de los derechos de autor.
13. Proteger los secretos comerciales.
14. Establecer contratos clave.
15. Investigar el potencial de las licencias
16. Gastar de manera estratégica.
17. Solicitar orientación profesional.
18. Estar preparado para hacer valer sus derechos.
19. Crear conciencia.
20. Unir fuerzas.
1. Obtener información acerca de su PI
Es sorprendente que, a menudo, las empresas no se den cuenta de la importancia y el valor
inmediato de estar bien informado sobre la protección y la valoración de los activos de PI.
A la hora de acceder a un nuevo mercado, una empresa dedica considerables recursos a
explorar el mercado local, crear planes de negocio, identificar socios comerciales, analizar las
opciones de inversión, y conocer los nuevos consumidores potenciales. A menudo, estas
empresas se olvidan de tener en cuenta la protección, las opciones y el potencial de su PI en el
nuevo mercado. Poseer una visión clara de la estrategia de PI y de cómo utilizar esa estrategia
para fomentar los planes de desarrollo puede tener un efecto en el crecimiento de la compañía
y evitar la pérdida de ingresos a lo largo del proceso. Dedicar un tiempo a informarse sobre la PI
y las normas locales pertinentes puede ayudar a las empresas a aprovechar las oportunidades o
evitar escollos relacionados con las leyes y las regulaciones locales en un nuevo mercado.
Gracias a una gestión correcta con la estrategia y el conocimiento adecuados, los activos de PI
pueden no sólo estar protegidos, sino también ofrecer una mayor capacidad de
comercialización, generación de ingresos y oportunidades de valor añadido.
2. Identificar los activos de PI.
Es crucial que las empresas, especialmente las PYMEs, entiendan claramente los aspectos de su
negocio que constituyen PI e identifiquen, en consecuencia, sus activos de PI antes de acceder a
cualquier mercado nuevo. Las empresas, y muy a menudo las pequeñas y medianas empresas,
se sorprenden al conocer el volumen de PI que poseen o utilizan sin ser conscientes de ello.
La propiedad intelectual no se refiere únicamente a invenciones relacionadas con la tecnología,
como nuevos productos o procesos, conocimientos técnicos y habilidades; también hace
referencia a marcas comerciales, diseños y obras de autor como manuales, catálogos o
programas informáticos y, en algunos casos, sonidos, olores y otros atributos que puedan
diferenciar a su empresa de sus competidores, mejorar su reputación, y captar la atención del
cliente.
La identificación de sus activos de PI puede ayudarle a explorar la mejor manera de proteger y
valorar dichos activos. Estas son algunas preguntas útiles que puede formularse de antemano.
-
¿Necesita una marca para comercializar sus productos / servicios?
¿Produce usted el contenido que requiere la protección?
¿Tiene información confidencial que usted o sus empleados necesiten proteger?
¿Posee un diseño o tecnología nuevos o únicos cuya propiedad querría asegurarse?
¿Tiene intención de conceder licencias / franquicias de sus productos / servicios?
Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es "sí", es necesario que identifique los activos
de PI que puede proteger. Hay cinco tipos principales de activos de propiedad intelectual que
pueden protegerse:
- Las patentes protegen las invenciones nuevas y no evidentes; normalmente se solicitan y
conceden para nuevos productos o nuevos procesos que cumplen requisitos concretos.
- Los diseños protegen la nueva forma o patrón de un producto.
- Las marcas comerciales se utilizan para identificar y distinguir productos o servicios de una
empresa de los de sus competidores.
- Los derechos de autor protegen las obras creativas de expresión, como el software u obras
literarias, fotográficas, musicales, artísticas y arquitectónicas.
- Los secretos comerciales nunca se divulgan a terceros no autorizados, ya que su publicación
revelaría el secreto y destruiría su valor.
3. Vincular la estrategia de PI a los objetivos de la empresa
El siguiente paso consiste en identificar de manera precisa cuál de estos activos de propiedad
intelectual será esencial para alcanzar los objetivos comerciales.
La protección de los derechos de autor, por ejemplo, será de suma importancia para un
desarrollador de software, mientras que la protección de marca comercial sería uno de los
principales activos de PI para cualquier empresa que produzca o venda productos de consumo.
Los activos de PI pueden proteger y ayudar a desarrollar los negocios de muchas maneras. En la
mayoría de los países, los derechos de propiedad intelectual pueden contribuir a alcanzar los
objetivos comerciales, pues se otorgan derechos exclusivos al titular, permitiendo así un
crecimiento adicional, como la posibilidad de autorizar licencias o franquicias de derechos de PI
a otras partes.
Por el contrario, la no aplicación de una estrategia de PI adecuada puede suponer un gasto
enorme o socavar en gran medida los objetivos comerciales. En ocasiones, las empresas que
introducen nuevos productos que exigen una gran inversión e incorporan valor de PI (como la
investigación y el desarrollo o las nuevas innovaciones técnicas) en nuevos territorios,
descubren que sus productos son copiados casi de inmediato, y sin posibilidad de protección, si
no han registrado sus derechos.
La adopción de objetivos de negocio claros puede ayudar en gran medida a desarrollar una
estrategia de PI de apoyo. Una estrategia de PI sólida y completa debe contar al menos con las
tres características siguientes.
1. Una estrategia defensiva ("escudo"), cuyo objetivo es que el propietario de la PI
obtenga derechos exclusivos y haga valer estos derechos en caso de infracción. Los
riesgos relacionados con el desarrollo de nuevas tecnologías, marcas o líneas de
productos pueden reducirse mediante registros de PI eficaces, seguidos de un análisis
exhaustivo del mercado, para detectar posibles infracciones (productos falsificados;
usurpación de marca comercial, robo de tecnología) en una fase temprana y hacer valer
sus derechos de PI en el momento adecuado.
2. Una estrategia ofensiva ("espada"), cuyo objetivo es que el titular de los derechos
obtenga una ventaja competitiva importante sobre los competidores identificados. El
propósito de esta estrategia de propiedad intelectual ofensiva es desarrollar y registrar
los activos de PI (tecnologías, patentes, diseños, etc.) con el fin de anticipar y bloquear
las actividades comerciales de los competidores en determinados campos.
3. Una estrategia de comercialización de activos de PI, cuya finalidad es que el propietario
de la PI se beneficie económicamente de la venta o la concesión de licencias o
franquicias de sus activos de PI. En otras palabras, la comercialización es el proceso de
llevar la PI al mercado con el fin de que pueda ser explotada a cambio de beneficios
comerciales y crecimiento. El éxito financiero de cualquier comercialización de PI
dependerá, sin duda, de que se elija la herramienta comercial más adecuada (licencias,
franquicias o venta).
Evidentemente, la opción más aconsejable sería una combinación de estas estrategias adaptada
a las necesidades y objetivos de protección de cada empresa. Una estrategia de PI sólida debe
apoyar los objetivos comerciales y los objetivos de la empresa, así como proporcionar un
retorno de la inversión y/o una ventaja estratégica.
4. Dar prioridad a las necesidades de protección
Además de la estrategia, es necesario establecer prioridades. Deberá darse la máxima prioridad
a aquellos activos que generen o puedan generar más ingresos, o bien promuevan una mayor
exposición. En consecuencia, los activos menos conocidos o menos rentables tendrán la menor
prioridad.
Hay otros factores a tener en cuenta, como los que se enumeran a continuación:
-
-
El nivel de recursos disponibles/presupuesto (tanto a corto como a largo plazo).
Los territorios donde se necesita protección.
El volumen esperado de ventas/facturación.
El riesgo de costes adversos derivados de la falta de protección de los activos de PI (ya
sea por la falsificación o la capacidad de los competidores para copiar
legalmente/imitar).
La rentabilidad esperada de la inversión (en términos de valoración de los activos de
PI/oportunidades de asignación/licencias/franquicias, etc.).
A la hora de establecer sus prioridades de acuerdo con las recomendaciones anteriores, también
es necesario que estudie el coste que supone la protección de la PI. Aunque la protección de los
activos de PI seguramente no será una inversión excesivamente costosa para la mayoría de las
empresas, es necesario tener muy en cuenta las restricciones presupuestarias. La protección de
patentes, por ejemplo, suele requerir el pago de cuotas de mantenimiento o anualidades por
parte del titular de la patente. Los costes internacionales de protección de algunos activos de PI
(por ejemplo, diseños, patentes o incluso marcas) pueden convertirse rápidamente en un gasto
importante para las pequeñas empresas.
También es importante evaluar la vida útil esperada de los activos de PI a la hora de determinar
la prioridad que se les asigna. Los activos que se espera que tengan una larga vida útil (como
máquinas o equipos industriales) deben tener más prioridad. Por contra, no merece la pena
proteger los materiales impresos para promociones puntuales, ya que el proceso legal para
obtener la protección puede prolongarse más que la oferta en sí.
5. Evaluar la vulnerabilidad.
Antes de entrar en cualquier mercado nuevo, es muy recomendable evaluar la vulnerabilidad.
Dicha evaluación deberá incluir, como mínimo, la verificación de la disponibilidad y la libertad
para operar, así como la anticipación de los riesgos y los posibles problemas de aplicación:
(i)
Verificación de la disponibilidad y la libertad para operar.
Es absolutamente necesario verificar la disponibilidad de los derechos de propiedad intelectual
antes de iniciar el uso comercial de los derechos de PI. Realizar un análisis de disponibilidad de
la marca comercial puede ayudar a evitar la infracción involuntaria de la marca de otra persona,
así como la comercialización de una marca que no puede ser protegida. Lo mismo se aplica a la
tecnología, donde la libertad para efectuar estudios puede ayudar a determinar si se han
presentado o concedido patentes en un territorio determinado. Realizar una búsqueda de
patentes o patentes de diseño en bases de datos de patentes locales puede ayudar a determinar
la estrategia, controlar a sus competidores y revelar oportunidades de negocio.
(ii)
Anticipación de los riesgos y los posibles problemas de aplicación.
Aunque la mayoría de los países han adoptado leyes de PI para proteger los derechos de PI,
algunos países son conocidos por su falta de legislación clave y/o capacidad de aplicación. Poder
evaluar y, siempre que sea posible, mitigar estos riesgos en una etapa temprana puede
proporcionar una ventaja decisiva.
La evaluación preliminar de la vulnerabilidad no requiere una inversión importante, pero puede
proporcionar información muy valiosa que puede emplearse en las estrategias comerciales y de
PI. Muchas empresas se dan cuenta de la importancia de estas medidas preventivas demasiado
tarde, después de haber incurrido en pérdidas o tras haber perdido oportunidades.
Normalmente, la falta de previsión de las necesidades de protección por parte de una empresa
suele ser más habitual que la existencia de lagunas en un sistema de protección de PI local. Esto
es particularmente aplicable a las empresas locales de los países en desarrollo, donde la
conciencia de protección de PI sigue siendo baja.
6. Mantener claros los derechos de propiedad
Los derechos de PI deben estar claros y garantizados. Es muy probable que muchas personas, ya
sean fundadores, socios comerciales reales o potenciales, así como empleados pasados,
presentes y futuros, conozcan o lleven a cabo un trabajo que afecte a la PI. Las siguientes tres
recomendaciones se aplican prácticamente a todas las empresas.
(i)
Formalizar acuerdos entre los fundadores.
Incluso si una empresa tiene una larga historia en otro lugar, la entrada en un nuevo mercado
suele ser comparable a iniciar una nueva empresa. Esto ocurrirá si tiene la intención de
formalizar un acuerdo de distribución con un nuevo socio o si pretende establecer una empresa
local en un nuevo territorio con accionistas locales. Es fundamental que los acuerdos entre
accionistas especifiquen claramente qué fundadores o accionistas poseen la propiedad o
copropiedad de la PI de la empresa.
(ii)
Formalizar acuerdos con socios comerciales.
Es absolutamente esencial añadir disposiciones claras sobre la PI en los acuerdos de
distribución, fabricación, compra, empresa conjunta y de asociación aplicables. Las empresas
que entran en nuevos mercados también suelen necesitar socios locales para la distribución u
otro tipo de actividades comerciales. Un acuerdo claro entre todos los involucrados pondrá de
manifiesto quién es dueño de qué, sobre todo cuando más de una parte puede aportar PI.
También es importante aclarar qué partes harán valer los derechos de PI en el territorio local y
qué partes tendrán la titularidad de la PI en caso de disolución de la empresa.
(iii)
Formalizar acuerdos con los empleados y proveedores.
Igualmente importante es la necesidad de establecer reglas claras de propiedad de PI con los
empleados y proveedores, para evitar que esas otras partes reclamen la titularidad de la PI de una
empresa. Los acuerdos de empleo deberán incluir cláusulas que establezcan que el empleado no
reclamará la titularidad de la PI utilizada o creada durante el transcurso del empleo, según sea
aplicable para el trabajo. Asimismo, los contratos de suministro, producción y distribución deben
restringir explícitamente que la otra parte tergiverse o reclame la titularidad de la PI.
7. Preservar oportunidades para proteger la PI.
Además de las recomendaciones anteriores, los titulares de PI deberán asegurarse de:
(i)
Fechar, documentar y archivar sus creaciones.
Estos registros pueden servir como prueba de la creación y propiedad en litigios.
(ii)
Asegurarse de controlar la divulgación de la PI mediante acuerdos de
confidencialidad o de no divulgación (NDA).
Además de documentar de manera proactiva el reconocimiento de la otra parte de la titularidad
de la PI, los acuerdos de confidencialidad y de no divulgación pueden sentar las bases para una
acción legal en casos de incumplimiento de la confidencialidad. Asimismo, un acuerdo apropiado
puede garantizar que pueda presentarse una solicitud de patente aunque la invención se haya
dado a conocer anteriormente.
8. Protección en línea
La protección en línea, especialmente de los nombres de dominio y las identidades en las redes
sociales, merece especial atención. Internet se está convirtiendo en una plataforma de negocios
y de marketing cada vez más importante para casi todo tipo de empresas. También es una
plataforma ideal para que los infractores vendan productos falsificados y cometan fraude de una
manera prácticamente anónima. Antes de entrar en un nuevo mercado, es recomendable que
los dueños de empresas protejan los nombres de dominio locales, así como las identidades en
las redes sociales (como Twitter®, Facebook®, LinkedIn®, pero también en los sitios de redes
sociales locales). Dado que estas identidades se registran por orden de solicitud, la protección
de estas puede ayudar a prevenir la ciberocupación y posteriores controversias sobre nombres
de dominio. También debe tenerse en cuenta el B2B (transacciones de negocio a negocio), B2C
(transacciones de empresa a consumidor) y los sitios Web de tiendas en línea, donde se ofrecen
cada vez más productos falsificados para su venta.
Para obtener más información, visite nuestro sitio Web y descargue la Guía del ASEAN IPR SME
Helpdesk para la Protección de los derechos de propiedad intelectual en línea en el Sudeste
Asiático.
9. Conocer las normas locales.
El error más común que cometen las empresas que entran en un nuevo mercado es asumir, sin
comprobación previa, que las normas locales son, hasta cierto punto, idénticas a las del país de
origen de la empresa o las de los países vecinos del mercado de destino. Esto ocurre a menudo
en situaciones en que la estrategia de PI se decide en el extranjero o en base a derechos de PI
creados fuera de un nuevo mercado. El conocimiento de las normas locales y del grado en que
las normas locales pueden aplicarse puede maximizar la eficacia de la protección de la PI y evitar
problemas futuros.
Es esencial que cualquier negocio que acceda a un nuevo mercado conozca el alcance de la
protección de la PI que se puede esperar, así como las deficiencias de la legislación local. Por
ejemplo, algunos países todavía no han adoptado leyes de PI integrales o no cuentan con
autoridades de aplicación debidamente capacitadas para llevar a cabo sus funciones. En otros
países, la ley puede proporcionar una protección completa, pero los funcionarios y las
autoridades carecen de formación o financiación suficiente para hacer cumplir la ley. En
ocasiones, pueden existir discrepancias significativas entre el texto de las leyes y su
cumplimiento en la práctica. Esto sucede especialmente en los países donde las leyes de PI son
aún relativamente nuevas y están muy generalizadas las falsificaciones y otras infracciones de la
PI. Por lo tanto, se recomienda estar pendiente de las nuevas leyes sobre PI y los tratados
internacionales, así como del modo en que las protecciones o las decisiones judiciales nuevas
pueden afectar a las estrategias de PI. Si no sabe muy bien cómo hacerlo, es recomendable que
contacte con las cámaras de comercio de los países europeos en la región, o que solicite el
asesoramiento de un abogado local. En caso de duda acerca de la capacidad de un país para
hacer valer los derechos, es importante recurrir a medidas internas, como la restricción del
acceso a la información confidencial o guardar secreto sobre las tecnologías clave, para proteger
su propiedad intelectual.
10. Adaptarse a las normas locales
Adaptarse a las normas locales y ser capaz de adoptar un enfoque flexible. Tenga en cuenta que
el nivel de protección de PI disponible y los procedimientos de aplicación varían ampliamente en
cada país en todo el sudeste asiático. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones, una patente común
puede concederse de forma rápida, permitiendo así su rápida aplicación; en otras, una solicitud
de patente podría tardar años en concederse.
Asimismo, la mediación o el arbitraje local pueden ser preferibles a un litigio formal, un enfoque
a veces difícil de aceptar para el demandante, pero que suele proporcionar resultados mejores y
más rápidos. En este sentido, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual), con base en Singapur y fundado en 2010, es un proveedor
neutral internacional de resolución de conflictos sin ánimo de lucro que ofrece opciones
alternativas de resolución de conflictos que ayudan a ahorrar tiempo y costes. El Centro ofrece
mediación, arbitraje, arbitraje acelerado y una determinación experta para que las empresas
puedan resolver de manera eficiente sus disputas sobre propiedad intelectual y tecnología
nacionales o transfronterizas fuera de los tribunales. El Centro de la OMPI ofrece también
servicios de resolución de disputas sobre nombres de dominio. Existen, también, otras
organizaciones a nivel local, como BANI en Indonesia, la Cámara de Comercio Tailandesa o la
Agencia de Resolución Alternativa de Conflictos en Tailandia, MMC en Malasia, SMC o SIAC en
Singapur). Sus datos de contactos son generalmente conocidos por los abogados locales.
11. Proteger los derechos de PI.
La ley reconoce ciertos tipos de activos de PI y ofrece a sus propietarios derechos de propiedad
intelectual como marcas comerciales, patentes, diseños, derechos de autor, secretos
comerciales, nombres de dominio e indicaciones geográficas.
La protección de los derechos de propiedad intelectual a través de la presentación de las
solicitudes de PI correspondientes en las oficinas locales de propiedad intelectual ofrece
ventajas significativas. Los derechos registrados son siempre más fáciles de aplicar que los
derechos no registrados.
(i)
Registro de marcas comerciales
Las ventajas de registrar las marcas comerciales son las siguientes:
• Derechos exclusivos para el propietario para usar y explotar (incluso a través de la asignación
y concesión de licencias) la marca registrada.
• Exigibilidad de los derechos de marca comercial.
• Protección contra el registro de marcas comerciales similares o idénticas.
• Uso del signo ® junto a la marca comercial registrada para disuadir el incumplimiento.
• Aumento de valor del negocio y protección de la reputación empresarial.
Es recomendable que los solicitantes tengan en cuenta o lleven a cabo lo siguiente antes de
presentar una solicitud de marca comercial. Optar por una marca distintiva, en lugar de una
marca descriptiva o sugestiva, para aumentar las probabilidades de que se acepte la solicitud de
registro de marca comercial.
• Consultar las bases de datos de disponibilidad de marca comercial antes de presentar una
solicitud.
• Identificar claramente todos los productos y servicios que se asociarán a la marca; tratar de
ser más incluyente que excluyente.
• Revisar las solicitudes de marca comercial publicadas para poder abordar cualquier
desacuerdo con marcas comerciales similares de manera oportuna.
• Utilizar la marca para evitar el riesgo de cancelación.
Para obtener más información, visite nuestro sitio Web y descargue la Guía del ASEAN IPR SME
Helpdesk Protección de marcas comerciales en el sudeste asiático.
(ii)
Registro de derechos de patentes y/o diseño
A continuación, se indican las ventajas de registrar los derechos de patentes/diseño:
• Derechos exclusivos del propietario para evitar que otros puedan crear, utilizar, vender o
distribuir la invención patentada o el diseño sin el permiso del titular de la patente.
• La exigibilidad de los derechos de patentes y de diseño.
• Aumento del valor del negocio.
Es recomendable que los solicitantes tengan en cuenta o lleven a cabo lo siguiente antes de
presentar una solicitud de patente o de diseño. Identificar la materia registrable y evaluar la
necesidad de protección de la PI.
• Mantener el secreto, incluso mediante acuerdos de confidencialidad, en caso de que sea
necesaria la divulgación (por ejemplo, para obtener financiación), antes de presentar la
solicitud de patente/diseño.
• Recordar que la mayoría de los países emplean un sistema de PI del tipo "novedad absoluta"
y por orden de solicitud. La confidencialidad de un nuevo invento debe mantenerse el mayor
tiempo posible mientras se obtiene una fecha de presentación de solicitud de
patente/diseño.
• Revisar las bases de datos de patentes/diseño de obras anteriores y supervisar las
actividades de sus competidores.
• Considerar la posibilidad de registrar su patente / diseño mediante un agente de PI o
abogado local.
Para más información, visite nuestro sitio Web y descargue la Guía ASEAN IPR SME Helpdesk
para la protección mediante patentes en el Sudeste Asiático.
12. No olvidarse de los derechos de autor.
Los derechos de autor son un derecho automático que surge en el momento en que se crea una
obra, lo que significa que pueden surgir determinados derechos de manera automática, sin
necesidad de registrarlos formalmente. Aunque el registro de los derechos de autor en las
oficinas de PI locales y los avisos de derechos de autor suele ser opcionales, es recomendable
hacerlo. Un registro de derechos de autor establecido oficialmente y la reclamación de la
titularidad pueden disuadir a otras partes de copiar la obra con derechos de autor. Es
recomendable incluir los avisos de derechos de autor, o simplemente el símbolo de derechos de
autor (©) con el año de la creación o de primera publicación, en manuales, guías, contenidos de
sitio Web, documentos corporativos importantes o material publicitario.
La protección de los derechos de autor se extiende a una amplia gama de expresiones físicas de
ideas. Entre ellas suelen incluirse obras literarias (anuncios, libros, revistas, periódicos,
contenido de sitios Web, etc.), programas informáticos, obras musicales, obras dramáticas
(coreografías, danza, interpretación, etc.), obras artísticas (pinturas, dibujos, ilustraciones,
esculturas, litografía, fotografía, obras arquitectónicas, y otras formas de artes aplicadas) y
obras audiovisuales.
Las ventajas de registrar los derechos de autor son las siguientes:
• Ayuda al autor a establecer una fecha de registro y una prueba de la propiedad de la obra,
que podrá utilizar para apoyar u oponerse a desafíos de derechos de autor, según
corresponda.
• El registro de los derechos de autor también permite que se hagan cumplir los derechos a
través de sanciones civiles y penales contra el infractor.
Para obtener más información, visite nuestro sitio Web y descargue la Guía del ASEAN IPR SME
Helpdesk para la protección de los derechos de autor en el sudeste asiático.
13. Proteger los secretos comerciales.
Pese a que, por lo general, la protección de secretos comerciales no requiere registro, es
importante tener en cuenta que para que el secreto comercial de una empresa pueda optar a
protección legal deben cumplirse varias condiciones. Las condiciones más comunes son los
siguientes:
• La información no debe ser conocida públicamente.
• La información debe poseer un valor comercial derivado de su carácter secreto.
• El controlador de la información debe haber tomado las medidas adecuadas para mantener
su confidencialidad.
Es recomendable que los propietarios de los secretos comerciales tengan en cuenta lo siguiente:
• Sopesar cuidadosamente si la protección de la patente es preferible a la protección del
secreto comercial; esto normalmente conlleva evaluar la probabilidad de que un tercero
pueda recrear o realizar ingeniería inversa del material que es objeto del secreto comercial;
si es probable, entonces es recomendable registrar la innovación/tecnología como una
patente.
• Mantener siempre la confidencialidad de un secreto comercial por medio de acuerdos de
confidencialidad y disposiciones de confidencialidad en acuerdos con las distintas partes
(empleados, proveedores y contratistas) que puedan tener conocimiento del secreto
comercial.
• Establecer una política clara dentro de la empresa, para evitar la divulgación no
intencionada.
• Marcar como confidenciales todos los documentos que no se deban divulgar fuera de la
empresa.
Para obtener más información, visite nuestro sitio Web y descargue la Guía del ASEAN IPR SME
Helpdesk para la protección de sus secretos comerciales en el sudeste asiático.
14. Establecer contratos clave.
Para la mayoría de las empresas, la protección de los derechos de PI comienza en el ámbito
privado, dentro de la propia empresa. Los dueños de negocios pueden proteger los activos de PI,
mitigar pérdidas potenciales y evitar problemas legales mediante la protección adecuada de los
derechos de PI a través de una amplia gama de acuerdos y disposiciones contractuales.
Antes o de manera simultánea a cualquier estrategia de registro de PI, es recomendable que una
empresa se asegure de que los activos de PI están bien protegidos dentro de la propia empresa.
Los acuerdos de empleo, la confidencialidad, los acuerdos de no divulgación y los acuerdos de
transferencia de tecnología son especialmente relevantes en este sentido.
- Las cláusulas de confidencialidad y asignación de los contratos de empleo pueden garantizar
que los empleados estén obligados de corma contractual a la confidencialidad y que las
creaciones realizadas por estos en el transcurso de su actividad se asignen debidamente al
empleador, respectivamente. Estas cláusulas protegen la PI existente y futura de la empresa a la
que un empleado pueda tener acceso, y garantiza que dicha empresa mantenga los derechos de
PI sobre el producto del trabajo que un empleado haya creado para la compañía.
- Los acuerdos de confidencialidad/no divulgación son acuerdos legalmente vinculantes entre
el divulgador y el receptor (o varios) de la información confidencial. Los acuerdos de
confidencialidad pueden ayudar a proteger aquella información que tiene un valor especial y
único, así como aquella información crítica para la preservación de la patentabilidad de una
nueva propiedad intelectual.
Las empresas suelen formalizar acuerdos de confidencialidad con sus empleados, contratistas,
socios comerciales y clientes, especialmente cuando los clientes están obligados por una licencia
específica o las condiciones de uso de un proceso, producto o servicio.
- Acuerdos de transferencia de tecnología/PI
Existen otros tipos de acuerdos de PI, como los acuerdos de transferencia de material, acuerdos
de licencia o de asignación de PI y acuerdos de PI estratégica o de empresa conjunta, como los
acuerdos de desarrollo conjunto o acuerdos de marketing conjunto. Los principales objetivos de
estos acuerdos son establecer claramente quién debe poseer la propiedad intelectual y, en su
caso, poner un precio a los activos intangibles (precio de compra en caso de asignación, tasas de
licencia o regalías por acuerdos de licencia o de franquicia) o evaluar la PI de las contribuciones
de cada parte (para alianzas estratégicas, empresas conjuntas, acuerdos de investigación
conjunta y desarrollo conjunto).
Para obtener más información, visite nuestro sitio Web y descargue la Guía del ASEAN IPR SME
Helpdesk para el uso de contratos para proteger su propiedad intelectual.
15. Gastar de manera estratégica.
La protección de los derechos de PI debe hacerse de acuerdo con una estrategia clara y un
presupuesto predefinido. Es importante elaborar una protección de PI paso a paso y analizar
maneras de ahorrar en los costes de conlleva la protección, empleando, por ejemplo los
sistemas internacionales o regionales de protección de PI. Algunos derechos de PI, como los
derechos de autor, pueden registrarse por un coste mínimo. Otros derechos, como las patentes,
pueden resultar bastante caros de proteger y deben reservarse para mercados y/o productos
altamente estratégicos.
Asegúrese de entender de manera clara los costes involucrados y de que su asesor de PI conozca
cual es su presupuesto para propiedad intelectual. Aunque la sobreprotección no suele ser un
riesgo, la asignación de recursos para la protección debe hacerse de manera proporcional a
otras inversiones y de acuerdo con el riesgo que supone la infracción de los derechos de
propiedad intelectual para el negocio. También es importante asegurarse de que su empresa
pueda mantener los costes de protección (por ejemplo, anualidades o tasas de mantenimiento
de patentes) o los costes de aplicación para que el presupuesto de PI dedicado a la tramitación
de nuevos derechos de propiedad intelectual no prive al conjunto de PI existente de la
protección necesaria.
16. Investigar el potencial para la concesión de licencias de PI.
Las empresas, especialmente las PYMEs, tienden a subestimar el potencial de la concesión de
licencias de su PI en nuevos mercados/territorios. La concesión de licencias es una de las
maneras más económicas y menos arriesgadas de explotar la PI, y puede proporcionar a las
PYMEs una poderosa presencia en un mercado local desconocido para ellas. Antes de formalizar
cualquier acuerdo de concesión de licencia o franquicia, es fundamental seleccionar
cuidadosamente a su socio comercial local (deberá emplearse la diligencia debida con
anterioridad), disponer de un acuerdo de licencia o franquicia y comprobar su exigibilidad a
nivel local.
17. Solicitar orientación profesional.
Es muy importante disponer de los servicios de un asesor de PI local experto, que tenga buenos
contactos en los organismos gubernamentales pertinentes. El asesor local debe ser capaz de
facilitar opiniones legales, recomendaciones, auditorías de vulnerabilidad, estudios de libertad
de operación y estrategias de litigio que permitan a los titulares de derechos de PI tomar
decisiones bien fundadas. Es fundamental que las estrategias se diseñen entendiendo de forma
clara en qué grado se pueden interpretar y hacer cumplir las leyes locales.
Para obtener más información sobre la búsqueda de la orientación jurídica adecuada, visite
nuestro sitio Web y descargue la Guía del ASEAN IPR SME Helpdesk ‘Encontrar el abogado
adecuado’.
18. Estar preparado para hacer valer los derechos.
A la hora de acceder a un nuevo mercado y proteger los derechos de propiedad intelectual es,
en ocasiones, necesario estar listo para hacer cumplir o defender los derechos con el fin de
garantizar que se cumplan los objetivos de negocio.
A continuación, presentamos algunas recomendaciones antes de emprender cualquier acción
legal.
1) Céntrese en las necesidades de la empresa antes que en las consecuencias legales.
2) Analice las opciones y opte por los procedimientos que sirvan mejor a los intereses de la
empresa. En algunos países, las acciones penales son más eficaces para poner fin a las
infracciones, ya que las acciones civiles son procesos largos y suelen acabar en multas
insignificantes.
3) Inicie una acción legal con un objetivo claro y solo si está decidido a llegar hasta el final.
4) Sea realista con respecto a las expectativas. Por ejemplo, es posible que un veredicto
favorable sea difícil de hacer cumplir.
5) Solicite asesoramiento profesional y un análisis honesto de la situación.
6) Realice un estudio de mercado para evaluar el impacto actual o posible de la aplicación.
7) Elija objetivos con efectos multiplicadores (fabricante/almacén/mayorista/minorista) en
lugar de partes insignificantes (vendedores ambulantes).
8) Gaste con prudencia, sobre todo en lo que respecta a casos civiles (honorarios por caso
ganado, etc.).
9) Asóciese con otros titulares de derechos de PI, si es posible, para reducir los costes.
10) Mantenga contacto con las autoridades de aplicación locales.
19. Crear conciencia.
Cree conciencia cultivando una cultura de PI dentro de su empresa. Las empresas pueden hacer
hincapié en la importancia de la PI en su negocio de varias maneras. Por ejemplo, las empresas
pueden poner de relieve la importancia de los derechos de propiedad intelectual en sus
relaciones con los distribuidores y licenciatarios locales, mediante la supervisión del mercado
local y la aplicación y el control de la confidencialidad dentro de la empresa. La comunicación
fuera del círculo empresarial inmediato es esencial también para crear la conciencia de PI. Los
avisos de derechos de autor, las notificaciones de marcas comerciales, las conferencias, cursos y
seminarios organizados, en especial para las autoridades de aplicación, son solo algunos
ejemplos de lo que pueden hacer las empresas para crear conciencia sobre los derechos de
propiedad intelectual, especialmente sobre sus activos de PI. La formación y los talleres anuales
para funcionarios de aduanas y de policía son poderosas herramientas para enseñar a
diferenciar entre los productos falsificados y auténticos, y mantener a las autoridades al tanto
de sus asuntos en materia de PI. Estos programas también ayudan a educar a las autoridades
sobre el daño que provocan las falsificaciones a la imagen nacional y al comercio internacional.
20. Unir fuerzas.
La recomendación final es que los titulares de derechos de PI consideren unir fuerzas y buscar el
apoyo de las organizaciones profesionales, asociaciones comerciales o cámaras de comercio. La
participación en estos foros puede ayudar a las empresas no solo a conocer las prácticas
recomendadas, sino que también les ofrece la posibilidad de plantear sus problemas
directamente a las autoridades competentes y/o expresar su opinión sobre las leyes propuestas.
En algunos casos, las acciones legales conjuntas pueden ayudar también a los propietarios de
una marca individual o de derechos de autor a reducir los costes.
El sudeste asiático dispone de un gran número de cámaras de comercio y organizaciones
comerciales europeas y bilaterales muy activas, así como de organismos de promoción del
comercio de determinados estados miembros de la UE. Estos son siempre buenos puntos de
partida a la hora de hacer negocios en el sudeste asiático, o en cualquier otro mercado nuevo.
Recursos relacionados
Sitio Web y publicaciones del ASEAN IPR SME Helpdesk
Sitio Web del ASEAN IPR SME Helpdesk – http://www.asean-iprhelpdesk.eu
Hojas de datos de países sobre la PI: http://www.asean-iprhelpdesk.eu/?q=en/countryfactsheets
Servicio de consultas confidenciales; envíenos un correo electrónico a question@aseaniprhelpdesk.eu
Blog del IPR Helpdesk: para noticias, información y publicaciones en blogs de actualidad sobre PI
en el sudeste asiático y China - http://www.youripinsider.eu
Guías de negocios del ASEAN IPR SME Helpdesk sobre diversos temas, incluyendo;
"Transferencia de Tecnología al sudeste asiático"
"Las 20 consideraciones principales sobre propiedad intelectual al acceder a un nuevo mercado"
"La protección de su propiedad intelectual en ferias comerciales en el sudeste asiático"
"La protección de su propiedad intelectual en línea en el sudeste asiático"
"La protección de su marca comercial en el sudeste asiático"
"La protección de su patente en el sudeste asiático"
"La protección de sus secretos comerciales en el sudeste asiático" y
"La protección de sus derechos de autor en el sudeste asiático"
Todas disponibles para su descarga en http://www.asean-iprhelpdesk.eu/?q=en/helpdeskguides
Otros Helpdesks sobre DPI y servicios relacionados
IPR SME Helpdesk de China: http://www.china-iprhelpdesk.eu/
IPR SME Helpdesk de Mercosur: http://www.mercosur-iprhelpdesk.eu/
IPR Helpdesk europeo: https://www.iprhelpdesk.eu/
Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI:
http://www.wipo.int/amc/en/center/background.html
Portal de la PI en la ASEAN - http://www.aseanip.org/
El ASEAN IPR SME Helpdesk proporciona asesoramiento confidencial, gratuito y centrado en las
empresas en relación con los DPI en ASEAN para las pequeñas y medianas empresas (PYME)
europeas.
 Servicio de consulta del Helpdesk:
Las PYME o sus intermediarios pueden plantear consultas sobre DPI directamente al
Helpdesk por teléfono, correo electrónico (question@asean-iprhelpdesk.eu) o de
manera presencial, y serán atendidas por un equipo de expertos que ofrecerán
asesoramiento gratuito y confidencial de primera línea.

Formación:
El Helpdesk ofrece sesiones de formación sobre la protección y defensa de la PI en
ASEAN y el cumplimiento en Europa y ASEAN, adaptadas a las necesidades de las
PYMEs.

Materiales:
Las guías de orientación empresarial y los materiales de formación sobre DPI del
Helpdesk se pueden descargar desde el portal en línea.

Servicios en línea:
El portal multilingüe en línea permite a las PYME de la UE acceder fácilmente a toda la
información y los servicios del Helpdesk, tales como las guías, los módulos de formación
telemática, la información sobre eventos y los seminarios online en tiempo real.
Proyecto promovido por: Development Solution, la Cámara de Comercio de Empresas Europeas
en Indonesia (EuroCham) y la Red Mundial de Organizaciones Empresariales Europeas (EBO, por
sus siglas en inglés).
Una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea
Aviso legal:
El contenido de esta publicación no refleja necesariamente la posición u opinión de la Comisión
Europea. Los servicios del ASEAN IPR SME Helpdesk no son de naturaleza jurídica o de estudio y
no se acepta responsabilidad alguna por los resultados de las acciones emprendidas en base a
sus servicios. Antes de emprender acciones específicas en materia de protección de derechos de
propiedad intelectual o su aplicación, se recomienda a todos los clientes buscar asesoramiento
independiente.
Guía desarrollada en colaboración con Ananda Intellectual Property (Asia)
Última actualización, julio de 2014