sentencia definitiva arbitraje por revocación de nombre

Luis Villarroel Villalón
Juez Árbitro
Sistema de solución de controversias
NIC Chile
Expediente: Rol Nº1594-2014.
Nombre de dominio: “licarito.cl”.
Titular: Sociedad Educacional María Cecilia S.A.
Revocante: Consorcio Periodístico De Chile S.A.
Tipo revocación: Temprana.
SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
Santiago, diecisiete de febrero de dos mil quince. -
VISTOS:
Que con fecha 03 de noviembre de 2014, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile,
dependiente del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, notificó
el suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto por revocación temprana del
nombre de dominio “licarito.cl”. El suscrito con fecha 03 de noviembre de 2014 aceptó al cargo
como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto referido, jurando desempeñarlo fielmente y
en el menor tiempo posible.
Que son parte de esta causa como titular Sociedad Educacional María Cecilia S.A, domiciliados en
avenida Del Cóndor # 820, comuna de Huechuraba, Santiago, Chile, quien inscribió el nombre de
dominio y como revocante, Consorcio Periodístico De Chile S.A, representando por el abogado
Rodrigo Puchi Zurita, ambos domiciliados para estos efectos en calle Europa N°2035, comuna de
Providencia, Santiago, Región Metropolitana.
Que con fecha 01 de diciembre de 2014 la revocante presenta, dentro de plazo, escrito de
demanda, acompañando con documentación probatoria y solicitando la revocación del nombre de
dominio “licarito.cl”.
Que en suma, los argumentos de Consorcio Periodístico De Chile S.A, presentados en su demanda
son los siguientes:
a) Que, Consorcio Periodístico De Chile S.A. (COPESA), es uno de los conglomerados
periodísticos de mayor renombre a nivel nacional, pues cuenta diversas publicaciones que
generan opinión pública y tendencias, lo que permite sostener que sus signos y
patrimonio intelectual gozan de un nivel de reconocimiento nacional, habiéndose
convertido a través del tiempo en uno de los referentes del periodismo chileno. Ejemplo
claro de ello son el Diario La Tercera y Revista Que Pasa. Asimismo, una de las
publicaciones de mayor importancia es la revista Icarito, suplemento educativo que va
anexo al diario La Tercera, el cual tiene un perfil muy objetivo, pues se encuentra dirigido
al segundo ciclo de educación básica.
b) Históricamente, “Icarito” apareció por primera vez en septiembre del año 1968, y de allí ha
ido editándose y publicándose de manera ininterrumpida hasta la actualidad. Como
consecuencia de ello “Icarito” ha recibido innumerables reconocimientos y premios
precisamente por su valor educativo, entre los galardones recibidos encontramos el
Premio Excelencia Periodística Sociedad Interamericana de la prensa, en categoría Diario
en la Educación, año 2008. Por lo que se podría asegurar que contaría de fama y
notoriedad.
c) Que, COPESA cuenta en Chile con un sinnúmero de marcas comerciales registradas ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y nombres de dominio inscritos ante Nic
Chile (NIC) que forman parte de su patrimonio, en los cuales invierte constantemente
parte importante de su capital a fin mantenerlos vigentes, generar marketing y otorgar
publicidad, con la exclusiva finalidad de promocionar y lograr posicionar dichos signos.
Entre las marcas y dominios encontramos:
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Marca ICARITO, registro número 852.001, distintivo de impresos y publicaciones no
periódicas, diarios, revistas y publicaciones periódicas, carteles pintados o impresos,
papelería y papeles, cartones, telas, instrumentos para labores de escritorio, dibujos,
bellas artes y enseñanza, clase 16.
Marca ICARITO, TODO DE UNA SOLA VEZ, Reg. N°722.343, distintivo de impresos y
publicaciones periódicas, clase 16.
Marca ICARITO, TODA...DE UNA SOLA VEZ, Reg. N°722.344, distintivo de impresos y
publicaciones periódicas, clase 16.
ICARITO.CL
d) A su turno, que si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección
electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas
conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a
menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así
a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales,
por ello con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del
nombre de dominio con sus productos o servicios. En razón de lo anterior, debería ser
impedida la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial
que ofrece Internet.
e) Que la demandante gozaría de un interés preferente sobre el nombre de dominio en
disputa, el que se fundamenta en el uso que ha dado a la expresión “Icarito”, junto
además con los derechos exclusivos y excluyentes que le asisten sobre dicha expresión,
por cuanto es titular de otras marcas comerciales registradas y otros nombres de dominio
idénticos al disputado. De lo anterior se puede asegurar que “Icarito”, es parte de uno de
los activos más importantes de la demandante, ya que permiten identificar al público
consumidor sus proyectos educativos.
f) Que en el caso de ser otorgado el nombre de dominio a este tercero, se estaría atentando
contra los principios de Competencia Leal y de Ética Mercantil, establecidos en diferentes
tratados internacionales como lo es el Convenio de París. Criterios que buscan impedir la
introducción de elementos ilegítimos que pudieran distorsionar el mercado, tal como
ocurriría en el presente caso, pues se crearía toda suerte de confusiones que llevarán al
público consumidor a asociar los productos de la demandante a través de la expresión
Icarito, pudiendo incluso ser peligroso para prácticas de Internet tales como el phising.
g) Asimismo, que la demandante contaría con el derecho y protección de la propiedad
privada, además del derecho exclusivo y excluyente para utilizar el signo distintivo Icarito
en nuestro país, pues adquirió estos derechos en forma exclusiva y excluyente con estricto
apego del ordenamiento jurídico nacional, los cuales se vería abierta e ilegítimamente
vulnerado sí se permite que un tercero use el nombre de dominio idéntico a dicha
expresión. En definitiva, el interés preferente del demandante se basa en el uso amplio y
sostenido de una expresión prácticamente idéntica al nombre de dominio en disputa, la
cual se encuentra debidamente registrada como marca comercial en nuestro país.
Que en su escrito de demanda ha acompañado los siguientes documentos:
i.- Como documentos fundantes:
1. Impresiones de la base de datos del INAPI obtenidas de su página web, correspondientes a
la marca ICARITO (denominativa), registro N° 853.164, para distinguir servicios de la clase
38 del Clasificador Internacional.
2. Impresiones de la base de datos del INAPI, correspondientes a la marca ICARITO
(denominativa), registro N° 852.001, para distinguir servicios de la clase 16 del Clasificador
Internacional.
3. Impresiones de la página web corporativa de la demandante LICARITO.Cl, www.licarito.cl ,
en las cuales se realiza una breve reseña histórica de la demandante, su giro comercial, los
productos y servicios que ofrece en el mercado nacional.
ii.- Como documentos habilitantes:
1. Copia del poder que habilita a Beuchat, Barros & Pfenniger para actuar en representación
de CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A .
2. Copia del mandato judicial que me habilita para obrar en representación de Beuchat,
Barros & Pfenniger.
3. Copia de la patente al día del abogado patrocinante de la parte demandante.
Que con fecha 17 de diciembre de 2014, se da traslado a la demanda, teniéndose acompañados
como parte del proceso los documentos de prueba.
Que vencido el plazo que tenía el demandado para contestar este no la efectuó, por lo que se
declara terminada la etapa en rebeldía de este.
Que con fecha 09 de febrero de 2015, se cita las partes a oír sentencia.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO: Que la procedencia del presente arbitraje, procede lo dispuesto en el artículo 6 letra b)
de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL que señala
“Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un nombre
de dominio .CL declara estar en conocimiento, haber leído y aceptado la Reglamentación para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, sus Políticas y Procedimientos, todos los
cuales constituyen las condiciones generales de contratación de un nombre de dominio en .CL…”;
y en su artículo 8 que señala: “Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos
por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se
sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL.”
SEGUNDO: En razón a lo dispuesto en el artículo 19 y 20 de la Reglamentación, el objeto de este
juicio consiste en determinar si la demandante tiene un interés preferente en el nombre de
dominio “licarito.cl” o que el titular ha realizado una inscripción o un uso de mala fe o abusivo de
su dominio.
TERCERO: Que la revocante acreditó ser la titular de diversos registros marcarios sobre la
expresión “icarito” que se detallan precedentemente en los vistos de esta sentencia. Asimismo ha
probado ser el titular del “icarito.cl”, hechos acreditados tanto por la inspección personal de este
Tribunal en la base de datos de registros marcarios del INAPI y de nombres de dominio de Nic
Chile, asi como los documentos acompañados por la demandada. Asimismo ha probado que
hace uso de la expresión “icarito” para la edición de una revista de carácter educativo. Igualmente
se tiene por acreditado el carácter de notorio del elemento denominativo ICARITO de los registros
marcarios del revocante.
CUARTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, confrontados ambos signos en conflicto “Licarito e
icarito” es posible advertir que si bien la palabra “icarito” está subsumida dentro del nombre
“Licarito”, la letra L que marca el inicio de la palabra “licarito” otorga al conjunto una fisonomía
propia, la que se fortalece por la diferente raíz de ambos nombres. En un caso del nombre de la
princesa de la mitología mapuche ”Licarayen” y en el otro “Icaro”QUINTO: Que, este Tribunal ha realizado una inspección personal utilizando el motor de
búsqueda en Internet Google, donde ha ingresado la palabra “Licarito”, obteniendo en la
primera página de resultados sólo referencias vinculadas al titular del nombre de dominio de autos
y al colegio Licarito, lo que permite establecer que la expresión “licarito”, como tal, ha adquirido en
la Internet una vinculación significativa con el actual titular del nombre de dominio objeto de autos
y no es asociado a la revocante.
SEXTO: Que inspeccionado personalmente por este Juez Arbitro es posible apreciar que en el sitio
web que esta relacionado con el nombre del dominio objeto de autos, la expresión “licarito” se
utiliza como nombre de un establecimiento educacional “Colegio Licarito”, de enseñanza básica
en la Comuna de la Florida. En dicho mismo sitio web, se incluye la historia de dicho colegio,
indicándose que surge como un anexo al colegio Licarayen en el año 1998, “con el objetivo de
separar a los pequeños Kinder a 4º básico del resto de los niveles”, todo lo cual permite aplicando
la prudencia y equidad establecer que la palabra “licarito”, como utilizada por el demandado
corresponde a una derivación del nombre “Licarayen y no a un intento de apropiación del signo
icarito”. Igualmente mediante la inspección personal del Tribunal ha sido posible verificar que la
palabra “licarito” es utilizada dentro del emblema del colegio Licarito, acompañado de una figura
evocativa de copas de araucarias, todo lo cual enfatiza su fisonomía propia.
SEPTIMO: Que por lo anteriormente expuesto, aplicando las máximas de la prudencia y equidad,
este Juez Arbitro ha llegado a la convicción que el público consumidor y los usuarios de la Internet
no serán inducidos a error, confusión o engaño al confrontar el nombre de dominio objeto de
autos, ni que el nombre de dominio objeto de autos haya sido inscrito de mala fe o utilizado de
esa manera con relación al signo “icarito” de la demandante.
OCTAVO: Que en consecuencia y apreciando la prueba de conformidad con las máximas de la
prudencia y la equidad, este Tribunal ha llegado en conciencia a la convicción que no existe por
parte de la demandante un derecho o interés preferente sobre el nombre de dominio en disputa,
que prevalezca sobre el interés del primer solicitante, o que este último haya hecho inscripción o
uso del nombre de domino de mala fe, sino que por el contrario es utilizado para efectos del
desarrollo de un proyecto educacional legítimo, por lo que corresponde el rechazo de la demanda
de revocación de autos, haciendo prevalecer el principio de general aplicación en materia de
conflictos referentes a nombres de dominio, “primero en llegar primero en derecho”, también
conocido en el idioma inglés como “First Come, First Served”.
S E R E S U E L V E:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, y de conformidad a lo establecido en la Política
de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL, el Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio Cl, lo dispuesto en los artículos 222 y
siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil, conforme a la prudencia y equidad; se rechaza la demanda de revocación y
se ordena que mantenga el nombre de dominio “licarito.cl” con su actual titular Sociedad
Educacional María Cecilia S.A, y declaro cerrado el expediente electrónico individualizado en la
presente.
Que existiendo motivo plausible para litigar, cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile mediante correo electrónico emanado del sitio web arbitral,
ejecútese por Nic Chile esta resolución.
Luis Villarroel Villalón
Árbitro designado
Autorizan en calidad de testigos
Andrea Aguilar Mansilla
Lilian Navarrete Quintrileo
Rut: 15.581.766-6
Rut: 17.738.840-8
LUIS
WILFREDO
VILLARROE
L VILLALON
Firmado digitalmente por LUIS
WILFREDO VILLARROEL VILLALON
Nombre de reconocimiento (DN):
c=CL, st=METROPOLITANA DE
SANTIAGO , l=Santiago,
o=INNOVARTE SERVICIOS
JURIDICOS, ou=ESTUDIO
JURIDICO, cn=LUIS WILFREDO
VILLARROEL VILLALON,
email=info@innovarte.cl
Fecha: 2015.02.17 15:52:28 -03'00'