MAT: Arbitraje por revocación de nombre de dominio “iman.cl

MAT: Arbitraje por revocación de nombre de dominio “iman.cl”
Santiago, 22 de julio de 2016.
VISTOS:
1.Que por oficio N° 201604281156-10293, de fecha 28 de abril de 2016, el Centro
de Resolución de Controversias de NIC Chile, notificó al suscrito la designación como
Árbitro para resolver el conflicto sobre revocación del nombre de dominio “iman.cl”,
Rol N° 10293, entre la titular del dominio Domain For Sale / Dominio En Venta y la
revocante Lotería de Concepción. Dicha designación fue aceptada por el suscrito
por resolución de fecha 29 de abril de 2016.
2.Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a una normativa
especialmente dictada al efecto, denominada "Reglamentación para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl", en adelante la
"Reglamentación". Que la Política de Resolución de Controversias es la norma
aplicable a las controversias por nombres de dominio .cl y que forma parte, a su vez,
de la “Reglamentación”. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo
encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su
calidad de "Árbitro Arbitrador".
3.Acorde con las normas de procedimiento fijadas, Lotería de Concepción,
representada por el abogado don Hernan Rios de Marimón, presentó con fecha 27
de mayo de 2016 su demanda de revocación, en la cual sostuvo y argumentó
esencialmente lo siguiente:
a)
Que Lotería de Concepción es la primera empresa de juegos de azar en
Chile. Esta institución fue fundada por la Universidad de Concepción en el año 1921,
con el objetivo de recaudar fondos para sostener a dicha institución educacional. A
través de los años, creció con la venta de “boletos de lotería” hasta introducir al
mercado, en septiembre de 1990, su reconocido juego “KINO” y vendiendo ese año
más de 2 millones de cartones, cifra que ha ido en aumento hasta la actualidad, y a
la que se suman nuevos juegos como IMAN y KINO5.
b)
Específicamente es en el año 1998 cuando Lotería de Concepción lanza
IMÁN. El primer sorteo de este juego se realizó el 25 de octubre con un pozo de $ 800
millones a repartir. Éstos se efectuaban los días miércoles, viernes y domingo, de la
misma forma en que se practican hoy.
c)
Que cuenta con una familia de marcas comerciales como parte de la
estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones,
las que se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (“INAPI”). Entre ellas destaca:
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Registro N° 853.826, “IMAN”, mixta, clase 9.
Registro Nº 853.825, “IMAN”, mixta, clases 38 y 41.
Registro Nº 940.563, “IMAN DE LOTERIA”, clases 38 y 41.
Registro Nº 1.103.876, “SUPER IMAN”, denominativa, clases 16, 38 y 41.
Registro Nº 1.117.898, “SUPER IMAN CON SUELDAZO”, denominativa, clases 16,
38 y 41.
De esta forma, señala que “IMAN” es una marca creada, utilizada y registrada por su
parte, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un
grave perjuicio.
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d)
Que el actual titular del nombre de dominio en disputa “IMAN.CL” inscribió la
expresión que distingue a uno de los más reconocidos juegos de lotería del país, y
que además se encuentra protegida como marca comercial, sin incorporar ningún
elemento diferenciador. Así, sostiene que el dominio inscrito y objeto de la presente
demanda no posee individualidad propia y el mismo es portador de un alto riesgo
de confusión con la marca IMAN.
e)
También cita y fundamenta a su favor diferentes criterios aplicables para la
asignación de nombres de dominio, que corresponden a:
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La titularidad de marcas comerciales y su relación con los nombres de
dominio.
Notoriedad del signo inscrito como dominio.
Creación Intelectual del signo.
Uso efectivo en Internet del signo “IMAN”.
Artículos 6 Bis y 10 bis del Convenio de París.
4.
En respaldo de sus pretensiones, la revocante acompañó los siguientes
documentos:
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Copias simple de los certificados de registro individualizados en su demanda.
Impresión del sitio web www.loteria.cl.
Impresión de GOOGLE TRENDS que da cuenta de las búsquedas relacionadas
al término “IMAN” en google.
Impresión de la página Google.cl y los resultados otorgados de la búsqueda
del término “IMAN” en esta.
Impresión de los certificados obtenidos del sitio web WHOIS.COM que da
cuenta del titular del nombre de dominio en disputa.
Impresión de la página que redirige el introducir “iman.cl” en el buscador.
Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl
Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio
colocolodetodos.cl
5.
Por resolución de fecha 1 de junio de 2016, se tuvo por interpuesta la
demanda de revocación por parte Lotería de Concepción y se tuvieron por
acompañados los documentos con citación. De la demanda se dio traslado a la
titular del dominio por el término de 10 días corridos.
6.
La demandada y titular del dominio, Domain For Sale / Dominio En Venta,
evacuó el traslado alegando en lo esencial que el art. 16.1. de la Política de
Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL. dispone que: “El silencio,
la falta de actividad o la no comparecencia de alguna de las partes no podrá ser
considerada como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos
alegados por la otra. Asimismo, cualquiera de aquellas circunstancias no podrá
considerarse como motivo suficiente para aceptar las reclamaciones de alguna de
las partes o como una justificación para que el árbitro no deba decidir el litigio de
acuerdo con los hechos y pruebas que consten en el proceso”.
7.
La demandada además acompañó copia de fallo arbitral recaído sobre el
nombre de dominio iman.cl, de fecha 16 de junio de 2015.
8.
Con fecha 4 de julio de 2016, el suscrito declaró cerrado el debate y citó a las
partes oír sentencia.
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CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que conforme al artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento
del Registro de Nombres de Dominio .CL: “Los conflictos que se susciten con ocasión
de la revocación de un nombre de dominio .CL serán resueltos de acuerdo a la
Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL.”
Que la misma disposición añade “Toda controversia se someterá, resolverá y
tramitará de acuerdo con el procedimiento de arbitraje, establecido en dicha
política”.
Que, asimismo, dicha norma señala que: “El árbitro tendrá el carácter de árbitro
arbitrador y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno, a todos los
cuales cada solicitante y titular de un registro, renuncian expresamente. El árbitro
queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su
competencia y jurisdicción”.
SEGUNDO: Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 18 de la Reglamentación,
toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción
de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción. Si la
solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30
días, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente de conformidad al
artículo 19 de la misma Reglamentación.
TERCERO: Que la revocante Lotería de Concepción ha comparecido dentro de
plazo invocando un interés preferente de conformidad a lo prescrito en el citado
artículo 19, señalando ser titular de marcas comerciales que corresponden o
contienen la expresión “IMAN” y que utiliza dicho signo para identificar uno de sus
juegos de azar. Por su parte, la demandada básicamente cita el artículo 16.1. de la
Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL., que dispone
que el silencio, la falta de actividad o la no comparecencia de alguna de las partes
no podrá ser considerada como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión
de los hechos alegados por la otra.
CUARTO: Que, corresponder fijar por este Juez Árbitro aquellos hechos que han sido
debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo
que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su equidad y espíritu de
Justicia le determine. La Jurisprudencia ha resuelto que dicho estándar, conforme
reseña el profesor Joel González Castillo, "no autoriza a hacer simples estimaciones,
por cuanto la conciencia debe formarse de conformidad con las normas que
establecen la lógica y las leyes para dar conocimiento exacto y reflexivo de las
cosas, y la sentencia debe explicar las normas a que se sujeta para dar la razón de
su final veredicto" (“La fundamentación de las sentencias y la sana crítica”, Revista
Chilena de Derecho, vol. 33 N°1, 2006, pp. 93 – 107). Lo anterior implica que, sin
perjuicio de no regirse este Árbitro por las normas de la prueba tasada o legal, debe
apreciar la prueba de manera razonada y fundada, sin que la calidad de arbitrador
le permita actuar a su mero capricho, lo cual sería contrario a un elemental y básico
sentido de justicia y equidad, al que este Sentenciador se encuentra sujeto.
QUINTO: Que corresponde tener por acreditados los siguientes hechos, ya sea por su
carácter público o notorio o bien porque fueron debidamente acreditados
mediante documentos acompañados por una de las partes y no objetados por la
contraria:
•
•
Que Lotería de Concepción es titular de marcas que corresponden o
contienen la expresión “IMAN” y distinguen productos y servicios de las clases
9, 16, 38 y 41.
Que Lotería de Concepción usa la expresión “IMAN” en el mercado nacional,
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•
para distinguir uno de sus famosos juegos de azar.
Que al buscar la expresión “imán” en Google, los primeros resultados que
arroja la búsqueda están relacionados a Lotería de Concepción.
Que por sentencia de fecha 16 de junio de 2015, el juez árbitro don Ricardo
Concha Machuca, rechazó la demanda de revocación temprana del
dominio iman.cl, presentada por Lotería de Concepción en contra de Juan
Trejo Reyes y ordenó mantener el dominio a nombre de este último.
Que posteriormente don Juan Trejo Reyes no renovó el nombre de dominio
iman.cl.
Que actualmente el dominio “iman.cl” de Domain For Sale / Dominio En
Venta, contiene básicamente videos y links a diversas páginas.
SEXTO: Que cabe tener por acreditado un legítimo interés y derecho de la
revocante sobre la denominación “IMAN”, el cual se funda en sus marcas
comerciales y en su famoso juego de azar “IMAN”, el cual debe ser confrontado con
el interés y/o derecho de la demandada, con el fin de dilucidar a qué parte le
asiste un interés preferente que justifique la asignación del dominio a su nombre.
SEPTIMO: Que la demandada no señaló cuál en su interés sobre el nombre de
dominio en disputa ni acompañó pruebas en dicho sentido, sino que simplemente
citó el artículo 16.1. de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de
Dominio .CL. Si bien de conformidad a dicha norma el silencio o la falta de actividad
de la demandada no puede ser considerada como allanamiento, falta de interés,
renuncia o admisión de los hechos alegados por la revocante, impiden al suscrito
formarse una idea respecto a su interés sobre el nombre de dominio y contrastarlo
con el legítimo interés que ha acreditado la revocante.
OCTAVO: Que sin perjuicio de lo anterior, el nombre de la demandada y titular del
dominio es Domain For Sale / Dominio En Venta, lo que permite presumir que
precisamente inscribió el dominio para venderlo, lo cual no puede ser considerado
un interés preferente o al menos equivalente al invocado y acreditado por el actor.
NOVENO: A mayor abundamiento, se debe considerar que la revocante es titular de
la marca comercial “IMAN”, lo que confirma su argumento de coincidencia e
identidad. Lo anterior permite además crearse un juicio de la consistencia de los
argumentos de asociación o relación que hace la demandante. En efecto, un
usuario promedio de la red Internet podría considerar que el nombre de dominio
disputado “iman.cl” corresponde a un sitio web de Lotería de Concepción vinculado
a su juego de azar IMAN.
DECIMO: Que atendido lo expuesto y por razones de certeza jurídica, este Árbitro se
inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado un legítimo interés sobre el
signo “IMAN” y el sustento de su protección a través de privilegios industriales
(marcas comerciales), lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra
legislación y los tratados internacionales sobre la materia.
UNDECIMO: Que respecto al fallo relativo a la controversia anterior sobre el nombre
de dominio iman.cl, dictado por el juez árbitro don Ricardo Concha Machuca, que
fue acompañado por la demandada, cabe señalar que en nuestro derecho impera
el principio del efecto relativo de las sentencias, consagrado en el artículo 3 del
Código Civil, por lo que lo resuelto en otros casos, no es vinculante para este Árbitro.
DECIMO SEGUNDO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio de “first come, first served”, el mismo no resulta
ser una regla absoluta. Precisamente, en este caso la demandante ha acreditado
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legítimos derechos previos a la inscripción del nombre de dominio, los cuales a juicio
de este árbitro deben primar en este caso en particular.
DECIMO TERCERO: Que conforme al artículo 14 de la Reglamentación: “Será de
responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las
normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de
la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente
adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que
el asignatario haga del nombre de dominio inscrito”.
DECIMO CUARTO: Que además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido
otorgadas por la Reglamentación, debe ajustarse en su actuar a la calidad de
“Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia, racionalidad y
equidad le indiquen, y las normas por las que se rige este juicio. Que precisamente
es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba
acompañada por la revocante para respaldar su pretensión, creándose la
convicción de que su demanda debe ser acogida.
Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren la Reglamentación
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y
siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe
resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas
aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos
222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.
RESUELVO:
1.-
Que se acoge la demanda de revocación deducida por Lotería de
Concepción en contra de Domain For Sale / Dominio En Venta.
2.-
Que se asigna el nombre de dominio “iman.cl” a Lotería de Concepción.
3.-
Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe
condena en costas.
4.-
Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman
la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo
se indican.
Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.
Yair Riquelme Belmar
C.I. N° 15.340.185-3
María Jesús Eskenazi Aguirre
C.I. N° 17.083.383-K
Cristián José Mir Balmaceda
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Firmado digitalmente por Cristián José Mir Balmaceda
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=METROPOLITANA DE SANTIAGO , l=Santiago,
o=PUGA ORTIZ PROPIEDAD INTELECTUAL, ou=SERVICIOS JURIDICOS, cn=Cristián José Mir
Balmaceda, email=cmir@pugaortiz.cl
Fecha: 2016.07.22 18:08:12 -04'00'