D2000-0768

Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Metro de Madrid, S.A. v. D. Ignacio Allende Fernández
Caso No. D2000-0768
1.
Las partes
1.1. Demandante: Metro de Madrid, S.A., con domicilio social en calle Cavanilles 58,
28007, Madrid, España.
1.2
2.
Demandado: D. Ignacio Allende Fernández, con domicilio en Avenida de los
Chopos, 65, Las Arenas, Getxo, Vicaya, España.
El Nombre de Dominio y el Registro
2.1. La demanda tiene como objeto el nombre de dominio,
METROMADRID.COM .
2.2. La entidad registradora es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505
Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.
3.
Iter procedimental
3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias
en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política
Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de
acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política
Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de
Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el día
11 de Julio de 2000.
3.2. Una copia de la demanda fue enviada por correo electrónico a la entidad
registradora y al demandado, quien contestó a la demanda con fecha
7 de Octubre de 2000.
3.3. Con fecha 18 de Octubre, de acuerdo con la petición del demandado de que la
page 1
disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI
designó a D. Alberto de Elzaburu como panelista, haciéndole llegar copia
completa de la demanda.
4.
Antecedentes de hecho
4.1. El demandante es una persona jurídica, de naturaleza pública, Metro de Madrid,
S.A., cuya principal actividad consiste en la gestión del Ferrocarril Metropolitano
de la ciudad de Madrid; su constitución tuvo lugar en el año 1917.
El demandante es titular de los registros españoles de nombre comercial 171920
METRO DE MADRID, S.A. y rótulo de establecimiento 211266 METRO DE
MADRID, S.A.
El demandante es titular también de los dominios METROMADRID.ORG ,
METROMADRID.NET y METROMADRID.ES .
Es de hacer constar que en la impresión de la página web de la dirección
METROMADRID.ES que se acompaña a la demanda, fechada el 19 de Junio
de 2000, figura un número de visitantes de 397.920 personas; en una
comprobación efectuada por el panel con fecha 27 de Octubre, el número de
visitantes asciende a 623.463 personas.
4.2. El demandado es una persona física, D. Ignacio Allende Fernández, de
nacionalidad española, con domicilio en Las Arenas, Getxo (Vizcaya).
4.3. A los efectos de este procedimiento arbitral es de tener también en cuenta la
circunstancia de que quien accede en la actualidad a la dirección de Internet
METROMADRID.COM , es redireccionado a la página
METROBILBAO.COM sin que en ella figure ninguna advertencia que haga
saber la razón de ese vínculo.
Igualmente es de considerar que con fecha 31 de Agosto se adoptó una resolución
en el conflicto D-2000-0467 en donde el panelista nombrado por la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual ha declarado similar el dominio
METROBILBAO a las marcas METRO DE BILBAO, ha estimado que el
demandado en aquel procedimiento, que es la misma persona aquí demandada,
Ignacio Allende Fernández, carece de derechos anteriores legítimos respecto a ese
nombre de dominio, entiende que lo ha registrado de mala fe, y lo usa de mala fe,
habiendo resuelto como consecuencia de todo ello la transferencia del dominio a
la demandante, METRO BILBAO, S.A.
5.
Pretensiones de las partes
5.1. Demandante
El demandante afirma:
-
que el demandado ha registrado un dominio que coincide con un
page 2
nombre
comercial y rótulo registrados de su propiedad,
-
que la denominación en que consiste el dominio impugnado es una
denominación con la que inmediatamente se asocia a la demandante,
que es la entidad que presta el servicio público del ferrocarril
metropolitano en la ciudad de Madrid,
-
que el demandante ha solicitado también otros dominios similares,
como son los dominios METROBILBAO.COM y
METROBARCELONA.COM ,
-
que hasta una fecha no determinada en la dirección
METROMADRID.COM se podía acceder a un contenido de
carácter pornográfico,
-
que el demandado ha ofrecido la venta de su dominio
METROMADRID.COM ,
-
que el demandado no tiene ningún interés legítimo ni ningún tipo de
derecho en relación con el nombre de dominio en debate, y
-
que el demandado ha registrado y usado ese nombre de dominio de
mala fe.
El demandante solicita la transferencia a su favor del dominio
METROMADRID.COM .
5.2. El demandado
El demandado ha contestado a las alegaciones del demandante manifestando:
-
que es inadecuado el procedimiento arbitral especial para resolver la
disputa,
-
que la denominación METRO DE MADRID es genérica y no
reivindicable en exclusiva,
-
que los productos para los que figuran registrados el nombre
comercial y rótulo METRO DE MADRID, S.A. se refieren a unas
actividades muy concretas, por lo que no valen a su titular para
impedir su uso en relación con otras actividades,
-
que tiene un interés legítimo para el uso de la denominación
METROMADRID en ejercicio del derecho ciudadano a la crítica de
un servicio público, con el objetivo de prestar un servicio a la
comunidad,
-
que ha realizado preparativos para la utilización del dominio
METROMADRID.COM ,
page 3
-
que ha realizado un uso legítimo no comercial, cual es la prestación
de un servicio en defensa de los usuarios del ferrocarril metropolitano
en general,
-
que la prueba de la mala fe en el uso y registro del dominio
METROMADRID.COM corresponde al demandante, pero que en
todo caso
-
no ha intentado la reventa del dominio,
-
no ha intentado impedir el uso del signo METRO DE
MADRID pues su titular ha preferido identificarse con los
dominios METROMADRID.NET , luego
METROMADRID.ORG y METROMADRID.ES ,
-
no realiza actividad comercial alguna por lo que no intenta
interferir en el mercado de un competidor,
-
no trata de atraer internautas basándose en la confusión
generada, y
-
estima que todo lo más se produce un conflicto legítimo
de intereses.
El demandante solicita que se proceda a la íntegra desestimación de la demanda
interpuesta.
6.
Debate y conclusiones
Habiendo planteado el demandado la posible incompetencia de este panel, procede
analizar esa cuestión de manera previa.
La lectura de las consideraciones establecidas por el demandado, que entiende que es
nulo el sometimiento a arbitraje, no puede enervar la efectiva aplicabilidad de un procedimiento de naturaleza "sui géneris", que ha sido establecido precisamente por el
carácter "sui géneris" de la red Internet, que hace que queden desbordados los marcos
nacionales ya que, con independencia de que las dos partes sean españolas, el contenido
al que se accede a través del dominio controvertido supera los límites territoriales de
España, y quien habría de ejecutar la decisión sería una entidad extranjera.
Teniendo en cuenta esas circunstancias, y las muy acertadas manifiestaciones que se
contienen en la resolución del distinguido panelista Roberto A. Bianchi en su decisión
de 31 de Agosto en el caso D2000-0467, en relación con el dominio
METROBILBAO.COM , a las que nos remitimos, procede considerar la plena
competencia de la política uniforme de resolución de conflictos establecida por ICANN
y, en consecuencia, la validez de este procedimiento arbitral basado en ella y
administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
6.1
Reglas aplicables
page 4
El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la
demanda sobre la base de:
-
las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
-
lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y
-
de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el
panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandado
son de especial atinencia, junto con las reglas de la política uniforme, las leyes y
principios del derecho nacional español.
6.2. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos enel
apartado 4 a) de la política uniforme.
Estos son:
-
que el nombre de dominio registrado por el demandado sea
idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con
una marca de productos o servicios anterior sobre la que el
demandante tenga
derechos,
-
que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en
relación con el nombre de dominio, y
-
que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala
fe.
6.2.1 Preliminar
Previamente a determinar la existencia de identidad o semejanza
"entre marca y dominio", de acuerdo con lo que exige la "Política
Uniforme", este Panel considera necesario precisar si verdaderamente
puede entenderse que la Demandante ostenta algún derecho
esgrimible sobre la denominación "METRO MADRID", a título de
marca, no habiéndose acreditado registro de signo distintivo de esa
naturaleza, y habiéndose solamente invocado la propiedad de un
nombre comercial registrado, 171920 METRO DE MADRID, S.A., y
un rótulo de establecimiento para el término municipal de Madrid, nº
211266 METRO DE MADRID, S.A.
Los derechos de propiedad industrial en España relativos a signos
distintivos se encuentran regulados por la vigente Ley 32/88 de 10 de
Noviembre, contemplándose tres modalidades concretas, que son:
Marca, Nombre Comercial y Rótulo de Establecimiento.
El artículo 3 dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el
page 5
registro efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley. Tal
registro no existe, luego no puede reconocerse a la demandante un
derecho "de marca" en España.
Ahora bien, hay que determinar si la titularidad del nombre comercial
y del rótulo de establecimiento invocados pueden ser equiparables, a
los efectos de la aplicación de la Política Uniforme de Resolución de
Conflictos, a las marcas registradas, habida cuenta de su común
naturaleza de signos distintivos registrados de acuerdo con la
legislación española.
Al analizar dicha cuestión debe tenerse en cuenta que el segundo
proceso de OMPI en relación con nombres de dominio tiene como
objeto de debate, precisamente, la aplicabilidad de un sistema de
protección en la red a los nombres de las entidades comerciales frente
a los nombres de dominio; puesto que parece que está en debate esa
cuestión, parecería, en principio, que hasta que tal política fuera
adoptada por ICANN, quedaría excluida esa protección para los
nombres comerciales frente a nombres de dominio registrados.
No obstante, en este caso, en donde se trata de un nombre comercial
registrado ante la misma autoridad que registra las marcas, y que
comparte con las marcas su común naturaleza de signo distintivo que
conforme a la legislación española permite a su titular impedir el uso
de denominaciones similares, y que se corresponde con una
denominación notoria dentro del ámbito territorial de su presencia,
por tratarse de la entidad prestataria del servicio público de ferrocarril
metropolitano en la capital de España, parece que concurren razones
suficientes para considerar, conforme a lo establecido ya en otras
decisiones de la OMPI que han enfrentado nombres y derechos de la
personalidad frente a dominios, que la denominación METRO DE
MADRID, S.A. ha de ser considerada, en sentido amplio, como
"marca", a los efectos de la aplicación de la Política Uniforme.
6.2.2 Análisis de la identidad o semejanza entre marca y dominio
No ofrece ninguna duda que el signo METRO DE MADRID y el
dominio METROMADRID.COM ofrecen una virtual identidad
eliminada la partícula correspondiente al nivel superior de dominio
genérico ("COM"), y dejando de considerar la preposición "DE", y las
siglas identificativas de las sociedades anónimas españolas, S.A.
Hay que tener en cuenta que en la adopción de nombres de dominio
tienden a simplificarse construcciones gramaticales correctas en aras
de la concisión, por lo que la eliminación de la preposición "DE" en el
signo METRO DE MADRID, S.A., sería una práctica corriente; ello
queda demostrado por la propia circunstancia de que la demandante
sea titular anterior del dominio METROMADRID.ES donde tal
contracción ya se ha efectuado.
El pretendido carácter descriptivo del signo METRO DE MADRID,
page 6
aún en el caso de que se produjera, lo que no se entra a juzgar, así
como el que dicho signo se refiera a unos u otros productos o
servicios, es totalmente irrelevante a los efectos de este
procedimiento, de acuerdo con la "Política Uniforme".
6.2.3 Análisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses
legítimos por parte del demandante en el nombre de dominio
controvertido.
Analizando esta cuestión se observa que el demandado:
-
no expresa ninguna razón que le vincule a la ciudad de
Madrid,
-
no alega ninguna conexión específica con el servicio
público del metro de Madrid,
-
no señala que haya sido conocido o identificado bajo esa
denominación, y
-
no acredita ningún tipo de preparativo real para el uso del
dominio METROMADRID.COM , distinto de su
utilización pornográfica, o su vinculación al dominio
METROBILBAO.COM
El demandado ha alegado su derecho constitucional a la libre
expresión como base para la apropiación particular del dominio
METROMADRID.COM , a fin de efectuar el derecho a la crítica en
relación con ese servicio público de Madrid.
Como no hay ninguna razón para que el derecho a la crítica deba
ejercerse necesariamente a través de la utilización de la marca de un
tercero, cuando puede prestarse a través de dominios diferentes; se
considera de aplicación la doctrina contenida en los casos OMPI
D2000-0071 CSA Internacional a.k.a. Canadian Standards
Association v. John O. Shannon et al y OMPI D2000-0299 y 300
Monty and Pat Roberts, Inc. c. Bill Keith y J. Bartell, citados por el
panelista Roberto A. Bianchi, en su decisión de 31 de Agosto de 2000
relativa al dominio METROBILBAO.COM .
6.2.4 Análisis de la existencia o no de mala fe en el registro del nombre
de dominio METROMADRID.COM , y análisis de la existencia
o no de uso de mala fe de ese nombre de dominio.
El párrafo 4 (a) iii de la Política Uniforme considera que es necesaria
la concurrencia de mala fe en el registro y, asimismo, un uso de mala
fe.
En la interpretación de ese apartado se ha tenido en cuenta el proceso
formativo de las reglas de ICANN, y el hecho de que si bien:
es necesario que exista algún requisito de uso de mala fe
page 7
de los dominios, de cuya titularidad se ha ya desentendido
el solicitante,
-
es preciso considerar también con especial cuidado si
alguna tenencia pasiva, de mala fe, del nombre de
dominio, puede considerarse uso en el sentido del párrafo
4 a) (iii) de la "Política Uniforme".
En ese sentido, sin establecer en líneas generales, la decisión D2000003 de 18 de Febrero de 2000, señalaba que el panel debe prestar
atención especial a todas las circunstancias relativas a la conducta del
demandado, estableciendo que puede haber satisfacción bajo la
"Política Uniforme" si tales circunstancias muestran que la tenencia
pasiva de un nombre de dominio implica una actuación (y por lo tanto
un uso) de mala fe.
Esa consideración de la conducta de las partes encaja perfectamente
con el derecho español, que en el Código Civil, artículo 1282,
establece que para juzgar de la intención de los contratantes (en este
caso de las partes)... "deberá atender principalmente a los actos de
éstas, coetáneos y posteriores al contrato".
Todo lo anterior lleva a ampliar la consideración de lo que debe de
entenderse por uso de mala fe, cuando la adquisición del registro de
nombre de dominio ha sido de mala fe.
Son circunstancias que a juicio del panel acreditan el registro de mala
fe del dominio METROMADRID.COM , las siguientes:
-
El dificultar la identificación del titular del dominio; ello
se desprende del hecho de utilizarse solamente un
apellido, cuando de acuerdo con el sistema legal español
la identificación de la personalidad se conforma a través
del apellido paterno y del materno, así como el
señalamiento de un apartado de correos por todo
domicilio.
-
La conducta de acaparamiento de dominios similares, al
haber obtenido el registro de los dominios
METROBILBAO.COM ,
METROBARCELONA.COM y
METROMADRID.COM .
-
El no haber alegado, ni por tanto probado, la existencia de
una actividad comercial para la que legítimamente pudiera
utilizarse el dominio METROMADRID.COM , de
donde se desprende que la adopción de la misma obedece
al deseo de impedir el registro de ese dominio a su titular.
-
El haber utilizado páginas de contenido pornográfico (o
que vinculan a otras de tal contenido) en la dirección
page 8
METROMADRID.COM .
-
El que mediante la obtención del dominio
METROMADRID.COM se impida y dificulte al titular
del signo METRO DE MADRID, S.A. su presencia en la
red, sin que la obtención de la demandante de los
dominios METROMADRID.ORG y
METROMADRID.NET , después de haber
comprobado que existía el dominio
METROMADRID.COM pueda operar como factor a
tener en cuenta en ningún sentido.
Aunque no puede considerarse probada de manera incontestada la
oferta de venta que esgrime el demandante, la conducta del
demandado, declarada probada en el procedimiento D2000-0467, que
acredita la oferta de venta del dominio METROBILBAO.COM por
la cantidad de 100.000.000 Ptas.-, da pié para pensar que también
pueda estar en venta el dominio METROMADRID.COM (y que la
oferta en ese sentido sea por tanto cierta), toda vez que es a la página
METROBILBAO.COM a la que está redireccionada la página
METROMADRID.COM . Poniendo en conexión esas
consideraciones con el deseo de ocultación de la identidad del
demandado, todo ello lleva a concluir al panel que su conducta no
encaja dentro de lo que sería permisible considerar como proceder de
buena fe.
Y en cuanto al uso de la marca, también el panel concluye en que se
produce un uso de mala fe, habida cuenta de que:
-
Al acceder a la página METROMADRID.COM se
redireccione a la página METROBILBAO.COM , lo
que acredita que existe uso.
-
En la página redireccionada, no hay referencia ninguna al
metro de Madrid, pero sí contenidos claramente
denigratorios para una entidad paralela a la que es
reclamante en este procedimiento.
Ese uso denigratorio, claramente definido en la resolución de 31 de
Agosto en el caso del D2000-0467, queda patente si se tiene en cuenta
el correo electrónico de contacto que ofrece el titular de esa página,
que es mecagoenel@metrobilbao.com .
También acredita esa circunstancia el hecho de que en algún momento
haya existido un contenido de naturaleza que este panelista entiende
es pornográfico, pero que su calificación exacta resulta irrelevante,
porque en cualquier supuesto se trata de un contenido ajeno por
completo a la entidad a la que inequívocamente se refiere el dominio
METROMADRID.COM .
En consecuencia, el panel declara probada la falta de interés legítimo
page 9
para el registro del dominio METROMADRID.COM por parte del
demandado, y también que ese dominio ha sido registrado y además
está siendo utilizado de mala fe.
7.
Decisión
El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente
expresadas, ha probado, de acuerdo con el párrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los
tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo
ordena que el dominio METROMADRID.COM sea transferido al demandante.
Alberto de Elzaburu
Panelista único
2 de Noviembre de 2000
page 10