DMX2012-0015

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Ford Motor Company c. Registration Private (Domains ByProxy.com Domains By Proxy, LLC) / Arturo Casillas, Team
Caso No. DMX2012-0015
1. Las Partes
La Promovente es Ford Motor Company, con domicilio en Dearborn, Michigan, Estados Unidos de América
(“Estados Unidos”), representada por Cuesta Llaca Esquivel Abogados, México.
La Titular es Registration Private (Domains ByProxy.com - Domains By Proxy, LLC) / Arturo Casillas, Team,
con domicilio en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos y Léon, Guanajuato, México, respectivamente.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <motorcraft.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México. El Agente Registrador es Wild West Domains.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de noviembre
de 2012. El mismo día, el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico una solicitud de verificación
registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de diciembre de 2012 NIC-México envió al
Centro, vía correo electrónico, su respuesta indicando que la persona que figura como registrante difiere del
nombre del Titular considerado inicialmente en la Solicitud), proporcionando a su vez los datos de contacto
de los contactos administrativo, técnico y de facturación, e indicando que el nombre de dominio en disputa
se mantendría bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento. El Centro envió una
comunicación electrónica a la Promovente en fecha 5 de diciembre de 2012 suministrando los datos del
registrante y los datos de contacto confirmados por NIC-México, e invitando a la Promovente a presentar
una enmienda a la Solicitud. La Promovente presentó una Solicitud enmendada en fecha 7 de
diciembre de 2012.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplía los requisitos formales de la
Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”),
el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el
“Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de
nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
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De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando
comienzo al procedimiento el 14 de diciembre de 2012. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el
plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de enero de 2013. El Titular no contestó a la Solicitud. Por
consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el
4 de enero de 2013.
El Centro nombró a Pedro W. Buchanan Smith como miembro único del Grupo de Expertos el día 11 de
enero de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en
conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las
normas del procedimiento.
El Centro señaló el día 28 de enero del 2013, como la fecha para la emisión de la Decisión del Experto,
notificando lo anterior de conformidad con el artículo 8.F del Reglamento, y transfiriendo el expediente del
caso al suscrito Experto.
El Experto designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluación del Centro, de
que la Solicitud se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Política, el Reglamento y el
Reglamento Adicional. Este Experto considera que la Solicitud fue debidamente notificada al Titular del
nombre de dominio en disputa de conformidad con lo previsto en el artículo 4.A del Reglamento.
El Experto no ha recibido ningún requerimiento de la Promovente ni de la Titular respecto a presentaciones,
renuncias o extensiones de términos adicionales, y el Experto no ha encontrado necesario el requerir
ninguna información, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Experto ha decidido
proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de solución de
controversias en materia de nombres de dominio.
Más aún, se hace constar en la presente Decisión que este Experto no tiene conocimiento de que las partes
hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente Decisión por
el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento de
solución de controversias, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. En adición, este Experto no
tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier
corte o tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el nombre de
dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento.
El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Solicitud se basa en la famosa marca comercial MOTORCRAFT. Ford Motor Company es legítima titular
de las marcas que amparan productos de vehículos de motor y servicios de reparación y mantenimiento de
vehículos de motor, debidamente registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”),
autoridad administrativa encargada de registrar las marcas de México.
Con respecto a la marca MOTORCRAFT, Ford Motor Company es titular de diversas marcas tal y como se
puede corroborar en el sitio Web “http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/registrobusca” es decir, la
base datos del IMPI.
Por economía procesal, a decir de la Promovente, solo anexó copia de los títulos de marca:
1.
Registro marcario mexicano número 163469 MOTORCRAFT (marca nominativa), en las clases 07 y
protege los siguientes productos: “filtros con aplicación automotriz”, misma que se encuentra vigente y
surtiendo todos sus efectos, y que se acompañó a la Solicitud como Anexo 4.
2.
Registro marcario mexicano número 733123 MOTORCRAFT (marca nominativa), en las clases 06 y
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protege los siguientes productos: “metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción
metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos
metálicos no electrónicos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos
metálicos no comprendidos en otras clases; minerales”, misma que se encuentra vigente y surtiendo todos
sus efectos, y que se acompañó a la Solicitud como Anexo 5.
3.
Registro marcario mexicano número 733140 MOTORCRAFT (marca nominativa), en las clases 35 y
protege los siguientes servicios: “publicidad por todos los medios de difusión para promocionar productos o
servicios relacionados con la industria automotriz; incluyendo publicidad para promover servicios de
mantenimiento, reparación, cuidado, instalación y modificación de vehículos de motor y sus partes”, misma
que se encuentra vigente y surtiendo todos sus efectos, y que se acompañó a la Solicitud como Anexo 6.
La Promovente es titular del nombre de dominio <motorcraft.com.mx> desde el año 2000, mismo que se
encuentra vigente hasta 2014, registrado a través del registrador MarkMonitor, lo cual se puede corroborar
en la página de Internet “www.markmonitor.com”. Como se puede apreciar en las siguientes páginas de
Internet, Ford Motor Company comercializa productos y presta servicios con la marca MOTORCRAFT en
México y en los Estados Unidos. Las páginas Web son: “http://www.fordparts.com/Landing/Motorcraft.aspx”
y “http://www.motorcraft.com.mx”.
A la fecha de la presentación de la Solicitud, el nombre de dominio en disputa parecería dirigir a una página
Web errónea y sin contenido.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que la Promovente apoya la procedencia de su
acción son los siguientes:
El nombre de dominio en disputa <motorcraft.mx> contiene la marca de la Promovente, lo cual se
desprende de la simple lectura del mismo en comparación con dichas marcas.
La Promovente además de ser titular de registros marcarios y nombres de dominio, dichos registros se
encuentran en uso en productos y servicios protegidos ante las oficinas de marcas de diversas partes del
mundo.
El Titular no cuenta con registro marcario alguno que le faculte a utilizar la marca MOTORCRAFT dentro del
nombre de dominio en disputa, siendo que tampoco cuenta con autorización o licencia alguna otorgada por
la Promovente para llevar a cabo un uso legítimo de la denominación mencionada.
La marca de la Promovente es mundialmente conocida y tiene un alto prestigio en el mercado automotriz.
Al estar el Titular ofertando los mismos productos mediante un sitio Web cuyo nombre de dominio incluye la
marca MOTORCRAFT, es evidente que está intentando lucrar con el buen nombre de la Promovente,
haciendo creer a los consumidores que se trata bien, de la misma empresa o bien de una filial o licenciataria
autorizada, lo cual es completamente falso y además actualiza una conducta de competencia desleal.
B. Titular
El Titular no presentó respuesta a la Solicitud y alegaciones de la Promovente, dejando así de oponer las
excepciones y defensas que a su derecho conviniere. El Titular no ha efectuado alegación alguna.
6. Debate y conclusiones
El Experto considera que la Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa
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Registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-México, aceptó todos los términos y condiciones
del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política
pertinente, y particularmente las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política, el Reglamento y el
Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia),
mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios
para la solución de controversias en materia de nombres de dominio. Por lo tanto, la disputa objeto de este
procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas arriba mencionadas, y este
Experto tiene jurisdicción para decidir esta disputa.
Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba
mencionado, el Titular convino y garantizó, que ni el registro del nombre de dominio en disputa ni la manera
en la que se pretendía utilizar dicho nombre de dominio, infringiría directa o indirectamente los derechos
legales de terceros y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro
del nombre de dominio en disputa del Titular podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.
Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de
controversias en materia de nombres de dominio que se reúnan los requisitos procesales fundamentales.
Dichos requisitos incluyen que el titular sea debidamente notificado de los procedimientos iniciados en su
contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos
y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento del experto se realice adecuadamente; que
las partes sean debidamente notificadas del experto; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en el
procedimiento administrativo.
En el caso objeto de este procedimiento, el Experto está satisfecho de que el presente procedimiento ha
sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y
particularmente contemplando la notificación de la presentación de la Solicitud al Titular, el nombramiento
de este Experto y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para
contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.
En los términos del artículo 1.a. de la Política, la Promovente debe probar la presencia de los siguientes
elementos: (i) que el nombre de dominio en disputa, es idéntico o semejante en grado de confusión con
respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de
origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; (ii) que el Titular no tiene
derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y, (iii) que el nombre de dominio
en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Este Experto encuentra que la totalidad de la marca MOTORCRAFT de la Promovente se encuentra incluida
en el nombre de dominio en disputa y seguida del código de país correspondiente a México “.mx”. La
adición de la clasificación “.mx” no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el nombre
de dominio en disputa.
Adicionalmente, el término “.mx” es un elemento técnico necesario requerido para el registro de un nombre
de dominio bajo el código de país “.mx”, y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente
seleccionada por la parte que requiere el registro de un nombre de dominio.
Este Experto considera que la Promovente tiene derechos sobre la marca MOTORCRAFT, y que el nombre
de dominio en disputa registrado por el Titular es similar en grado de confusión, sino idéntico, con esta
marca.
B. Derechos o intereses legítimos
Adicionalmente, este Experto considera que el Titular (i) no cuenta con registro marcario alguno que le
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faculte a utilizar la marca MOTORCRAFT; (ii) no existe indicación ni documento comprobatorio alguno, de
que el Titular tenga algún derecho o interés legítimo con respecto al nombre de dominio en disputa, ni haya
sido expresamente autorizado por la Promovente para registrar ningún nombre de dominio que contenga la
marca MOTORCRAFT; y, (iii) no existen ni se han demostrado derechos o legítimos intereses sobre el
nombre de dominio en disputa, ni evidencia de circunstancia alguna como las que de manera enunciativa, y
no limitativa, señala el artículo 1.c.i,ii y iii de la Política para acreditar en su caso un uso legítimo del nombre
de dominio en disputa.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Este Experto considera que, en determinadas circunstancias, existe mala fe por parte del registrante de un
nombre de dominio, cuando el nombre de dominio contiene una marca, nombre comercial o símbolos
distintivos notorios o bien conocidos a nivel nacional o internacional, y que obviamente no han sido
seleccionados por simple casualidad por el registrante.
Este Experto considera que una marca es notoria o bien conocida si ha sido suficientemente publicitada, a
nivel regional, dentro del ámbito de la percepción o área en la que el registrante está sujeto a influencia, o a
nivel internacional, de la misma manera, dentro del ámbito en que el público internacional en general, está
sujeto a percepciones o influencias, para que bajo la simple apreciación de cualquier persona ordinaria, con
acceso o influencia mínima razonable a medios masivos de información y comunicación (como la radio, la
televisión, la prensa, Internet y demás anuncios publicitarios urbanos), conozca de la existencia y sea capaz
de identificar un uso persistente, o un prestigio, reconocimiento, utilidad comercial o de cualquier otra forma,
de una marca, o de un símbolo distintivo respecto del cual exista un titular claramente reconocido.
En la opinión del Experto, la evidencia, como en el caso que nos ocupa, de la existencia previa de la marca
MOTORCRAFT de la Promovente, notoriamente conocida a nivel nacional e internacional, obliga a concluir
que el Titular procedió de mala fe al registrar y usar el nombre de dominio en disputa <motorcraft.mx>.
Más aún, al utilizar el nombre de dominio en disputa con el fin de atraer con ánimo de lucro a los usuarios
de Internet creando la posibilidad de que exista confusión con la Promovente en cuanto a la fuente,
patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del nombre de dominio en disputa, tal y como lo establece el
artículo 1.b.iv de la Política, obliga asimismo a concluir que la Titular procedió de mala fe al registrar y usar
el nombre de dominio en disputa <motorcraft.mx>.
En este sentido, y como así lo afirma el Promovente en la Solicitud, el Titular habría estado ofertando los
mismos productos mediante un sitio Web cuyo nombre de dominio incluye la marca MOTORCRAFT, y con
ello, intentando lucrarse con el buen nombre de la Promovente, haciendo creer a los consumidores, de
forma errónea, que se trata bien, de la misma empresa o bien de una filial o licenciataria autorizada.
Asimismo, este Experto encuentra que el Titular ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de
mala fe, particularmente pero sin limitación, con el fin de impedir que el titular de la marca de productos o
servicios registrada, refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente a la marca de la
Promovente. Este Experto considera que la mala fe deliberada se da toda vez que la famosa marca
MOTORCRAFT era incuestionablemente del conocimiento de el Titular cuando registró el nombre de
dominio en disputa.
El hecho de que el nombre de dominio en disputa actualmente no dirija a una página Web activa no cambia
la determinación del Experto.
En resumen, este Experto considera que la Promovente presentó información y documentación substancial
soportando sus alegatos y sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa, y al analizar este caso ha
encontrado cuestionable el registro del nombre de dominio en disputa por la Titular. Por lo tanto, el Experto
considera que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y usado de mala fe.
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7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el
Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <motorcraft.mx> sea transferido a la Promovente.
Pedro W. Buchanan Smith
Experto Único
Fecha: 28 de enero del 2013