01 M Guía de registro de marcas en Chile

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Guía de registro de marcas en Chile
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FACTSHEET
IMPORTANT
ISSUES
01
Qué son las marcas
02
Qué necesita saber para registrar
una marca en CHILE
Cómo transferir y celebrar actos sobre
derechos de marca en CHILE
Tipos de marcas registrables en CHILE
Prohibiciones de registro en CHILE
03
Cómo se defienden las marcas
en CHILE
05
Glosario
01
Qué son las marcas
——
Qué son las marcas
Qué necesita saber para registrar una marca en CHILE
Cómo transferir y celebrar actos sobre derechos de marca en CHILE
Cómo se defienden las marcas en CHILE
Enlaces de interés e información adicional
Glosario
Son todo signo susceptible de representación gráfica,
capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o
establecimientos industriales o comerciales, que consistan
en palabras, incluidos los nombres de las personas, letras,
números; elementos figurativos (imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores), sonidos, así como también la combinación de estos signos.
La principal característica de una marca es su carácter
distintivo, esto es, debe ser capaz de distinguirse de otras
que existan en el mercado así como a los productos y servicios a que dan cobertura.
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04
Enlaces de interés e
información adicional
Según la cobertura
++ Marca de producto
++ Marca de servicio
++ Marca de establecimiento industrial
++ Marca de establecimiento comercial (alcance nacional)
Según su representabilidad gráfica According to the
graphical representation
++ Marca denominativa
++ Marca figurativa: signos gráficos
++ Marca mixta: marca compuesta por elementos de la
marca denominativa y la figurativa
++ Marca publicitaria
++ Marca sonora: una grabación del sonido y una descripción gráfica debe entregarse con la solicitud.
Según el objeto
++ Marca comercial: es el signo más extendido y se
usa en el comercio para distinguir un producto o
servicio en el mercado.
++ Marca colectiva: signo distintivo con capacidad de
representación gráfica que sirve para distinguir la
procedencia, el material o el método de producción
de un producto o servicio producido por un grupo de
miembros de una sociedad.
++ Certificado de marca: signo distintivo que indica que
un producto o servicio cumple con una serie de normas validadas por una autoridad certificadora.
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CUÁNDO
QUÉ
BEFORE
Viabilidad jurídica
CUÁNTO
Métodos de marketing y Ahorro de costes y meValor honorarios
diseño
nor riesgo
- Identidad de
signos/cobertura
marcas idénticas
- Similitud de
signos/cobertura
marcas similares
=
Menor riesgo de
observaciones y
oposiciones
=
Valor honorarios
No contencioso
Con representante si es
Solicitud
sin
extranjero no residente, Procedimiento de
oposición y sin
por internet y sin nece- registro legal
observaciones
sidad de abogado
Contencioso
Solicitud
con
Con representante abooposición y/o
Juicio marcario por con- Tasas y honorarios
gado, ante tribunales,
con observatienda de derechos
por clase
por escrito
ciones de oficio
DURANTE
DESPUÉS
PORQUÉ
Tasas y
honorarios
por clase
Renovación
Con representante si es
Renovar cada 10 años, Tasas y honorarios
extranjero no residente
de forma indefinida
por clase
y por internet
Branding
Construyendo
en el mercado
marca Cumplir función distin- Inversión en marketiva
ting
Acciones civiles, penales, en frontera y regisHonorarios y gastos
trales
procesales
Nulidades, infracciones
Activa
Defensa
Pasiva
02
También se puede registrar una frase de propaganda o
publicidad cuando esté vinculada a una marca registrada.
What you need to know
to register a trademark in
CHILE
——
Qué son las marcas
Qué necesita saber para registrar una marca en CHILE
Cómo transferir y celebrar actos sobre derechos de marca en CHILE
Cómo se defienden las marcas en CHILE
Enlaces de interés e información adicional
Glosario
¿Qué se puede registrar cómo marca en CHILE?
Cualquier palabra o cualquier expresión, de fantasía o
arbitraria, nombres, seudónimos, letras, números, imágenes, símbolos, gráficos, figuras, así como cualquier combinación de lo anterior.
¿Qué características debe tener una marca para que
se pueda registrar en CHILE?
++ Representatividad gráfica del signo: Esto incluye las
marcas sonoras (partituras y registro sonoro). No
son registrables las marcas olfativas y las formas
tridimensionales y aquellos signos que incurren en
causales de irregistrabilidad.
++ Poseer fuerza diferenciadora o distintiva» del signo con relación al producto o servicio respectivo.
La marca debe diferenciar a un producto de otro,
por lo que no puede confundirse con lo que se va
a identificar o referirse genéricamente a su objeto
o describirlo.
Ejemplo: el INAPI rechazó la marca APPLEBEST para
frutas.
“
“Si su empresa no se encuentra
en Chile, es obligatorio nombrar
a un representante local”
“
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA EN CHILE
Estrategia y Naming
CÓMO
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CONSEJOS Y ALERTAS
CONSEJOS Y ALERTAS
ANTES de solicitar el registro compruebe que:
++ Puede registrarse como marca (y no como
diseño, por ejemplo)
++ Es distintiva
++ Ha realizado el pago de la tasa
++ Está legitimado a realizar la solicitud:
++ No infringe derechos de terceros
++ No va en contra de la ley
++ Tiene designado a un representante en Chile,
salvo que ya tenga domicilio allí
++ Tiene clara la lista de productos y servicios
para los que la registra
++ Tiene la prioridad para solicitarla (no hay nadie que lo hizo antes)
“DURANTE la tramitación puede revisar el estado del proceso
en www.inapi.cl”
“
“
¿Quién puede solicitar el registro y qué documentación necesita en CHILE?
Cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera puede solicitar el registro de su marca. Las personas
naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán
designar un apoderado o representante en Chile.
Todos los poderes relativos a la propiedad industrial se
otorgarán por instrumento privado. Optativamente los solicitantes residentes en Chile pueden elevarlo a documento
público. Los mandatos provenientes del extranjero podrán
optativamente otorgarse ante el cónsul de Chile respectivo sin ninguna otra formalidad posterior, o someterse a
legalización.
Si el poder es otorgado en el extranjero, debe estar firmado y extendido en idioma español. En caso de estar
expedido en un idioma diferente, deberá ser acompañado
con una traducción simple.
En caso de oposición y para procedimientos contenciosos
es necesario el patrocinio de abogado. Se recomienda
también contratar a un experto en propiedad intelectual,
aunque no es obligatorio.
El contenido de los formularios de inscripción y la información están disponibles en www.inapi.cl.
¿Cómo se clasifican los productos y/o servicios para
solicitar una marca en CHILE?
La Clasificación Internacional de Niza (versión 10º) se utiliza para identificar la cobertura del signo en Chile.
Antes de presentar una solicitud de marca comercial es
indispensable consultar la clasificación e indicar detalladamente los productos o servicios que se pretende distinguir
con la marca.
3
Chile reconoce la solicitud y registro multiclase de
marcas, Sin embargo, no se puede pedir en un
mismo formulario productos y servicios a la vez.
Además las tasas se deben pagar igual que en el
sistema monoclase: una a una, con independencia del número de clases registradas
¿Qué precio tiene el registro en CHILE?
Las tasas se definen con base en una unidad de valor
variable mensual. El costo del registro de las marcas comerciales, indicaciones geográficas o denominaciones de
origen es de 176 € por cada clase de productos o servicios
más la tasa de publicación (53 €).
De todo ello se deben abonar 58 € en el momento de presentar la solicitud de registro (tasa de solicitud inicial), para
que comience la tramitación, y 116 € cuando se registra.
Si es rechazada, la tasa de solicitud inicial no se devuelve.
La renovación de registros de marcas cuesta 348 € y puede pagarse incluso dentro de los 6 meses siguientes al
vencimiento del registro, pero con una sobretasa que oscila entre los 330 € y los 660 € (plazo máximo) por clase.
CONSEJOS Y ALERTAS
No se olvide de inscribir las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre
realizados.
Sin la inscripción los actos son válidos, pero inoponibles frente a terceros.
Su inscripción y cualquier otro tipo de gravámenes
sobre marcas requiere el pago de una tasa de 58 €.
La renovación puede realizarse de manera presencial o
electrónica vía internet, cumpliendo los mismos requisitos
que para una marca nueva sin publicación (necesidad de
representante si la empresa no tiene residencia en Chile).
CONSEJOS Y ALERTAS
No hay plazo exacto desde cuándo solicitar la renovación, aunque se recomienda hacerlo con 6 meses
de antelación.
¿Cuánto dura la protección en CHILE y cómo se renueva?
La protección dura 10 años contados desde la fecha de la
concesión del registro, renovables de manera indefinida
(por otro decenio) y no está sujeta a caducidad por falta de
uso efectivo en el mercado, según la ley vigente.
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Mercosur IPR SME Helpdesk Guía de registro de marcas en Chile
Fuente: Inapi/Chileatiende
*Los sábados, domingos y festivos no son días laborables.
03
Prohibiciones de registro
de marcas en CHILE
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Qué son las marcas
Qué necesita saber para registrar una marca en CHILE
Cómo transferir y celebrar actos sobre derechos de
marca en CHILE
Cómo se defienden las marcas en CHILE
Enlaces de interés e información adicional
Glosario
“
“Una solicitud de registro de
marca no puede ser rechazada
por ninguna causal que no se
constaten en oposiciones o en
observaciones de oficio”
“
CONSEJOS Y ALERTAS
Si quiere más información sobre el proceso de registro en Chile, no dude en ver nuestro vídeo sobre el registro de marcas en Chile www.youtube.com/
watch?v=IeZqHd05fl8
Existen causales absolutas y relativas de rechazo de solicitudes de marca. Ambas son objeto de examen de oficio
de fondo del INAPI y pueden fundamentar demandas de
oposición o nulidad de terceros interesados.
A. Causales ABSOLUTAS: consisten en la incapacidad
del signo para distinguir bienes o servicios de un determinado origen empresarial por falta de distintividad intrínse!
ca.
++ Signos que no son expresamente una marca según
la ley, por ejemplo, tridimensionales, hologramas,
títulos de películas y libros, signos animados o de
multimedia, marcas de posición, gestuales, olfativas, gustativas, textura o táctiles.
++ Marcas sin carácter distintivo, por ejemplo, términos
genéricos y descriptivos – de género, naturaleza,
origen, evocativas, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor, calidad, uso general en el co-
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++
++
++
++
mercio, nombres técnicos, de variedades vegetales,
recomendadas por la OMS, nombres de personas,
forma o el color de los productos o de los envases,
además del color en sí mismo-, muy simples -una
letra o número- o demasiado complejas –poemas
extensos- y términos comunes -signos de internet y
lenguaje computacional, ortográficos, y otros como
©, ®, ±, ≤, ≥, ×, ÷, €, $, %-. No obstante, el INAPI
acepta registros de signos que no son intrínsecamente distintivos si han adquirido dicha característica mediante su uso en el mercado nacional, por
ejemplo, HOMECENTER para establecimiento de
venta de productos para el hogar.
Signos contrarios a la moral y al orden público, por
ejemplo, si hacen apología de actos ilegales
Marcas con carácter engañoso respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos o
servicios, incluyendo los de clases con coberturas
relacionadas.
Emblemas y símbolos especialmente protegidos,
por ejemplo, banderas, escudos, punzones oficiales, nombres de Estados (en idioma original o español).
Nombres científicos o técnicos (de variedades vegetales, por ejemplo) o nombres comunes recomendados por la OMS o nombres que hacer referencia
a un componente terapéutico.
B. Causales RELATIVAS: consisten en conflictos de
identidad o confusión entre la nueva marca y un derecho
preexistente al momento de la presentación de la solicitud.
Son derechos preexistentes:
++
La existencia de una marca registrada o solicitada
con anterioridad, que genere riesgo de confusión
por identidad o semejanza gráfica o fonética, para
productos o servicios idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas con
el signo solicitado;
el público consumidor pueda creer que los productos o servicios poseen un mismo origen empresarial
cuando no lo tienen.
B. La existencia de conflictos con otros derechos
preexistentes, tales como, marcas famosas, marcas no
registrales, indicaciones de procedencia y derechos de
autor.
1. Marca famosa y notoria: según la legislación chilena,
las marcas notorias gozan de un mayor grado de protección para evitar que otros se aprovechen de su reputación
o que la dañen de alguna forma.
Notorias son aquellas reconocidas en el sector pertinente
del público que habitualmente consume esos productos,
demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.
CONSEJOS Y ALERTAS
No es necesaria la prueba de la confusión en el
caso de marcas en conflicto idénticas en signo y cobertura porque se presume por ley
1.1 Marcas notorias extranjeras
Requisitos: las marcas notorias extranjeras se pueden
oponer a una solicitud de registro de marca existe:
++
++
++
identidad o similitud gráfica o fonética entre los signos;
identidad de productos o servicios;
notoriedad, que se prueba mediante un registro extranjero para productos similares o relacionados;
publicaciones en revistas especializadas, publicaciones publicitarias; folletos publicitarios; facturas y
guías de despacho; balances anuales.
Su la marca que quiere registrar es similar a una marca
registrada con anterioridad, tanto el INAPI como el titular
de dicha marca puede oponerse contra su solicitud.
Alcance: Las marcas con productos o servicios no relacionados o diferentes no pueden ser rechazadas por esa
causal.
Los requisitos para que dos signos se consideren similares
son:
1.2 Marcas famosas o renombradas
Requisitos: las marcas famosas o renombradas en Chile
se pueden oponer a los registros de otras marcas si:
A. Identidad o similitud de las marcas: la similitud se
determina a través de una apreciación global de los elementos de los signos y el nivel de atención del consumidor.
La comparación entre el alcance de los signos se refiere
a su apariencia externa, su pronunciación y su similitud o
diferencias conceptuales.
++ Similitud o identidad entre los productos o servicios:
se determina teniendo en cuenta su naturaleza, objeto, canales de distribución, sus consumidores finales y si son productos que compiten. Por ejemplo,
aunque los vinos (clase 33) y las cervezas (clase
32) no pertenezcan a la misma clase, comparten
los mismos canales de distribución y se dirigen a
los mismos consumidores finales, por ello son similares.
++ Confusión o riesgo de confusión: posibilidad de que
5
++
++
++
gozan de fama y notoriedad en el mercado;
existe identidad o similitud gráfica;
la solicitud de la marca puede dañar la reputación
de una marca famosa y notoria o aprovecharse de
su prestigio.
Alcance: Las marcas notorias chilenas pueden incluso
oponerse a productos o servicios no relacionados siempre que tengan una mínima relación entre los productos o
servicios protegidos por marca notoria (por ejemplo, frutos
secos y bebidas de cola).
2. Marcas no registrales
Esta causal hace excepción al principio del “primero en registrar”, privilegiando el uso en el mercado nacional. El uso
que debe probarse debe ser real y efectivo; dentro del trá-
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Mercosur IPR SME Helpdesk Guía de registro de marcas en Chile
fico comercial incluyendo operaciones comerciales; dentro
del territorio chileno y previo a la solicitud respectiva.
Requisitos: marcas no registrales que efectivamente se
hayan usado antes de la solicitud de registro en el territorio chileno si existe:Graphical or phonetic identity or similarity between signs;
++ identidad o similitud gráfica o fonética entre los signos;
++ identidad o similitud de los productos o servicios;
++ riesgo de confusión Likelihood of confusion;
++ Uso del la marca en el mercado chileno, que debe
probarse, entre otros, mediante publicidad, facturas, guías de despacho y balances anuales.
El titular de una marca no registrada está obligado a solicitar su registro en 90 días después de la resolución de
rechazo de la solicitud de registro de la marca.
3. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen:
Requisitos: no son registrables las marcas que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende
distinguir en Chile una Indicación Geográfica o Denominación de Origen creadas o reconocidas:By law (e.g. wines),
++ por ley (por ejemplo, vinos),por tratados internacionales (por ejemplo, vinos y bebidas espirituosas),
++ por el registro en INAPI (por ejemplo, productos marinos).
“Tampoco son registrables
marcas descriptivas en idiomas
distintos del castellano. Éstas
deben traducirse para ver si
incurren en la prohibición.
Por ejemplo «Xocolatier» para
chocolates”
++
++
La expresión solicitada como marca sea inductiva a
engaño u error (por ejemplo, Krusty Burguer).
La denominación protegida bajo los derechos de
autor se utilice, a su vez, como marca registrada en
el extranjero o en Chile(no registrada).
04
Enlaces de interés e
información adicional
——
What are trademarks?
Qué son las marcas
Qué necesita saber para registrar una marca en CHILE
Cómo transferir y celebrar actos sobre derechos de marca en CHILE
Cómo se defienden las marcas en CHILE
Enlaces de interés e información adicional
Glosario
“
“
Requisitos: hay dos casos en los cuales los derechos sobre la obra puede impedir el registro de una marca:
CONSEJOS Y ALERTAS
Para registrar el nombre de una persona como marca
se necesita su consentimiento:
Si solicita registrar su propio nombre, no habría problema.
Si la persona no es el solicitante y está viva, se exige
su consentimiento expreso
Si la persona no se encuentra viva, con el consentimiento de sus herederos basta
Si es personaje histórico, cualquier persona podrá
registrar su nombre después de 50 años de fallecido
este, si no se afecta su honor
4. Derecho de autor:
Los derechos de autor sobre una obra o personaje son
independientes de la protección del derecho marcario.
Un tercero podría registrar como marca el nombre de una
obra o de un personaje.
Puede encontrar más información sobre Propiedad Intelectual en Chile en la página web del Mercosur IPR SME
Helpdesk: www.mercosur-iprhelpdesk.eu
Chile Atiende Pymes www.chileatiende.cl
INAPI www.inapi.cl
Normativa de Chile sobre marcas
www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=CL
www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=15104
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). RUT:
65.999.669-3.
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194, piso 1, Santiago,
Chile. Tel. (56 2) 2 887 0400
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Glosario
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Qué son las marcas
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Cómo transferir y celebrar actos sobre derechos de marca en CHILE
Cómo se defienden las marcas en CHILE
Enlaces de interés e información adicional
Glosario
Abandono: sanción para el caso de que el solicitante no
realice gestiones dentro de plazo, como no pagar tasas
Branding: proceso de hacer y construir una marca
Naming: técnicas para la creación del nombre de una marca
Oposición: instancia administrativa en la cual un tercero
presenta objeciones a una solicitud de patente o marca
comercial por considerar afectados sus intereses
Recurso de casación en el fondo: recurso procesal para
anular sentencias dictadas en contra de la ley sustantiva,
uniformando su interpretación
Marca colectiva: un signo distintivo con capacidad de representación gráfica que se usa identificar el origen, el material o el método de producción de un producto o servicio
de determinados miembros de una sociedad.
Certificado de marca: signo distintivo que indica que un
producto o servicio cumple con un conjunto de normas validadas por una autoridad de certificación.
Certificado de registro: documento que certifica que la solicitud de derecho de marca se encuentra concedida.
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Última actualización: diciembre 2014
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