Resumen comparativo de los requisitos de registro y
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Resumen comparativo de los requisitos de registro y ámbito de protección de las diversas categorías de marcas desde la perspectiva del RMC La Directiva relativa a la armonización del derecho de marcas no regula ni define de forma uniforme y vinculante los diversos signos que pueden constituir marcas para todos los Estados miembros. Sin embargo, del séptimo considerando de la Directiva se desprende claramente que la adquisición y la conservación del derecho sobre la marca registrada tienen que estar sujetas a las mismas condiciones en todos los Estados miembros1. Aunque existe un consenso generalizado con respecto a determinadas perspectivas de los requisitos de la solicitud y del ámbito de protección, en otros ámbitos persiste el desacuerdo. La Directiva, al igual que el RMC, parte de la existencia de una gran variedad de signos que pueden constituir marcas y menciona a modo de ejemplo, en el artículo 2 de la Directiva de armonización y el artículo 4 del RMC, palabras, incluidos los nombres de personas, dibujos, letras, cifras y la forma del producto o de su presentación. Las marcas registradas a nivel nacional y las marcas comunitarias (a diferencia de las no registradas) deben, además, poder representarse de forma gráfica. Sin embargo, la Directiva de marcas no resuelve si la representación gráfica es un requisito para la fecha de presentación de la solicitud (artículo 27 del RMC)2 o un motivo de denegación absoluta (artículo 7, apartado 1, letra a) del RMC). En la Directiva de armonización y en el RMC no figuran definiciones de las categorías de marcas. Éstas sólo se encuentran en un sinfín de reglamentos de aplicación, directivas internas de oficinas nacionales e internacionales, y en la jurisprudencia. De este modo, el formulario de solicitud del RMC contempla actualmente las siguientes categorías de marcas: marcas denominativas, marcas figurativas, marcas tridimensionales, marcas de color per se, marcas sonoras y otras marcas. Sin embargo, cabe preguntarse si estas categorías son de actualidad o acaso útiles. Este tema tiene importantes efectos prácticos que requieren armonización. A. Palabras, números, letras, signos 1. Definición En el artículo 4 del RMC ya se contemplan las marcas denominativas. En el marco de la marca comunitaria, una «marca denominativa» puede definirse, en aplicación de la regla 3 del REMC (Representación de la marca), como una palabra para la que el solicitante no 1 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas de 27 de noviembre de 2003 en el asunto C-283/01 Shield Mark BV/Joost Kist h.o.d.n. Memex («notación musical») Recop. 2003, I-14313, apartado 39 2 Resolución de las Salas de Recurso de 5 de diciembre de 2001 en el asunto R 711/1999-3 – El aroma de la frambuesa reivindica una representación gráfica o color específicos. La Regla 3 del REMC contempla igualmente marcas de números, marcas de letras y marcas de signos para las cuales el solicitante no reivindica una representación gráfica o color específicos. 2. Representatividad Criterios Si bien el propio carácter de las marcas puramente denominativas indica que éstas no pueden representarse gráficamente de forma específica, dichas marcas deberán ser claras, precisas, cerradas, en un registro fácilmente accesible y comprensible, duraderas y objetivas a fin de descartar cualquier elemento subjetivo a la hora de su identificación y percepción. La identificación de una marca tiene por finalidad especificarla a fin de determinar el objeto preciso que la marca registrada protege y concede a su titular. De este modo, la marca debe estar accesible al público y a las autoridades competentes, en particular a los operadores económicos, mediante su inscripción en un registro público. Por una parte, las autoridades competentes deben poder reconocer de forma clara e inequívoca la configuración del signo que compone la marca a fin de estar en condiciones de cumplir sus obligaciones de cara al examen previo de las solicitudes de marca y de cara a la publicación y continuidad de un registro de marcas efectivo y preciso. Por otra parte, los operadores económicos deben poder averiguar de forma clara e inequívoca los registros o solicitudes que han realizado sus competidores reales o potenciales y, de este modo, obtener la información correspondiente sobre los derechos de terceros3. Neutralización de determinados elementos gráficos Si se solicita el registro de una marca denominativa, ésta deberá reproducirse en su forma habitual de escritura en la solicitud, por ejemplo, con máquina de escribir, ordenador o letra manuscrita. El solicitante sabe que la Oficina registrará la marca con un tipo de letra determinado (Times Roman) y con un tamaño de letra determinado (12) en su base de datos. Las letras, números y símbolos se reproducirán también de forma neutral. Las palabras, letras, números o símbolos se indican en el orden en que figuren en la solicitud. No sólo pueden solicitarse marcas en las 23 lenguas oficiales actuales de la Unión Europea con caracteres latinos y una serie de símbolos nacionales especiales, sino también con caracteres griegos o búlgaros. Además, también se solicitan marcas comunitarias con caracteres rusos, árabes, japoneses o chinos, algo que constituye un fenómeno habitual en vista del gran número de inmigrantes que viven en el mercado común de la Unión Europea y de la globalización 3 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de diciembre de 2002 en el asunto C-273/00 Ralf Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt («Metilcinamato»), Recop. 2002, I-11737. 2 de la economía, dado que Europa es el mayor exportador mundial. También éstas deben ser, en principio, claras, precisas, cerradas, con un registro fácilmente accesible y comprensible, duraderas y objetivas, con al menos los conocimientos lingüísticos correspondientes o con ayuda de un diccionario. Alemán Bier Parfüm Inglés beer perfume Sueco öl parfym Finlandés olut hayuvesi Búlgaro Бирa Парфюм Griego Μπύρα άρωµα Latín cervisia unguentum Hebreo בירה בושם Turco bira parfüm Ruso Пиво Парфюмированная вода Árabe ﺑِﻴﺮَة ﻋﻄْﺮ ِ Chino La posibilidad de solicitar el registro de marcas denominativas y, en particular, de inscribirlas y buscarlas en el registro electrónico con alfabetos no europeos parece, a primera vista, una cuestión puramente técnica. La clasificación como marca nominativa o marca figurativa no influye en el examen de los motivos de denegación absolutos o relativos, ni sobre la manera en que el público interesado comprende estas palabras. El examen de los motivos de denegación absolutos debe realizarse teniendo en cuenta los intereses generales que protegen los motivos de denegación absolutos respectivos. Una limitación de los intereses generales a las 23 lenguas oficiales no parece justificada, sobre todo si se tiene en cuenta que las lenguas oficiales de algunos Estados miembros de la Unión Europea son habladas por menos personas que, por ejemplo, el árabe, el ruso o el chino, y que es necesario tomar en consideración el sector de la exportación. Los errores cometidos durante el examen del procedimiento de registro pueden corregirse más tarde en el procedimiento de nulidad. Así pues, parece compresible que se entendiera la siguiente marca, incluso estando escrita en árabe4: 4 Bin Ladin – Denegación por motivos de denegación absolutos por ir en contra del orden público y las buenas costumbres. Resolución de las Salas de Recurso de 29 de septiembre de 2004 en el asunto R 177/2004-2, resolución no definitiva (TEJ T-0488/04). 3 Mayúsculas y minúsculas Si bien el tipo de letra, el tamaño, el color y la distribución en varias líneas de una marca denominativa se neutralizan de oficio, no sucede lo mismo con las letras mayúsculas y minúsculas. La regla 3 del REMC permite expresamente el empleo de minúsculas y mayúsculas, y establece, además, que éstas deben aparecer en las publicaciones de la marca y en su registro por la Oficina. Así pues, las marcas denominativas tienen también un diseño gráfico determinado. Cabe destacar que el uso de minúsculas y mayúsculas puede influir sobre la pronunciación, la impresión visual y la comprensión de una marca. En este sentido, es muy común la mezcla de mayúsculas y minúsculas al azar o siguiendo un patrón determinado. He aquí algunos ejemplos: BioID, LEADIng., AIRail, BioGeneriX, (véase igualmente BlumenTopfErde / BlumentoPferde). Delimitación de las marcas denominativas y del ámbito de protección Cabe recordar que dentro del sistema de marcas comunitarias es imposible evitar un cierto grado de subjetividad a la hora de percibir las marcas denominativas. La pronunciación de una marca denominativa puede dar lugar a dudas incluso en el mismo Estado miembro, sobre todo cuando se trata de un término extranjero o de una palabra inventada. Así pues, la forma en que los consumidores alemanes pronuncian los siguientes caracteres resulta incierta: - En el marco de una comparación con «Bass»: PASH como Bas5 o bien como Päsch6. - En el marco de una comparación con la marca figurativa «Sir»: ZIRH – como Zir o bien como la palabra inglesa Sir. Más aún, varía la pronunciación y la comprensión de un Estado miembro a otro, y de un grupo de consumidores a otro. Los profesionales en la materia hablan a menudo de una regla, según la cual las marcas denominativas «gozan de protección en todas sus formas habituales de escritura», independientemente del tipo de letra o de que se escriban con mayúsculas o minúsculas. Sin embargo, esto no se puede desprender de la regla 3 del REMC, que prevé únicamente una neutralización de las marcas denominativas que se limita a su publicación y registro. 5 Como señala la Resolución de las Salas de Recurso de 12 de septiembre de 2001 en el asunto R 740 / 2000-3 – Bass / Pash. 6 Como señala la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003 en el asunto T292/01 Phillips-Van Heusen Corp./OAMI («Bass») Recop. 2003, II-4335. 4 Para que una marca se utilice de modo legítimo, basta con que difiera en algunos de sus elementos de la forma registrada, sin que este hecho influya en el carácter distintivo de la marca (artículo 15 del RMC). Sin embargo, esto significa que, en el caso de las marcas denominativas, el añadir elementos adicionales de diseño gráfico, otras palabras o elementos figurativos puede llevar al uso ilegítimo de la marca, si dicha adición influye sobre su carácter distintivo. Asimismo, la protección no se transfiere a la marca utilizada, sino que la versión registrada de la marca denominativa seguirá siendo la referencia para el examen de la similitud entre marcas7. De este modo, el uso registrado tiene prioridad sobre el uso realizado. Sólo existe una protección absoluta contra otras marcas en el caso de las marcas idénticas y los productos o servicios idénticos. De acuerdo con la jurisprudencia del TEJ8 sobre la identidad en el procedimiento de violación en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a) de la Directiva de armonización (que corresponde al artículo 9, apartado 1 letra a) y al artículo 8, apartado1, letra a) del RMC), la definición del término de identidad implica que los dos elementos sean iguales en todos los aspectos y que no se hayan producido modificaciones ni adiciones. Sin embargo, el factor determinante para la función de indicación de origen de la marca no es el examinador, sino el consumidor medio informado, atento y sensato, cuyo grado de atención dependerá del tipo de producto o servicio de que se trate, y que compara las marcas en su memoria. Dicho consumidor puede no reparar en diferencias insignificantes entre el signo y la marca. Así pues, las diferencias tan insignificantes que puedan pasar inadvertidas a un consumidor medio no modifican en absoluto la identidad de los signos coincidentes. Si el consumidor no pasa por alto estas diferencias, puede considerarse a lo sumo que existe similitud entre las marcas. Por ello, en el marco del artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC, se aplica un principio según el cual cuanto más similares sean las marcas, mayor deberá ser la diferencia entre los productos o servicios. Por regla general, los tipos de letra normales son considerados idénticos por los consumidores. Sin embargo, esto no es así, por ejemplo, con todos los tipos de letra disponibles en Microsoft Word, como lo demuestran los siguientes ejemplos: Identity or similarity? (Arial) Identity or similarity? (Times Roman) Identity or similarity? (Times Roman negrita cursiva) Identity or similarity? (Courrier) Identity or similarity? (Benguiat Bk BT) Identity or Similarity? (BernhardFashion BT) Identity or Similarity? (English111 Vivace BT) Identity or Similarity? (Lithograph) Identity or similarity? (Staccato222 BT) 7 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de enero de 2006 en el asunto T-147/03 Devinlec Développement innovation Leclerc SA/OAMI («Quantum»), Recop. 2006, II-11. 8 Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 20 de marzo de 2003 en el asunto C-291/00 LTJ Diffusion SA/Sadas Vertbaudet SA («Arthur et Félicie») Recop. 2003, I-2799. 5 Identity or similarity? (FuturaBlack BT) (Frakturschrift) Por tanto, por regla general, el riesgo de confusión aumenta cuanto más se parecen las marcas. Un tipo de letra especial puede desempeñar un papel destacado en el examen de la similitud. Cor (Marca solicitada) (Marca denominativa alemana) (letra D en tipo de letra Frakturschrift normal) El TEJ9 dictaminó que la marca denominativa «Cor» y la marca figurativa «Dor» se distinguieran entre sí del siguiente modo. Desde una perspectiva visual, las marcas compartirían las letras «o» y «r» (a pesar de la diferencia de tipos de letra). Sin embargo, las primeras letras son distintas, destacando en particular que la letra D representa una letra especialmente decorativa que no es idéntica a la letra «D» en tipo de letra Frakturschrift. Así pues, los signos se diferencian en su totalidad. Algunos significados sólo pueden comprenderse conceptualmente mediante las mayúsculas y minúsculas. El enunciado descriptivo de BioID se desprende (a diferencia de «bioid») precisamente de la diferencia de mayúsculas y minúsculas. Por ello, esta marca fue rechazada por motivos de denegación absolutos10. Asimismo, el hecho de resaltar una combinación de palabras en el marco de una marca denominativa mediante la separación de los elementos con una letra mayúscula es algo habitual y no permite el registro de indicaciones descriptivas. Una distribución de mayúsculas y minúsculas poco habitual puede contribuir al registro de una marca denominativa siempre que modifique su sentido para los consumidores interesados. En el caso de la marca LEADIng., la Sala de Recurso dictaminó en última instancia que, si bien un juego de palabras con la abreviación «Ing.» de ingeniero puede permitir el registro, el público interesado inglés no comprende dicho juego de palabras, sino que percibe la marca únicamente como la palabra «Leading». La marca fue rechazada para servicios de planificación por tratarse de una indicación descriptiva11. 9 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de mayo de 2007 en el asunto T-342/05 Henkel KGaA/OAMI («Cor») Recop. 2007, aún no publicada. La oposición se basaba en esta marca alemana, registrada en 1935 como «marca denominativa/figurativa» con el número 481 250, entre otras cosas, para productos de la Clase 3 - «Detergentes y productos de limpieza para aparatos domésticos y de cocina y para botellas, detergentes para botellas, jarras y toneles, productos de limpieza para ventanas, desengrasantes, productos para desengrasar y limpiar porcelana». 10 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2002 en el asunto T-91/01, BioID AG/OAMI («BioID») Recop. 2002, II-5159; Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 15 de septiembre de 2005 en el asunto C-37/03 P BioID AG/OAMI («BioID») Recop. 2005, I-7975. 11 Resolución de las Salas de Recurso de 2 de junio de 2006 en el asunto R 897/2005-1 – LeadIng. (marca figurativa). 6 La combinación de letras PCS no se entiende como el plural de Personal Computer, ya que en inglés el plural de la palabra «computer» no lleva la letra s ni se abrevió una forma plural, y además en las abreviaturas plurales generalmente la letra s se escribe con minúscula (PCs). Así pues, no es objeto de motivo de denegación absoluto (como el de indicación descriptiva). Igualmente, el carácter distintivo de la palabra «computer» no se reduce debido a una resonancia descriptiva12. Por otra parte, las marcas denominativas PCS y PCs (en el supuesto de que se registrase) no son idénticas con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra a) del RMC, pues ambos signos presentan diferencias visuales, sonoras y de significado. Descripción Aparte de la representación directa de la marca comunitaria, la solicitud puede incluir una descripción (regla 3, apartado 2 del REMC), que se registra y publica (Regla 84, apartado 2, letra f) del REMC). Esto no sucede en todos los Estados miembros, lo que parece problemático, pero la descripción puede revestir una importancia especial en el marco de la delimitación de la marca registrada. El TEJ acepta, en un principio, una descripción incluso en forma de representación gráfica de una marca, en virtud del artículo 4 del RMC. Es poco habitual que las marcas denominativas vayan acompañadas de una descripción (como por ejemplo, su significado o pronunciación). En tal caso, los límites respecto a las marcas figurativas o sonoras son difusas. Renuncia El solicitante puede declarar que no alegará derecho exclusivo alguno sobre los elementos de una marca carentes de carácter distintivo (artículo 38, apartado 2 del RMC). En la práctica, los examinadores rara vez solicitan dicha «renuncia», pero en ocasiones ésta se presenta de forma espontánea ante la Oficina. Los requisitos de la renuncia son, en primer lugar, que no se refiera a la totalidad de la marca, sino únicamente a una parte de ella, y en segundo lugar, que esta parte carezca de carácter distintivo en sí misma. En cambio no es posible registrar una marca para la cual el solicitante renuncia a todo derecho de protección. El efecto de esta renuncia es uniforme para toda la Unión Europea, es decir, incluso para aquellos lugares en los que el elemento tuviera carácter distintivo. La similitud entre marcas, en el marco del riesgo de confusión, no puede basarse en este elemento. Sin embargo, el factor determinante de la similitud entre marcas, incluso sin una renuncia formal, es si un elemento determinado puede ser objeto de monopolio o no. En la sentencia en el asunto Chiemsee, el TEJ dictaminó que existen intereses generales que impiden que un signo determinado pueda ser monopolizado por una marca. Esto se aplicaría al signo por sí sólo, pero también en combinación con otros elementos. En particular en el caso de las indicaciones descriptivas (véase el artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC) o de los elementos sin carácter descriptivo (véase el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMC), pero también de los elementos del signo sobre los que existen otros 12 Resolución de las Salas de Recurso de 9 de febrero de 2005 en el asunto R 248/2004-2 – T-PCS / PCS 7 intereses generales, como la prohibición del monopolio de los emblemas de Estado o las indicaciones de origen geográfico. B. Marcas figurativas 1. Definición Una «marca figurativa» es, por oposición a una marca denominativa, una marca para la cual el solicitante reivindica una representación gráfica o color determinado. A diferencia de otras formas de marcas, debe tener dos dimensiones, no estar en movimiento, y no estar compuesta únicamente por un color o una combinación de colores. Por lo demás, las fronteras son difusas. Sin embargo, en los Reglamentos relativos a la marca comunitaria no figura una definición jurídica positiva. Por ello, el término de marca figurativa abarca por igual, en la terminología de la OAMI, las marcas denominativas estilizadas o las combinaciones de marcas denominativas y figurativas. 2. Representatividad gráfica En el derecho primario armonizado, el artículo 4 del RMC establece que la marca comunitaria debe poder representarse gráficamente (véase el apartado #, más arriba). Los procedimientos de la marca comunitaria establecen que la solicitud debe ir acompañada de una representación de la marca (artículo 27 del RMC). En el caso de todas las marcas que no se solicitan simplemente para una palabra, número, letra o carácter, sino para una representación gráfica o color especial, debe presentarse una reproducción de esta en una hoja aparte (regla 3, apartado 2 del REMC). Las marcas comunitarias figurativas se escanean e introducen en el registro electrónico. Cada vez es más frecuente que las marcas figurativas se presenten a través de una solicitud electrónica acompañadas de un archivo informático. A excepción del tamaño, no se produce una neutralización de la marca solicitada, a diferencia de lo que sucede con las marcas denominativas: «What you see (in the application) is what you get (in the registration)». Si se solicita el registro en color, debe indicarse el color y la representación debe ser en color (regla 3, apartado 5 del REMC). De ello se desprende que no es necesario indicar colores para las marcas en blanco y negro, y que la representación de éstas debe ser en blanco y negro. Si bien el TEJ dictaminó respecto a las marcas de color per se que éstas sólo pueden registrarse de forma duradera y suficiente si en su representación gráfica se indica un código de un registro internacional de colores, la regla 3, apartado 5 del REMC se limita a exigir la simple indicación del color. En la práctica, esto significa que sólo debe indicarse el color azul, rojo, verde, gris, etc. Este hecho no presenta problema alguno en la medida en que puedan utilizarse los escáneres, pantallas, software e impresoras de color introducidos por las nuevas tecnologías. La forma en que se solicita una marca no es lo mismo que el efecto que ésta tiene sobre el público interesado. Los profesionales en la materia hablan a menudo de una regla, según la cual las marcas en blanco y negro «gozan de protección en todos los 8 colores», sobre todo cuando se trata evidentemente de una representación en blanco y negro de una marca figurativa en color, como las que se obtienen mediante distintas tonalidades de grises. Sin embargo, no puede considerarse que exista identidad entre las marcas, sino que es necesario examinar en cada caso el uso legítimo y la similitud entre las marcas. En el caso de las marcas figurativas existen igualmente situaciones en las que deben aplicarse los principios de las marcas denominativas: cuanto más se parezca una marca figurativa a una marca denominativa, menor importancia tendrán los elementos gráficos. En los siguientes casos, la solicitud fue rechazada por motivos de denegación absolutos, a pesar de que se trataba de marcas figurativas: (en este caso Bild electronica)13 14 Sin embargo, en cada caso debe examinarse la forma en que los consumidores interesados perciben los elementos gráficos. Esto fue lo que no hizo la Sala de Recurso15 cuando equiparó la siguiente marca figurativa con una marca formada por letras (véase el apartado # anterior). Cualquier otra descripción de la marca solicitada tiene carácter voluntario y se hace pública. Una descripción puede ser recomendable, por ejemplo, para destacar 13 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2000 en el asunto T-32/00 Messe München GmbH/OAMI («Electronica»), Recop. 2000, II-3829. 14 TEJ T-398/04 Tabs (no definitiva). 15 Marca comunitaria 2927788; Resolución de la Sala de Recurso de 1 de septiembre de 2005 en el asunto R 559/2004-1 – I; Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de junio de 2007 en el asunto T-441/05 IVG Immobilien AG/OAMI („I“), Recop. 2007, aún no publicada. 9 determinados pormenores, como elementos denominativos. Asimismo, la descripción puede indicar ciertas dimensiones. La indicación del color u otra descripción no deben contradecir la representación de la imagen (como por ejemplo, un escudo de armas azul y blanco no se puede solicitar en color rojo y dorado o blanco y negro), como lo exige el principio de claridad del registro. En caso de duda decidirá el modelo presentado. Además, el solicitante puede declarar que no reivindica un derecho exclusivo sobre los elementos parciales de la marca carentes de carácter distintivo (renuncia, artículo 38, apartado 2 del RMC). En principio, no existe diferencia alguna entre los elementos denominativos y los elementos figurativos carentes de carácter distintivo. También en este caso se aplica el principio general de que no pueden monopolizarse aquellos elementos que por razones jurídicas no pueden ser objeto de protección (véase el apartado #, más arriba. C. Marcas tridimensionales 1. Definición Una «marca tridimensional» es aquella que tiene una forma corporal o plástica. 2. Representatividad gráfica Actualmente, la representación se lleva a cabo mediante una fotografía o gráfico de dos dimensiones. Para ello debe bastar con hasta seis representaciones, a fin de presentar la marca por delante, por detrás, desde la derecha, desde la izquierda, desde abajo, desde arriba, desde dentro y desde fuera (regla 3, apartado 3 del REMC). Las imágenes de estas marcas comunitarias se escanean e introducen en el registro electrónico. Cada vez es más frecuente que las imágenes se presenten a través de una solicitud electrónica acompañadas de un archivo informático. Sin embargo es sólo cuestión de tiempo que se pueda introducir representaciones tridimensionales en el registro que el usuario pueda mover o hacer girar por medio de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Si se solicita el registro en color, debe indicarse el color y la representación debe presentarse en color. Al igual que una marca figurativa, las marcas tridimensionales pueden incluir una palabra. Es posible incluir una descripción (como alguna particularidad que no sea fácilmente observable, véase el elemento denominativo en las linternas) y 10 también se puede renunciar a una parte de la protección (renuncia). 206789 3. Ámbito de protección Según la jurisprudencia establecida, en el caso de las marcas tridimensionales, en particular de las marcas de productos o envases, el consumidor interesado presta más atención a una palabra o a un elemento figurativo que a la forma. Sin embargo, esto no significa que sea siempre así. Al menos, el consumidor puede aprender que una forma determinada corresponde a un producto específico, independientemente de las variaciones de su presentación. Al igual que en un envase se pueden distinguir diversas marcas denominativas y figurativas (marca general, marca de producto, etc.), es necesario determinar si el consumidor interesado considera que una forma indica el origen del producto o si una forma sólo reconoce en relación con determinados colores, palabras o imágenes. De este modo, el Tribunal de Justicia confirmó que la forma de una botella sin elementos figurativos no puede reconocerse como botella de Corona, reafirmando así que no había adquirido carácter distintivo por el uso. 003691681 001000140 No obstante, son contados los casos en los que se ha reconocido el carácter distintivo de una simple forma. Cuando una forma determinada es reproducida por un competidor y únicamente el elemento denominativo constituye la diferencia, conviene aplicar de forma congruente la doctrina del asunto Thompson Life. Sin embargo, dicho principio no se aceptó en el caso de dos tubos de pastillas de chocolate.16 16 Resoluciones de las Salas de Recurso de 30 de agosto de 2004 en el asunto R 506/2003-12 – M&M´s MINIS tube with label / Smarties tube shape 11 D. Marcas de color per se 1. Definición El Reglamento tampoco define las marcas de color per se. Se trata de una forma de marcas «distinta» de las marcas denominativas. Las marcas de color per se carecen de una representación gráfica especial que permitan distinguirlas de las marcas figurativas (incluyendo las marcas mixtas) o las marcas tridimensionales. Así pues, una marca figurativa en color es algo distinto de una marca de color per se. En este caso, los límites son difusos, como por ejemplo, cuando se solicita el registro de un modelo de colores sin límites laterales. 2. Representatividad gráfica Con arreglo a la regla 3, apartado 2 del REMC es obligatoria una representación, así como la indicación del color en virtud de la regla 3, apartado 5 del REMC. En un procedimiento prejudicial, el Tribunal Europeo de Justicia dictaminó que un modelo de colores en papel no es algo duradero, pues puede cambiar con el paso del tiempo (véase el apartado #, más arriba). Una descripción textual no es suficientemente precisa17, aunque sí lo es la indicación de un código de colores18, como por ejemplo, la indicación del código HKS7 en el procedimiento KWS Saat.19 Las referencias a un código de colores resultan problemáticas cuando han sido elaboradas por diversas organizaciones privadas para fines no relacionados con el registro, como por ejemplo, para clasificar colores para su venta. Así, no todas las tonalidades y efectos cromáticos se registran con precisión, la asignación de códigos puede modificarse con el tiempo o suspenderse totalmente y estos códigos no están fácilmente accesibles al público. Por marca de color o color en sí (per se) se entiende el registro de un único color que debe utilizarse independientemente de su forma o gráfico. 17 Resolución de las Salas de Recurso de 12 de febrero de 1998 en el asunto 7/1997-3 - Orange Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 6 de mayo de 2003 en el asunto C-104/01 Libertel Groep BV/Benelux-Merkenbureau («Orange»), Recop. 2003, I-3793, apartados 32 a 38. 19 Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 21 de octubre de 2004 en el asunto C-447/02 P KWS Saat AG/OAMI («Orange») Recop. 2004, I-10107 18 12 El TEJ no consideró suficientemente delimitada una marca formada por una combinación abstracta de colores, de cuya descripción se desprendía que estaba compuesta por una determinada tonalidad de azul (RAL 5015/HKS 47) y una determinada tonalidad de amarillo (RAL 1016/HKS 3), «que se utilizan en todas las formas imaginables, en particular para envases y etiquetas». La marca, en cambio, se puede registrar si se indican con precisión la distribución y el tipo de división en la descripción. El color verde amarillento RAL 6018 se encuentra encima del color gris claro RAL 7035. La relación entre el verde amarillento y el gris claro es de 1 : 30. Además, existen algunas marcas figurativas en color con un determinado modelo de colores (por ejemplo, Smart). En tal caso pueden producirse solapamientos con la marcas figurativas en color. La forma en que se solicita una marca no es lo mismo que el efecto que ésta tiene sobre el público interesado. Una marca que pueda representarse gráficamente deberá poseer, además, un carácter distintivo para poder registrarse, véase el asunto Orange-Kws Saat20 y los colores verde (Pantone 369c) y gris (Pantone 428u) sin distribución definida de los colores21. También en el caso de las marcas de color per se, para que se empleen de modo legítimo, basta con que la marca se utilice de una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada (artículo 15 del RMC). El empleo de otra tonalidad de color, incluso similar, no reduce el carácter distintivo de la marca, si no que únicamente modifica algunos elementos. Cuando una marca de color abstracto se caracteriza por la falta de contorno, el empleo de elementos de diseño gráfico o la reducción a un determinado modelo de colores pueden hacer que se considere que dicha marca no ha sido objeto de un uso legítimo. Otro tanto puede suceder si no se utiliza como marca (por ejemplo como fondo decorativo). 20 Sentencia del Tribunal de Justicia anteriormente citada. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de septiembre de 2002 en el asunto T-316/00 VikingUmwelttechnik GmbH/OAMI («Verde/gris»), Recop. 2002, II-3715. 21 13 En el marco de la protección absoluta contra el riesgo de confusión, en los procedimientos de violación en virtud del artículo 8, apartado 1, letra a) del RMC, las marcas sólo se consideran idénticas cuando no se les han añadido elementos. Para el consumidor interesado las diferencias insignificantes entre el signo y la marca pueden pasar desapercibidas. E. Marcas sonoras Definición La característica principal de las marcas sonoras es la reproducción de sonidos. Es posible la utilización de formas mixtas, como la combinación de un sonido con elementos denominativos o figurativos, es decir, una marca denominativa y sonora (marca de canción) o una marca sonora y figurativa o incluso una marca audiovisual (los denominados trailers). Representación gráfica El TEJ señala que el solicitante debe indicar que la marca solicitada mediante una partitura o lenguaje escrito constituye un signo sonoro a fin de que los grupos de interesados, en particular los operadores económicos, no consideren que se trata de una marca denominativa o figurativa22. De hecho, con arreglo a los principios anteriormente mencionados, la marca denominativa «Kikeriki» no sería idéntica desde el punto de vista sonoro a «Kokeriko» o «Cocledoodledoo». Resulta contradictorio que una marca que no se percibe con los ojos, sino con el oído, deba representarse gráficamente. El TEJ considera «representación gráfica» suficiente para una marca sonora el hecho de que pueda escribirse con notas musicales. De este modo permite registrar sucesiones de sonidos y melodías que puedan representarse mediante un sistema de notación dividido en compases. Para el TEJ este sistema de notación consiste en una partitura con clave (de sol, de fa o de do), compuesta de notas musicales y silencios, cuya forma (redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas, etc., y silencio de redonda, silencio de blanca, silencio de negra, silencio de corchea, etc.) indica su valor relativo además de, en caso necesario, accidentes (sostenido, bemol, becuadro) que en su conjunto determinan la altura y duración de los tonos. Esta partitura constituye una representación fiel de la sucesión de sonidos. 22 Ídem - Shieldmark, apartado 57. 14 En cambio, el TEJ no considera necesario que se indique la instrumentación (como por ejemplo «tocado en piano»23) ni la velocidad. Al igual que a las marcas denominativas se les concede cierto margen de interpretación, dependiendo de que la marca sea pronunciada por un inglés, un alemán, o un francés, una mujer, un hombre o una máquina, el TEJ permite igualmente ciertas variaciones en las marcas sonoras. La representación más precisa sería la grabación de sonido. Así, la regla 3, apartado 6 del REMC prevé la posibilidad de representar una marca sonora mediante una reproducción sonora, aunque únicamente como complemento de la representación gráfica de la sucesión de sonidos, especialmente en forma de partitura u otra descripción de la marca. La digitalización del registro ofrece nuevas posibilidades que el legislador, sin duda, no tuvo en cuenta al adoptar los criterios de la representación gráfica. Además, toda marca debe de ser un signo para mantener su capacidad identificadora. Este es el caso de los primeros compases de «Para Elisa», no de la totalidad de la pieza musical de varios minutos de duración. A la hora de examinar los motivos de denegación absolutos es necesario comprobar en particular si un sonido o una sucesión de sonidos (como su texto) describe los productos y servicios, y si posee carácter distintivo. F. Marcas olfativas Definición Las marcas olfativas se perciben por la nariz. Así pues, la marca es un olor o un aroma. Una vez más, podemos imaginar combinaciones, por ejemplo con una imagen, una forma o incluso un sabor. Representación gráfica También la marca olfativa debe ser clara, precisa, cerrada, con un registro fácilmente accesible y comprensible, duradera y objetiva a fin de descartar cualquier elemento subjetivo en el proceso de identificación y percepción. En relación con la marca «Zimt» (canela), registrada en Alemania, el TEJ24 se pronunció de la siguiente manera: En primer lugar, la fórmula química de una sustancia no es una representación del olor de dicha sustancia por carecer la claridad y precisión necesaria. Además no es suficientemente inteligible, ya que solamente unas cuantas personas reconocen la fórmula de dicho olor. El TEJ no se pronunció acerca de si dicho principio 23 Véanse los apartado 15 y 16. "Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de diciembre de 2002 en el asunto C-273/00 Ralf Sieckmann/Oficina de Patentes y Marcas Alemana („Methylcinnamat“) Recop. 2002, I11737, apartado 69 y ss." 24 15 debe aplicarse incluso si los productos o servicios de que se trate van dirigidos a un público especializado. En segundo lugar la presentación de una muestra del olor no constituye una representación gráfica. Además, una prueba de olor carece de la estabilidad y durabilidad necesarias. No obstante, parece contradictorio que una marca que se percibe a través de la nariz deba representarse de forma gráfica. El problema no es tanto ofrecer una representación de un aroma, sino más bien registrar de forma estable y duradera dicha representación. En el estado actual de la técnica, la Oficina no puede escanear las marcas olfativas presentadas en forma de aroma ni introducirlas en el registro electrónico. El problema no se debe tanto al solicitante, como a la Oficina. Por último, el TEJ dictaminó que la descripción de un olor constituye una representación gráfica, aunque ésta no resulta suficientemente clara, precisa y objetiva. También en este caso, el TEJ quiso decir que la descripción de un olor, como en el presente caso, no es clara, precisa y objetiva. Así pues, se trata de una cuestión de hecho. Otro tanto sucede con la cuestión de si sería suficiente una combinación de distintas formas de representación en un caso concreto. En una resolución dictada después del informe del Abogado General, pero antes de la Sentencia del TEJ, una de las Salas de Recurso estimó que la representación gráfica indirecta del olor de frambuesa mediante una descripción es suficientemente precisa. Al fin y al cabo, el olor de frambuesa se reconoce inmediatamente como tal. Sin embargo, carece de carácter distintivo para combustibles y carburantes, ya que el signo solicitado únicamente puede considerarse un ambientador para un olor que normalmente resulta desagradable. Por otra parte se dictó una resolución sobre el olor a fresas. En este caso, un dictamen de una de las partes elaborado por un instituto de investigación especializado en la percepción de aromas señaló, en opinión del TEJ, que existen diversas variantes de olor a fresas que se perciben de modo diferente. En todo caso, este hecho confirma que la descripción de la marca no era suficientemente precisa. Posiblemente, el solicitante habría debido indicar la variedad exacta de fresa. Cabe preguntarse igualmente si los requisitos para la delimitación de la representación de un aroma no son más exigentes que para otros tipos de marcas. El hecho de que sea técnicamente posible producir artificialmente el olor de un producto natural o de que el empleo de un aroma artificial corresponda al empleo del aroma de un producto natural no puede ser un criterio para ello. G. Marcas de posición 1. Definición Se denomina marca de posición a aquella en la que se solicita el registro de una posición determinada de un modelo gráfico o un diseño tridimensional determinado. Así pues, el objeto protegido no es la forma del producto, ni el modelo, ni la forma, sino el modelo o la forma en una posición determinada del producto. En realidad no se trata de una categoría de marcas por sí misma, sino de un subgrupo de las marcas anteriormente mencionadas, 16 como una palabra, una imagen, una forma tridimensional, un color, un sonido o un aroma en una posición determinada o en un lugar determinado del objeto que la lleva. 2. Representación gráfica Por regla general, las marcas de posición se representan a través de un dibujo en el que se reproduce con una línea de puntos el contorno del objeto que la lleva, generalmente el producto, y se reproduce un modelo determinado o la forma en una posición concreta. Generalmente, esta representación se completa con una descripción. En el caso del modelo de un vaso, el TEJ aceptó la admisibilidad de la marca y, por ende, su representabilidad gráfica, a pesar de que no se trataba del objeto directo25. Por ejemplo, tijeras, parte interior de unas tijeras, reloj, caja de reloj. Resumen: No debemos perder de vista la finalidad de la representabilidad gráfica. Dadas las condiciones del registro electrónico, los avances técnicos permiten prever que la representación gráfica será cada vez menos una representación sobre papel. 25 Sin embargo, al determinar el carácter distintivo concreto expresó objeciones respecto a la durabilidad de la impresión del modelo. Éste puede percibirse de muy diversas formas, dependiendo del ángulo, intensidad de la luz o la calidad del vaso. Este hecho no permite identificar los productos de la parte demandante y distinguirlos de los productos de otras empresas. Apartado 30 17
