TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0458-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 134006-2001 SOLICITANTE : PINTURAS ANYPSA S.A. OPOSITORA : TEKNOQUIMICA S.A. Prohibición de registro de símbolos de Estado en la legislación vigente – Registro de nombre geográfico como marca – Signos descriptivos – Falta de distintividad del signo solicitado Lima, seis de mayo de dos mil tres I. ANTECEDENTES Con fecha 3 de setiembre del 2001, Pinturas Anypsa S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto conformada por la etiqueta constituida por dos espacios rectangulares, separados por una línea blanca horizontal, en el primer espacio de fondo rojo, cortado por una línea oblicua divisoria, en el extremo izquierdo, se halla la denominación PERÚ escrita en letras estilizadas de color blanco; en el segundo espacio de fondo azul, se hallan las denominaciones COLOR – PINTURA A BASE DE LATEX LAVABLE INTERIORES Y EXTERIORES, escrita en letras características en colores amarillo, blanco y rojo, respectivamente; conforme al modelo, para distinguir pinturas en general, lacas, barniz, removedor, imprimantes, disolventes, preservantes, pigmentos, masillas plásticas, resinas, aditivos, solventes, secantes, pinturas a base de látex lavable, insumos industriales para la fabricación de pinturas, de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 30 de octubre del 2001, Teknoquímica S.A. (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente: (i) Su empresa tiene 46 años de antigüedad, teniendo activa presencia en el mercado nacional y dedicándose a la fabricación y comercialización de pinturas, barnices, resinas, productos para la limpieza del hogar, entre otros, gozando de una amplia experiencia y reconocimiento por parte de los consumidores. Así, si bien mediante Escritura Pública de fecha 5 de noviembre de 1998, Teknoquímica S.A. absorbió a través de una fusión a las 1-20 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0458-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 134006-2001 empresas Teroper S.A. y Tecnoquímica S.A. (empresas que se disolvieron sin liquidarse), dichas empresas habían sido constituidas hace más de 45 años y eran titulares originarios de diversos signos distintivos registrados ante la Oficina de Signos Distintivos, que ahora son de su titularidad, constituyendo más de 150 signos distintivos registrados ante Indecopi y que se encuentran en pleno uso, entre los que destaca TEKNO, que goza de un apreciable reconocimiento por parte de los consumidores de productos de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial, así como también de los consumidores de los productos de las clases 1, 5, 8, 16, 17, 19, 21 de la Nomenclatura Oficial, ya que además es titular desde hace más de 30 años de la marca TEKNO y otras que emplean en su conformación – ya sea como prefijo o como sufijo – el término TEK. En atención a lo anterior, consideró que su empresa tiene legítimo interés en que la marca materia de la presente solicitud de registro no sea otorgada (debido a su falta de distintividad), ya que la empresa solicitante es su competidora. (ii) El signo solicitado carece de la distintividad exigida por ley para constituirse en marca debido a que los elementos denominativos que emplea (PERÚ y COLOR) son débiles y sobre ellos no puede establecerse un derecho de exclusiva, en tanto que el elemento gráfico no le otorga la distintividad requerida, así como tampoco lo hace la inclusión de la frase genérica y descriptiva PINTURA A BASE DE LATEX LAVABLE, INTERIORES Y EXTERIORES, que además se encuentra en segundo plano. (iii) Todos los elementos denominativos del signo solicitado están constituidos por elementos débiles (al ser descriptivos y genéricos). Así, la denominación PERÚ constituye una indicación geográfica que no puede ser registrada como marca al indicar la procedencia geográfica de los productos, mientras que la denominación COLOR resulta descriptiva y de uso frecuente. (iv) Si bien en la actualidad se puede registrar como marca de producto el nombre de un Estado, ello sólo es factible en la medida que el registro que se pretenda contenga otros elementos que le otorguen distintividad, ya que la indicación geográfica sería parte de la marca, pero su titular no detentaría un derecho de exclusiva absoluto sobre la misma, debiendo tolerar el uso que de la misma hagan terceros, más aún si se trata de empresas nacionales que fabrican los mismos productos de la clase 2. Invocó la aplicación del artículo 135 incisos b) y e) de la Decisión 486. Con fecha 13 de diciembre del 2001, Pinturas Anypsa S.A. absolvió el traslado de la oposición formulada manifestando lo siguiente: (i) El signo solicitado contiene elementos distintivos que permiten que sí pueda acceder a registro, ya que no consiste en un signo que exclusivamente consiste en una indicación de procedencia geográfica, por lo que otras empresas pueden utilizar la palabra PERÚ con sus propias características. 2-20 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0458-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 134006-2001 (ii) El signo solicitado presenta una composición y distribución de sus elementos que permiten que pueda acceder a registro. (iii) Siendo su empresa una empresa netamente nacional afincada en el país, la utilización de la denominación PERÚ de ninguna forma puede inducir a confusión respecto a los productos que distingue. Adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso. Posteriormente, manifestó que existen registradas en diversas clases marcas que incluyen en su conformación la denominación PERÚ. Mediante proveído de fecha 14 de diciembre del 2001, la Oficina de Signos Distintivos, al haber verificado que en el presente expediente fueron consignados como productos a distinguir por la solicitante: “pinturas en general, lacas, barniz, removedor, imprimantes, disolventes, preservantes, pigmentos, masillas plásticas, resinas, aditivos, solventes, secantes, pinturas a base de látex lavable, insumos industriales para la fabricación de pinturas”, procedió a excluir de oficio “aditivos e insumos industriales para la fabricación de pinturas” por no pertenecer a la clase solicitada. Asimismo, adecuó “disolventes y solventes” a “diluyentes”, y “masillas plásticas” a “masillas de resina natural”, por pertenecer a la clase 2 de la Nomenclatura Oficial. En tal sentido, señaló que los productos a distinguir en la presente solicitud de registro son: “pinturas en general, lacas, barniz, removedor de pinturas, imprimantes, diluyentes, preservantes, pigmentos, masillas de resina natural, resinas, secantes para pinturas, pinturas a base de látex lavable”, de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 31 de julio del 2002, Teknoquímica S.A. solicitó se requiera a la Comisión de Competencia Desleal del Indecopi un informe técnico para que se pronuncie sobre la comisión de los actos desleales de imitación sistemática y aprovechamiento de la reputación ajena en que ha incurrido Pinturas Anypsa S.A. respecto a la presente solicitud de registro, evaluada en conjunto con las presentadas bajo expedientes N°s 128436-2001, 128437-2001, 125948-2001, 129595-2001, 1328852001, 132887-2001 y 148955-2002, contra las cuales también ha formulado oposición. Señaló que dicho informe constituye una prueba fundamental para el presente caso, considerando que será emitido por el órgano encargado de determinar la conducta desleal que ha sido invocada como causal para el rechazo del signo solicitado (artículo 137 de la Decisión 486). Mediante proveído de fecha 13 de agosto del 2002, la Oficina de Signos Distintivos – para mejor resolver, y en atención al pedido formulado por Teknoquímica S.A. – procedió a solicitar a la Comisión de Competencia Desleal del Indecopi, la emisión de un informe técnico respecto a la supuesta comisión de actos de competencia desleal por parte de la solicitante. 3-20 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0458-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 134006-2001 Con fecha 27 de agosto del 2002, Teknoquímica S.A. adjuntó copia a color de dos fotografías de fachadas de locales de venta de pinturas, a fin de demostrar que los carteles publicitarios que utiliza la solicitante para sus pinturas son idénticos a los que utiliza su empresa, lo que aunado a la imitación sistemática de sus etiquetas demuestra – según manifiesta – la intención de consolidar con la presente solicitud de registro un acto de competencia desleal en la modalidad de imitación sistemática, pretendiendo generar para sí un derecho de exclusiva sobre un signo que es una evidente copia de sus etiquetas. Con fecha 11 de setiembre del 2002, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal emitió el Informe N° 032-2002/CCD. Con fecha 13 de setiembre del 2002, Pinturas Anypsa S.A. manifestó que la Oficina de Signos Distintivos sin haber determinado previamente si existe fundamento en la oposición de Teknoquímica S.A. ha ordenado que la Comisión de Competencia Desleal emita un informe técnico respecto a los supuestos actos desleales cometidos por su empresa, desvirtuando completamente el procedimiento, ya que se estaría prejuzgando su petición y condicionando la opinión de la Oficina al momento de determinar si existe o no riesgo de confusión entre los signos en cuestión. Señaló que no es la Comisión de Competencia Desleal quien debe evaluar dichas circunstancias, ya que la facultad de protección de los derechos de propiedad intelectual sólo le compete a la Oficina de Signos Distintivos. En tal sentido, solicitó se le tenga por opuesta a la emisión del referido informe. Mediante proveído de fecha 16 de setiembre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró no ha lugar a la “oposición” deducida por la empresa solicitante respecto de la emisión del informe técnico solicitado por la empresa opositora a la Comisión de Competencia Desleal. Precisó que la naturaleza y función de algunas de las instituciones del Derecho Procesal Civil (entre las que se encuentran las tachas y las oposiciones), no guardan relación alguna con los principios que inspiran los procedimientos administrativos, por lo que su aplicación a estos casos no resulta procedente. Asimismo, precisó que la Oficina de Signos Distintivos está facultada para solicitar informes técnicos a las distintas Oficinas y Comisiones del Indecopi, a efectos de emitir sus pronunciamientos. Mediante Resolución N° 14218-2002/OSD-INDECOPI de fecha 13 de diciembre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente: (i) Respecto a la comisión de actos de competencia desleal: − La Comisión de Represión de Competencia Desleal del Indecopi, en mérito a lo argumentado por las partes y teniendo a la vista los documentos presentados en los expedientes N°s 125948-2001, 128436-2001, 1284374-20 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0458-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 134006-2001 (ii) 1 2001, 129595-2002, 132885-2001, 132887-2001, 134006-2001 y 14895520021 (en los cuales la opositora ha alegado que la solicitante a través de los registros de marca solicitados en los mismos, pretende consolidar actos de competencia desleal) emitió el Informe N° 032-2002/CCD habiendo determinado que “existirían elementos de juicio suficientes para concluir que, a través de la comercialización en el mercado de sus productos conteniendo etiquetas con las características que se pretenden registrar, Pinturas Anypsa S.A. habría incurrido en actos de competencia desleal en perjuicio de Teknoquímica S.A., los mismos que estarían comprendidos en las modalidades de imitación sistemática y de explotación de la reputación ajena”. − En tal sentido, la Oficina consideró que – dado que no puede amparar la utilización de derechos que la ley otorga para la realización de actos que bloqueen o busquen aprovecharse de las iniciativas de los empresarios – el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 137 de la Decisión 486. Respecto a la naturaleza del signo solicitado: − El signo solicitado es un signo mixto que presenta los términos PERÚ, COLOR y la frase PINTURA A BASE DE LATEX LAVABLE INTERIORES Y EXTERIORES en su conformación, los cuales son irreivindicables por Referidos a las solicitudes de registro de las siguientes marcas de producto: Expediente Signo Expediente N° 125948-2001 N° 132885-2001 N° 128436-2001 N° 132887-2001 N° 128437-2001 N° 134006-2001 N° 129595-2002 N° 148955-2002 5-20 Signo TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0458-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 134006-2001 persona alguna, ello debido a que el primero constituye la denominación del Estado peruano, la palabra COLOR forma parte de diversas marcas, mientras que la frase antes mencionada incluye la denominación PINTURA que designa directamente uno de los productos de la clase 2 y la expresión A BASE DE LATEX LAVABLE INTERIORES Y EXTERIORES, hace referencia a las características del producto en mención. − Asimismo, los elementos figurativos que presenta el signo solicitado son básicamente líneas y estilización de letras; los que al igual que los colores rojo, blanco, azul y amarillo, no dotan al conjunto marcario solicitado de la distintividad requerida para acceder a registro. − En tal sentido, de la apreciación en conjunto del signo solicitado, sin desmembrar su unidad gráfica-fonética, se trata de un signo carente de distintividad, al estar conformado por elementos incapaces de identificar, por sí mismos, productos de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial, por lo que constituye un signo incapaz de individualizar por sí mismo ante el público consumidor los productos a distinguir como provenientes de un determinado origen empresarial. En consecuencia, la Oficina de Signos Distintivos concluyó que el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en el inciso b) del artículo 135 y en el artículo 137 de la Decisión 486. Con fecha 3 de febrero del 2003, Pinturas Anypsa S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente: (i) No se ha acreditado que su empresa haya actuado de mala fe, ya que al manifestarse que su empresa “habría” incurrido en actos de competencia desleal se ha condicionado el resultado del examen de registrabilidad a lo informado por la Comisión de Competencia Desleal, suponiéndose de antemano que su empresa busca perjudicar a la opositora. (ii) Antes de analizarse la similitud de los signos, la distintividad del signo solicitado o la improbable confusión entre los mismos se procedió a solicitar un informe técnico a la Comisión de Competencia Desleal, la cual sin que la Oficina de Signos Distintivos haya demostrado el riesgo de confusión, la falta de distintividad o la asociación indebida de los signos en cuestión, ha concluido que su empresa estaría incurriendo en actos de imitación sistemática y de explotación de la reputación ajena, no obstante que ninguno de los expedientes en que se ha formulado oposición tiene resolución definitiva, no siendo función ni competencia de la Comisión de Competencia Desleal el evaluar y analizar el signo solicitado, habiéndose adelantado criterio sobre la similitud y riesgo de confusión entre los signos, todo lo cual implica la nulidad del presente procedimiento, así como de la resolución emitida, de acuerdo al artículo 10 inciso 1 de la Ley 27444, ya que siendo la 6-20 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0458-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 134006-2001 (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Oficina de Signos Distintivos la encargada por ley de la calificación, análisis y evaluación de las marcas que se solicitan a registro, delegó dicha función a la Comisión de Competencia Desleal, la cual anticipó opinión al respecto. Resulta evidente que al no utilizarse la palabra TEKNO en ninguna forma parecida, no están aprovechándose de la reputación ajena. La resolución apelada ha realizado un examen de registrabilidad sin tener en cuenta el signo que exactamente tiene protegido la opositora, limitándose a señalar que resultan similares al grado de producir confusión en el público consumidor (sic) sin especificar si la similitud es en el aspecto denominativo (PERÚ COLOR, PINTURA A BASE DE LATEX LAVABLE INTERIORES Y EXTERIORES frente a la denominación TEKNO COLOR) o en el aspecto gráfico. No existe similitud gráfica ni fonética entre los signos, al diferir en su aspecto denominativo (TEKNO COLOR / PERÚ COLOR), así como en su diagramación. Al efectuarse el examen comparativo se ha partido de una premisa totalmente equivocada: que la etiqueta presentada por la opositora, ofrecida en colores en su escrito de oposición es la misma que aparece en el certificado N° 93363, cuando en realidad, la marca registrada presenta otras características de diagramación y proporción de colores. Así, mientras que la impresión visual de su etiqueta será “negra amarilla rojiza”, al ser mayor la proporción de color negro, la etiqueta de la opositora será “azulada oscura”, al existir perfecta equivalencia entre ambos colores. La resolución impugnada sustenta su decisión en un hecho “anecdótico y totalmente parcial y ajeno al examen registral”, como es el hecho de hacer notar la imitación de letreros empleados en la parte frontal de los locales en los cuales se distribuyen sus productos, lo cual está creando un “funesto y erróneo precedente” al reconocer a la opositora derechos que no tiene en el registro, además del hecho que los carteles no indican el término PERÚ y constituyen una forma usual de publicitar productos y servicios. Al respecto, precisó que la confusión viene a ser una cuestión de derecho y no de hecho, por lo que no puede reconocérsele a la opositora derechos adicionales a los que aparecen en el certificado N° 93363. Con fecha 4 de marzo del 2003, Teknoquímica S.A. absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente: (i) La apelante se confunde al señalar que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal carece de competencia para pronunciarse sobre la concesión de marcas, ya que la Comisión no ha resuelto la presente oposición, sino que ha sido la Oficina de Signos Distintivos quien ha emitido y suscrito la resolución apelada, para lo cual se valió – entre otros argumentos – de la opinión técnica del organismo encargado por ley para pronunciarse 7-20 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0458-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 134006-2001 respecto de la deslealtad de una conducta: la Comisión de Represión de la Competencia Desleal. Ello debido a que se ha invocado como causal de irregistrabilidad del signo solicitado la nueva causal contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486, la cual está referida al hecho que mediante el registro de un signo se pretendiera perpetrar y/o consolidar un acto de competencia desleal, por lo que basándose en el referido informe de la Comisión – órgano encargado por ley de emitir opinión sobre la lealtad o deslealtad de un acto de competencia – la Oficina resolvió aplicar la causal de irregistrabilidad recogida en el artículo 137 de la Decisión 486 como una de las razones para denegar el registro. (ii) La apelante se equivoca al considerar que el signo solicitado fue denegado por considerarlo confundible con una de sus marcas, en virtud a lo dispuesto en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, ya que dicha causal no fue aplicada por la Oficina de Signos Distintivos al momento de emitir resolución, ya que la misma fue declarada fundada en aplicación de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 inciso b) y 137 de la Decisión 486, por lo que resultan impertinentes los argumentos de la apelante referidos a las diferencias existentes entre el signo solicitado y la marca TEKNO COLOR (que no fue citada en su oposición). Sin perjuicio de lo anterior, señaló que, en todo caso, el signo solicitado sí es semejante y confundible con su marca mixta compuesta por el diseño de la etiqueta rectangular de fondo rojo, blanco y azul y letras blancas y amarillas TEKNO MATE y etiqueta (certificado N° 36247). (iii) De prosperar el registro del signo solicitado, se daría el absurdo de otorgar un derecho de exclusiva sobre elementos denominativos que resultan irregistrables por descriptivos y genéricos o carentes de distintividad, e indirectamente se afectaría un derecho sobre un diseño de etiqueta que le pertenece a su empresa (certificado N° 36247) limitando así su derecho de exclusiva sobre dicho diseño gráfico. Adjuntó diversos documentos a fin de acreditar que la solicitante viene cometiendo actos de imitación sistemática respecto de las presentaciones de sus productos, e incluso de sus marcas registradas y que los demás competidores emplean una presentación diferente, lo que demuestra que su empresa es la única que viene siendo objeto de dichos actos. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar: a) Si el signo solicitado reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley. b) De ser el caso, si se ha configurado el supuesto contenido en el artículo 137 de la Decisión 486. 8-20 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0458-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 134006-2001 III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado lo siguiente: a) Teknoquímica S.A. (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la denominación característica TEKNO, en donde aparece la palabra TEKNO en color blanco impresa sobre una banda de color azul y la palabra COLOR en tono rojo impresa sobre una banda de color negro según modelo, que distingue pinturas, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; tintes; mordientes; resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores y demás, de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 93363, vigente hasta el 26 de setiembre del año 2006. Solicitud de registro presentada con fecha 18 de abril de 1991 y registro otorgado con fecha 26 de setiembre de 1991. b) Asimismo, Teknoquímica S.A. (Perú) es titular de las siguientes marcas de producto en la clase 2 de la Nomenclatura Oficial: − La denominación TEKNO COLOR, en letras características, y a su extremo izquierdo el diseño estilizado de una mariposa, todo dentro de una etiqueta rectangular y en los colores azul, cyan, rojo, blanco, negro, amarillo, verde, magenta, violeta y anaranjado, conforme al facsímil, que distingue colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas y todos los demás productos de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 59230, vigente hasta el 23 de noviembre del año 2009. Solicitud de registro presentada con fecha 26 de agosto de 1999 y registro otorgado con fecha 23 de noviembre de 1999. 9-20 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0458-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 134006-2001 − El diseño característico de la etiqueta rectangular dividida horizontalmente en tres franjas paralelas de diferentes tamaños; la superior de color rojo conteniendo la denominación TEKNO escrita en letras características de color blanco; la franja central de color blanco y la franja inferior de color azul conteniendo la denominación PINTEK escrita en letras características y la frase PINTURAS A BASE DE LATEX PARA INTERIORES Y EXTERIORES (esta sin reivindicar), ambas en color blanco; conforme al modelo, que distingue colores; pinturas; pinturas a base de látex lavables; barnices; lacas; imprimantes para colores y paredes; productos de protección contra la corrosión; masillas de resina natural; resinas secantes para pinturas; preservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; pigmentos; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 86131, vigente hasta el 24 de enero del año 2013. Solicitud de registro presentada con fecha 21 de octubre del 2002 y registro otorgado con fecha 24 de enero del 2003. − La denominación TEKNO escrita en color blanco sobre fondo rojo y otra inferior conteniendo la denominación MATE escrita en color amarillo sobre fondo azul, ambas porciones separadas por una banda de color blanco, conforme al facsímil, que distingue pinturas, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera y todos los demás productos, de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 36247, vigente hasta el 4 de junio del año 2007. Solicitud de registro presentada con fecha 20 de febrero del 1997 y registro otorgado con fecha 4 de junio de 1997. 10-20 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0458-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 134006-2001 c) Pinturas Anypsa S.A. (Perú) es titular de las siguientes marcas de producto en la clase 2 de la Nomenclatura Oficial: Certificado N° 77321 Certificado N° 35409 Certificado N° 60897 Certificado N° 58796 Certificado N° 71273 Certificado N° 74403 Certificado N° 67902 Certificado N° 71275 d) Asimismo, Pinturas Anypsa S.A. (Perú) ha solicitado con fecha 20 de mayo del 2002, mediante expediente N° 152474-2002, el registro de la marca de producto conformada por la etiqueta constituida por dos espacios rectangulares horizontales, 11-20 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0458-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 134006-2001 en el primer espacio de fondo rojo se ubica al nombre PERÚ en letras blancas estilizadas, en el segundo espacio de fondo negro, se ubican las denominaciones COLOR, LATEX LAVABLE e INTERIORES EXTERIORES; las dos primeras en letras amarillas estilizadas; y, la ultima en letras rojas estilizadas, al extremo inferior derecho y dentro de un pequeño rectángulo de fondo azul, se ubica la denominación ANYPSA en letras blancas estilizadas; conforme al modelo, para distinguir productos de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial. Dicho expediente se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos. e) Existen registradas en la clase 2 de la Nomenclatura Oficial a favor de distintos titulares, diversas marcas que incluyen en su conformación la denominación COLOR, tales como: MASTER COLOR, CHEMS COLOR (mixta), SPEEDECOLOR, AERO COLOR (mixta), ANDES COLOR S.R.L. (mixta), DARCOLOR, MC COLOR (mixta), MOR-COLOR, COLOR NET, KAPI COLOR (mixta), BASECOLOR (mixta), VENCECOLOR, FASHION COLOR, entre otras. 2. Cuestión previa Previamente a analizar el presente caso, cabe pronunciarse sobre algunos de los argumentos esgrimidos por Pinturas Anypsa S.A. en su recurso de apelación: (i) Respecto a que antes de analizarse la similitud de los signos, la distintividad del signo solicitado o la improbable confusión entre los mismos se procedió a solicitar un Informe Técnico a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, no siendo esa su función ni su competencia, ya que es la Oficina de Signos Distintivos la encargada por ley de la calificación, análisis y evaluación de las marcas que se solicitan a registro, por lo que se ha delegado dicha función a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, la cual anticipó opinión al respecto, condicionándose de esa manera el resultado del examen de registrabilidad según lo informado por la Comisión de Represión 12-20 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0458-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 134006-2001 de la Competencia Desleal; y que debido a lo anterior la resolución emitida es nula, cabe señalar lo siguiente: − Con fecha 31 de julio del 2002, Teknoquímica S.A. solicitó se requiera un informe técnico a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal a fin de que se pronuncie sobre los actos de imitación sistemática y aprovechamiento de la reputación ajena en que estaría incurriendo Pinturas Anypsa S.A., debido a que dichos actos fueron invocados como consecuencia de la aplicación de la causal establecida en el artículo 137 de la Decisión 486 para la denegatoria del registro del signo solicitado. − En tal sentido, la Oficina de Signos Distintivos accedió a lo solicitado por Teknoquímica S.A. y procedió a requerir a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal el referido informe, únicamente a fin de mejor resolver el presente caso y no delegó la decisión y/o resolución del presente caso, como afirma la solicitante, a la Comisión. En tal sentido, los actos efectuados por la Oficina de Signos Distintivos no pueden considerarse como un motivo para declarar la nulidad del pronunciamiento efectuado conforme a ley. (ii) Respecto a que no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca TEKNO COLOR y logotipo registrada bajo certificado N° 93363, cabe señalar lo siguiente: − Conforme se desprende de la lectura de los considerandos y del punto 3.4 (Examen de Registrabilidad) de la Resolución N° 14218-2002/OSDINDECOPI de fecha 13 de diciembre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos no efectuó examen comparativo alguno entre el signo solicitado PERÚ COLOR y etiqueta y la marca TEKNO COLOR y logotipo, registrada bajo certificado N° 93363 a favor de Teknoquímica S.A., sino que al analizar el signo solicitado consideró que no resulta suficientemente distintivo para acceder a registro, denegándolo en virtud a la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, además de considerar que se encontraba incurso dentro del supuesto establecido en al artículo 137 de la Decisión 486. De otro lado, respecto a lo señalado por Teknoquímica S.A. al absolver el traslado de la apelación interpuesta por Pinturas Anypsa S.A., en el sentido que si bien la Oficina de Signos Distintivos no evaluó el riesgo de confusión existente entre el signo solicitado y su marca TEKNO COLOR y logotipo, registrada bajo certificado N° 13-20 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0458-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 134006-2001 93363; sí existirían semejanzas entre el signo solicitado y su marca TEKNO MATE y etiqueta, registrada bajo certificado N° 36247, cabe señalar que dado que dicho examen no fue realizado por la Primera Instancia, no corresponde en el presente estado del procedimiento pronunciarse sobre dichos argumentos. En tal sentido, la Sala sólo procederá a evaluar si el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 y, de ser el caso, determinar si el signo solicitado se encuentra dentro del supuesto del artículo 137 de la Decisión 486. 3. Prohibición de registro de los símbolos de Estado en la legislación vigente El artículo 135 inciso m) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marca (de productos y servicios) los signos que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas, y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional. La Sala advierte que la Decisión 486 - a diferencia de la Decisión 344 (artículo 82 inciso j)2 - y, más bien, de modo semejante al artículo 6ter del Convenio de París3 no prohibe el registro de los nombres o denominaciones de los Estados, ni exige que los símbolos de Estado cuyo uso esté autorizado deban ser un elemento accesorio del distintivo principal, ya que conforme se observa, la prohibición admite como único supuesto de excepción para la utilización de estos signos que el solicitante cuente con la autorización del Estado u organismo competente. 2 3 El artículo 82 inciso j) de la Decisión 344 concordado con el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823 establecía que no podían registrarse como marca (de productos y servicios) los signos que reprodujeran o imitaran el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podían registrarse cuando constituyeran un elemento accesorio del distintivo principal. El artículo 6ter del Convenio de París establece que los Países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico. La Sala conviene en precisar que si bien en dicha norma no existe un impedimento para que el signo consista sólo en el emblema de un Estado, Fernández-Novoa (El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid 1995, p.151) considera que a pesar de que el artículo 6ter guarda silencio en este punto, debe entenderse que el escudo, bandera o emblema cuyo uso ha sido autorizado, no puede ser el único elemento de la marca solicitada. 14-20 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0458-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 134006-2001 La Sala considera que dado que el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823 incluye entre los signos protegidos como símbolos de los Estados a los nombres o denominaciones de los mismos, precisando que dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, cabe precisar que dicha disposición no resulta aplicable, toda vez que significaría la transgresión de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 486, ya que al contener esta última causales de prohibición de registro que son absolutas - entre las cuales no se encuentra comprendida la prohibición de registro de los nombres o denominaciones de los Estados, ni exigencia alguna respecto a su dimensión dentro del signo - las mismas no pueden ser ampliadas por la normativa nacional mediante la inclusión de nuevas causales. En tal sentido, la Sala considera que, de acuerdo a lo dispuesto por la legislación vigente, la utilización de la denominación de un Estado debe ser vista dentro del contexto correspondiente a las indicaciones geográficas y no dentro del marco correspondiente a la utilización de símbolos del Estado. 4. Registro de un nombre geográfico como marca 4.1 Limitaciones relativas a estos signos La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la Decisión 486: i) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir… (entre otros)… la procedencia geográfica de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e). Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. La Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que otros productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se concedería un derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro. 15-20 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0458-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 134006-2001 ii) Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público… (entre otros)… sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i). Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión4 y éstos no provienen de dicha zona. iii) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j). iv) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas (inciso k). v) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (inciso l). En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los correspondientes productos o servicios y si su uso puede inducir a confusión al público, llevándolo a tomar un producto por otro. Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse como marca. Así, por ejemplo existen registradas diversas marcas constituidas por nombres geográficos, tales como: FLORIDA5 para distinguir conservas de pescado, ALICANTE6 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES7 o BREMEN8 para distinguir cerveza o ALASKA9 para helados, las cuales no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican. 4 El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del 15.08.97, p. 16. 5 Certificados N°s 4162, 16688, 8337, 3236, 26720. 6 Certificado N° 39267. 7 Certificado N° 28519. 8 Certificado N° 30054. 9 Certificados N°s 12009, 25619. 16-20 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0458-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 134006-2001 En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios. En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para indicar el lugar del cual proviene su producto, es un uso a título informativo o descriptivo del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 48610 y del artículo 170 del Decreto Legislativo 82311). 4.2 Aplicación al caso concreto En el presente caso el signo solicitado pretende distinguir pinturas en general, lacas, barniz, removedor de pinturas, imprimantes, diluyentes, preservantes, pigmentos, masillas de resina natural, resinas, secantes para pinturas, pinturas a base de látex lavable, de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial y se encuentra conformado por la etiqueta constituida por dos espacios rectangulares, separados por una línea blanca horizontal, en el primer espacio de fondo rojo, cortado por una línea oblicua divisoria, en el extremo izquierdo, se halla la denominación PERÚ escrita en letras estilizadas de color blanco; en el segundo espacio de fondo azul, se hallan las denominaciones COLOR – PINTURA A BASE DE LATEX LAVABLE INTERIORES Y EXTERIORES, escrita en letras características en colores amarillo, blanco y rojo, respectivamente; conforme se aprecia continuación: 10 Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (…). 11 Artículo 170.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (….). 17-20 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0458-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 134006-2001 Cabe precisar que si bien la denominación PERÚ (que constituye el nombre de nuestro país) que forma parte del signo solicitado es susceptible, en principio, de ser registrada como parte de un signo distintivo; dicha denominación no puede ser apropiada por un solo titular, pues ello impediría que la misma sea utilizada por los demás competidores en el mercado, en virtud al derecho de exclusiva que confiere el registro de una marca. En tal sentido, un signo conformado por dicha denominación sólo podrá acceder a registro siempre que cuente con elementos adicionales que le otorguen la distintividad suficiente para actuar en el mercado como un signo distintivo que pueda ser asociado con un origen empresarial determinado. Al respecto, cabe señalar que, en el presente caso, la denominación COLOR12, además de designar directamente uno de los productos de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial13, constituye una denominación de uso frecuente en la 12 Color (l.)1 m. Calidad de los fenómenos visuales que depende de la impresión distinta que producen en el ojo las luces de distinta longitud de onda, la ausencia total de luz (~ negro), o la suma de todas las luces (~ blanco): ~ rojo; ~ de fuego; ~ del espectro solar, del iris o elemental, el procedente de la descomposición de la luz del sol (rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violado); colores complementarios, los elementales o puros que sumados dan el blanco; colores nacionales, los de la bandera nacional; colores litúrgicos, los seis que emplea la Iglesia Romana en los ornamentos, según las festividades: blanco, rojo, verde, morado, negro, y en España, por privilegio, el azul; de ~, [vestido] que no es blanco ni negro; [pers.] que no pertenece a la raza blanca; mudar uno de ~, fig., demudarse (el semblante); ponerse uno de mil colores, mudársele el color del rostro por vergüenza o cólera reprimida; sacarle a uno los colores a la cara o al rostro, avergonzarle, sonrojarle; salirle a uno los colores a la cara o al rostro, ponerse colorado de vergüenza; subido de ~, picante, atrevido; tomar ~, adquirir un fruto o cualquier alimento el tono propio de su madurez o hechura; mejorar un enfermo. 2 fig. Carácter peculiar o aparente de una cosa: novela de ~ dramático; este período carece de ~ político; ver uno de ~ de rosa las cosas, considerarlas de un modo halagüeño. 3 Pretexto, motivo, razón aparente para hacer una cosa: so ~, con o bajo pretexto. 4 Colorido en la pintura. 5 Sustancia colorante, usada para pintar o teñir: un tubo de ~; dar ~ o colores, pintar. GRAM El empleo como femenino ha caído en desuso, aunque se mantiene en expresiones arcaizantes: se le demudó la ~ al oírle; y en zonas dialectales. Definición del Diccionario General de la Lengua Española Vox extraída de Internet en www.diccionarios.com. 13 Clase 2 de la Nomenclatura Oficial: Colores, barnices, lacas; Preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; Materias tintóreas; Mordientes; Resinas naturales en estado bruto; Metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas. Nota explicativa: La clase 2 comprende esencialmente las pinturas, colorantes y productos de protección contra la corrosión. Esta clase comprende principalmente: 18-20 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0458-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 134006-2001 conformación de marcas en la clase 2 de la Nomenclatura Oficial, por lo que además de ser de naturaleza débil, carece por sí misma de la fuerza distintiva necesaria para identificar un origen empresarial determinado. Asimismo, la denominación PINTURA A BASE DE LATEX LAVABLE resulta, en conjunto, descriptiva, al informar directamente acerca de las características de los productos a distinguir, mientras que la denominación INTERIORES Y EXTERIORES resulta descriptiva, al designar el campo de aplicación y/o las características del producto que se pretende distinguir. En ese sentido, ninguna de las palabras que conforman el signo solicitado puede ser reivindicada a favor de una sola persona. No obstante lo anterior, cabe precisar que la prohibición de registro de signos descriptivos y/o genéricos se encuentra referida a signos que únicamente se encuentren constituidos por estos elementos. Así, del análisis en conjunto del signo solicitado, se advierte que si bien se encuentra conformado por denominaciones sobre las que no puede recaer derecho de exclusiva alguno, presenta en su conformación una determinada combinación de elementos figurativos y cromáticos. Sin perjuicio de ello, cabe precisar que la grafía en que se encuentran las denominaciones antes mencionadas no posee un carácter especial que permita identificarlas con un origen empresarial determinado. Asimismo, la distribución de colores que presenta el signo solicitado tampoco es lo suficientemente relevante para que el mismo pueda ser asociado de manera eficaz con un determinado origen empresarial. En consecuencia, el signo solicitado no reúne el requisito de suficiente distintividad, motivo por el que se encuentra incurso en la prohibición contemplada por el artículo 135 inciso b) de la Decisión 48614, por lo cual no es susceptible de ser registrado. Asimismo, al haberse determinado que el signo solicitado no reúne los requisitos de registrabilidad que establece la ley, carece de objeto analizar si el signo solicitado se encuentra dentro del supuesto establecido en el artículo 137 de la Decisión 486. - Los colores, barnices y lacas para la industria, la artesanía y el arte. - Los colorantes para el tinte de vestidos. - Los colorantes para alimentos y bebidas. 14 Artículo 135.- “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…)”. 19-20 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0458-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 134006-2001 IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución N° 14218-2002/OSD-INDECOPI de fecha 13 de diciembre del 2002 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto conformada por la etiqueta constituida por dos espacios rectangulares, separados por una línea blanca horizontal, en el primer espacio de fondo rojo, cortado por una línea oblicua divisoria, en el extremo izquierdo, se halla la denominación PERÚ escrita en letras estilizadas de color blanco; en el segundo espacio de fondo azul, se hallan las denominaciones COLOR – PINTURA A BASE DE LATEX LAVABLE INTERIORES Y EXTERIORES, escrita en letras características en colores amarillo, blanco y rojo, respectivamente; conforme al modelo, solicitado por Pinturas Anypsa S.A. (Perú). Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn. LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /lt 20-20